Bijna 25 jaar na het Chiemsee arrest lijkt EUIPO het nu restrictiever toe te passen. De beslissing houdt in dat in elk geval voor landsnamen in en rondom de EU, deze in principe beschrijvend worden geacht te zijn voor alle mogelijke waren en diensten. Dit is helemaal in lijn met de grondgedachte achter Chiemsee, het belangrijkste Europese arrest op het gebied van beschrijvende geografische namen. Maar de beslissing wijkt wel af van wat er voorheen werd gedaan. Waar gaat deze zaak over? Wat is de inzet hier? En wat is er met de ICELAND-beslissing van de GBoA veranderd?
Tip! Bekijk zijn webinar over portretmerken
Bekijk op LinkedIn
Achtergrond van de zaak
De Britse supermarktketen Iceland Foods Limited (hierna: IFL) voert sinds 1970 succesvol het merk ICELAND. Zij doen in 2002 een aanvraag voor het woordmerk ICELAND bij EUIPO. De aanvraag wordt geweigerd voor een deel van de waren, te weten vis, visproducten en levende dieren, maar wordt wel ingeschreven voor een groot scala aan waren in de klassen 7, 11, 16, 29, 30 en 31. ICELAND wordt, met verwijzing naar de zaken Oldenburger en Chiemsee, wel beschrijvend bevonden voor vis, maar bijvoorbeeld niet voor brood, bier, koffie, drukwerken, koelkasten of vlees.
In 2016 dient de IJslandse overheid een verzoek tot doorhaling in bij EUIPO tegen het woordmerk en het in 2013 aangevraagde beeldmerk van IFL.
De overheid van IJsland, stelt zich principieel op en zegt eigenlijk dat de ‘goodwill’ van het land aan hen toebehoort en niet zou moeten kunnen worden gemonopoliseerd door een private partij. Kennelijk is de IJslandse overheid ook geïrriteerd geraakt over het feit dat de supermarktketen haar merken inroept tegen andere (IJslandse) marktdeelnemers die de term IJsland uitsluitend beschrijvend gebruiken. Het land investeert veel in een positief, ecovriendelijk, innovatief en modern imago en zou enige zeggenschap moeten hebben over wie dat wel of niet – beschrijvend – mag gebruiken. Je zou daarbij kunnen denken aan een soort 6ter Unieverdrag van Parijs-bepaling voor landsnamen, net zoals die ook geldt voor landsvlaggen. Deze kunnen alleen worden geregistreerd als (onderdeel van een) merk met toestemming van de betreffende staat. Een buitengewoon interessante zaak dient zich aan met een sterke internationaal-politieke component aan de ene kant en een uiterst boeiende juridisch-dogmatische component aan de andere kant. Dit leidt uiteindelijk tot de allereerste openbare mondelinge hoorzitting van de GBoA op 6 september 2022.
Vrijhoudingsbelang voor geografische namen: een ingewikkeld welles-nietes spelletje?
Om een geografische plaats- of landsaanduiding als beschrijvend te kwalificeren, gold tot aan deze zaak bij EUIPO dat er per waar en dienst bekeken moest worden of het land of de plaats in kwestie voor de betreffende waren en diensten een bestaande reputatie heeft. Dat was dan ook de insteek van IFL tijdens de mondelinge hoorzitting. Die zogenoemde bekendheid of reputatie is een wonderlijk fenomeen, want die is nooit ergens zo expliciet als enige criterium genoemd. Het betreft vooral een ruimhartige invulling van het Chiemsee-dictum dat “geografische benamingen als merk verbiedt, die plaatsen aanduiden welke in de opvatting van de betrokken kringen thans met de betrokken categorie van waren in verband worden gebracht, maar ook van die geografische benamingen die in de toekomst door de betrokken ondernemingen als aanduiding van de plaats van herkomst van de betrokken categorie van waren kunnen worden gebruikt". Daar staat toch echt ‘thans’ en ‘in de toekomst’.
Er komt meer uit IJsland dan vis
IJsland werpt zijn status als soevereine staat in het geding en IFL beroept zich ter verdediging op de huidige wetgeving en jurisprudentie. Wat volgt, is niet zozeer een normatief-dogmatisch debat, maar een welles-nietes spelletje met elke afzonderlijke waar en dienst. Staat IJsland daar bekend om? Of heeft het daarvoor een reputatie? Toch komen we wel dichter bij de kern op deze manier, want als het alleen om huidige reputatie zou gaan, dan mag Amsterdam alleen geweigerd worden voor marihuana, raamprostitutie, klompen, tulpen en bijvoorbeeld museumdiensten, maar is het een prima merk voor computers, auto's, stokbrood en hondenvoer. Dit kan niet de bedoeling geweest zijn van Chiemsee. Nee, er groeien geen koffiebonen in IJsland en het land heeft ook geen reputatie op het gebied van tomaten. Maar het kan er wel verwerkt worden of vandaan komen. En dat is ook Chiemsee.
Probleem is alleen dat er inmiddels best wat jurisprudentie is gewezen die het standpunt van IFL ondersteunt. Zo mocht Alaska een merk blijven voor Duits mineraalwater, omdat het Europese publiek ten tijde van de aanvraag niet op de hoogte zou zijn van de import van mineraalwater uit Alaska. Anderzijds werd wel duidelijk dat Andorra geen merk kon zijn. Zelfs niet voor de regering van Andorra.
De GBoA draait 120 graden
De GBoA ziet de bui hangen en moet iets anders doen dan simpelweg de tot dan toe ingeslagen weg bewandelen. Want waar ga je de splitsing dan maken? Die tussen vis en vlees lijkt inmiddels volstrekt niet meer geloofwaardig en gerechtvaardigd. Zeker niet als je ook het terecht aangevoerde ‘positieve gevoelswaarde’-punt uit Chiemsee meeweegt in de belangen van IJsland. De GBoA kiest een consequente weg en redeneert voor alle waren en diensten hetzelfde, namelijk dat ICELAND daarvoor beschrijvend is. Met als ultieme rechtvaardigingsgrond het feit dat IJsland een moderne westerse economie is waar alle genoemde waren en diensten nu, en in de nabije toekomst, vandaan kunnen komen. De nieuwe mantra luidt:
“In view of the above, it is reasonable to assume that ‘(...)’ is, in the mind of the relevant class of persons, capable of designating the geographical origin of the goods. Due to the degree of familiarity amongst the relevant persons with the country of (....), and with that nation’s characteristics, as well as with the goods concerned, it is reasonable to conclude that the sign is liable to be used in the future by undertakings as an indication of the geographical origin of the goods. Consequently, it is plausible, credible and reasonable to consider the contested mark descriptive of the goods at issue from the perspective of the relevant public.”
IJsland ligt dus niet alleen geografisch dichter bij Andorra dan bij Alaska. Uiteraard kan de GBoA niet in één keer 180 graden draaien, maar dit is minimaal 120 graden, zo niet meer. Ze nemen nog niet volledig afstand van het idee dat landsnamen als woordmerken gemonopoliseerd kunnen worden, maar zij prediken nu nadrukkelijk wel voorzichtigheid. En dat is de grote winst van deze zaak. Zoals verwacht heeft IFL inmiddels beroep ingesteld.
