Vijf jaar geleden werd de nieuwe Merkenrichtlijn (2015/2436) ingevoerd in het BVIE, als onderdeel van de zogeheten Trade Mark Package. Pieter Veeze [Principal Legal Officer] blikt terug op de verwachtingen die hij toen had.
Toen de nieuwe Merkenrichtlijn werd geïmplementeerd in het BVIE, heb ik een artikel (IER 2019/37) geschreven, waarin ik vooruitblikte op enkele te verwachten gevolgen voor de praktijk. Inmiddels is dat vijf jaar geleden, en het leek me interessant om na te gaan in hoeverre mijn verwachtingen zijn uitgekomen. Met als resultaat een paar verrassende uitkomsten.
Nieuwe merktypes
Eén van de wijzigingen was dat het vereiste van grafische weergave van een merk in het Merkenregister is afgeschaft. Een merk moet voortaan “in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen” (art. 2.1 (b) BVIE). Hiermee zijn de mogelijkheden voor registratie van niet-traditionele merktypes verruimd. Helemaal nieuw zijn bijvoorbeeld bewegingsmerken en multimediamerken, die door een MP4-bestand kunnen worden weergegeven. Klankmerken bestonden al, maar die konden vroeger alleen grafisch worden afgebeeld, op een notenbalk. Hierdoor waren bepaalde klanken – denk bijvoorbeeld aan het gebrul van een leeuw – uitgesloten. Die kunnen tegenwoordig prima door een MP3-bestand worden weergegeven.
Toetsing van nieuwe merktypes
In mijn artikel heb ik destijds aangegeven dat er voor de toetsing op absolute gronden van deze nieuwe merktypes twee benaderingen denkbaar waren. Je zou kunnen aansluiten bij de (tamelijk hoge) drempel voor kleur- en vormmerken die in de rechtspraak is ontwikkeld, of bij de (lagere) drempel voor slogans. Voor die laatste aanpak is in de gemeenschappelijke mededeling CP11 gekozen.
Meer mogelijkheden voor nieuwe merktypes
De lat voor toetsing ligt dus tamelijk laag. De meeste nieuwe merktypen worden voldoende onderscheidend bevonden. Leuk voorbeeld is het ludieke ‘Super Simon’ multimediamerk, dat zowel door BOIP als door EUIPO (na een uitspraak van de Board of Appeal) is ingeschreven.
Toch is het aantal aanvragen voor dit soort merktypes jaarlijks op de vingers van één hand te tellen en dus nog steeds zeer beperkt. Volgens mij worden de mogelijkheden onvoldoende benut. In reclames is bijvoorbeeld vaak een jingle te horen en in veel apps hoor je bij het opstarten geluid of beweegt er iets in het logo. Dit zouden vaak prima klank-, bewegings- of multimediamerken zijn. Zoals ik al eerder schreef, denk ik dus dat merkhouders (of waarschijnlijk vooral hun adviseurs: gemachtigden of advocaten, en bijvoorbeeld ook marketing- of reclamebureaus) creatiever kunnen zijn als het om het daadwerkelijk beschermen van nieuwe merktypes gaat.
Collectieve merken en certificeringsmerken
Een andere wijziging ging over de invoering van het onderscheid tussen de merksoorten collectieve merken en certificeringsmerken. Het BVIE kende vroeger alleen collectieve merken maar de definitie daarvan was zo ruim, dat de huidige twee soorten daaronder vallen.
Om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over bestaande inschrijvingen van collectieve merken – die dus onder de nieuwe regels hetzij als certificeringsmerk, hetzij als collectief merk ‘nieuwe stijl’ worden beschouwd – is voorzien in een overgangsregeling. Houders van bestaande collectieve merken moeten uiterlijk bij vernieuwing van de inschrijving de keus maken en aangeven of hun merk onder de nieuwe regels een certificeringsmerk of een collectief merk is. Uiteraard heeft BOIP de betrokken merkhouders hierover geïnformeerd.
De meesten hebben de keus inmiddels gemaakt en hun inschrijving omgezet. Van de ongeveer 1.200 collectieve merken ‘oude stijl’ die er in 2019 waren, zijn er nog 385 over. Er zijn nu 570 certificeringsmerken en 287 collectieve merken ‘nieuwe stijl’ geregistreerd. De aantallen zijn dus zeer beperkt. Ter vergelijking: er zijn ongeveer 340.000 individuele Benelux-merken geregistreerd.
Nieuwe gronden doorhalingsprocedure
De laatste wijziging waarbij ik hier kort wil stilstaan, gaat over de gronden voor de doorhalingsprocedure bij BOIP. De Merkenrichtlijn harmoniseert ook procedures en de nietigheids- en vervalgronden zijn verplichte bepalingen. Dit had tot gevolg dat de doorhalingsprocedure, die was ingevoerd in juni 2018, al na negen maanden moest worden gewijzigd omdat de gronden moesten worden uitgbreid. De nieuwe gronden zijn met name kwade trouw en het zogenoemde ‘agentenmerk’, dat denk ik min of meer als bijzondere vorm van kwade trouw kan worden beschouwd.
Kwade trouw wordt verrassend vaak ingeroepen
De Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom was er in zijn advies over de invoering van de doorhalingsprocedure niet enthousiast over om deze gronden in een procedure bij BOIP op te nemen. De Beneluxraad meende dat het beter was om dit aan de rechter over te laten. Eerlijk gezegd was ik het daar wel mee eens, en had ik er een hard hoofd in of er in de praktijk behoefte zou zijn aan het voeren van procedures op deze gronden bij BOIP. De ervaring die wij hiermee inmiddels hebben, heeft mij daarom nogal verrast. Van de 176 beslissingen in doorhalingsprocedures die BOIP tot nu toe genomen heeft, is in maar liefst 25 gevallen kwade trouw ingeroepen (lees hier de beslissingen doorhalingsprocedures). Dat is veel meer dan ik had verwacht!
PS: De genoemde cijfers zijn een momentopname op de datum van schrijven van dit artikel. Wanneer het Merkenregister op een andere datum wordt geraadpleegd, kunnen er dus afwijkingen zijn.
