Il y a cinq ans, la nouvelle directive (2015/2436) en matière de marques a été introduite dans la CBPI dans le cadre du dénommé « Trade Mark Package ». Pieter Veeze [Principal Legal Officer] revient sur les attentes qu'il avait à l'époque.
Lorsque la nouvelle directive sur les marques a été mise en œuvre dans la CBPI, j'ai écrit un article (IER 2019/37) dans lequel je prévoyais certaines des conséquences attendues pour la pratique. Cinq ans se sont écoulés depuis et j'ai pensé qu'il serait intéressant de vérifier dans quelle mesure mes attentes se sont concrétisées. Il en résulte quelques résultats surprenants.
Nouveaux types de marques
Parmi les changements, nous pouvons citer la suppression de l'exigence de représentation graphique d'une marque dans le Registre des marques. Une marque doit désormais « être représentée dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire » (article 2, alinéa 1er, sous b, CBPI). Cela a élargi les possibilités d'enregistrement de types de marques non traditionnels. Les marques de mouvement et les marques multimédias, qui peuvent être représentées par un fichier MP4, sont par exemple tout à fait nouvelles. Les marques sonores existaient déjà, mais elles ne pouvaient auparavant être représentées que graphiquement, sur une partition. Cela excluait certains sons, comme le rugissement d'un lion par exemple. Aujourd'hui, ces sons peuvent être parfaitement reproduits grâce à un fichier MP3.
Examen des nouveaux types de marques
Dans mon article de l'époque, j'indiquais que deux approches étaient envisageables pour l’examen des motifs absolus relatif à ces nouveaux types de marques. Nous pouvions suivre le seuil (plutôt élevé) développé par la jurisprudence pour les marques de couleur et de forme, ou le seuil (plus bas) pour les slogans. Cette dernière approche a été adoptée dans la Communication commune PC11.
Davantage d’opportunités pour les nouveaux types de marques
Le critère d'appréciation est donc assez bas. La plupart des nouveaux types de marques sont jugés suffisamment distinctifs. Un bel exemple est la marque multimédia ludique « Super Simon », qui a été enregistrée aussi bien par le BOIP que par l'EUIPO (à la suite d'une décision de la chambre de recours).
Néanmoins, le nombre de demandes pour ce type de marque se compte chaque année sur les doigts d'une main et reste donc très limité. Selon moi, les opportunités ne sont pas suffisamment exploitées. Par exemple, les publicités sont souvent accompagnées d'un jingle, et dans de nombreuses demandes de marques, il est possible d’entendre un son ou quelque chose qui bouge dans le logo au démarrage. Ces éléments feraient souvent d'excellentes marques sonores, multimédias ou de mouvement. Ainsi, comme je l'ai indiqué précédemment, je pense que les titulaires de marques (et probablement surtout leurs conseillers : avocats ou juristes, et agences de marketing ou de publicité, par exemple) pourraient être plus créatifs lorsqu'il s'agit de protéger réellement de nouveaux types de marques.
Marques collectives et marques de certification
Un autre changement concerne l'introduction de la distinction entre les marques collectives et les marques de certification. Auparavant, la CBPI ne reconnaissait que les marques collectives, mais sa définition était si large qu'elle incluait les deux types actuels.
Afin d'éviter toute ambiguïté concernant les enregistrements de marques collectives existantes – qui sont donc considérées comme des marques de certification ou des marques collectives « nouveau style » en vertu des nouvelles règles – une disposition transitoire a été prévue. Les titulaires de marques collectives existantes doivent faire le choix et indiquer si leur marque est une marque de certification ou une marque collective selon les nouvelles règles, au plus tard lors du renouvellement de la marque. Le BOIP en a naturellement informé les titulaires de marques concernés.
Depuis, la plupart des titulaires ont fait leur choix et converti leur enregistrement. Sur les quelque 1.200 marques collectives « ancien style » qui existaient en 2019, il en reste 385. Il existe maintenant 570 marques de certification et 287 marques collectives « nouveau style » enregistrées. Les chiffres sont donc très faibles. A titre de comparaison, il existe environ 340 000 marques individuelles Benelux enregistrées.
Nouveaux motifs en matière de radiation
La dernière modification que je souhaite aborder brièvement concerne les motifs de radiation devant le BOIP. La directive sur les marques harmonise également les procédures, et les motifs de nullité et de déchéance sont des dispositions obligatoires. Par conséquent, la procédure de radiation, qui a été introduite en juin 2018, a dû être modifiée après seulement neuf mois car les motifs ont dû être étendus. En particulier, les nouveaux motifs sont la mauvaise foi et ce que nous appelons la « marque d'agent », qui, je pense, peut plus ou moins être considérée comme une certaine forme de mauvaise foi.
La mauvaise foi est étonnamment souvent invoquée
Le Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle, dans son avis sur l'introduction de la procédure de radiation, n'était pas enthousiaste à l'idée d'inclure ces motifs dans la procédure devant le BOIP. Le Conseil Benelux estimait qu'il valait mieux laisser les tribunaux s'en charger. Pour être honnête, j'étais d'accord et j'avais de sérieux doutes quant à la nécessité pratique pour le BOIP de mener une procédure sur la base de ces motifs. L'expérience que nous avons maintenant en la matière m'a donc plutôt surpris. Sur les 176 décisions prises jusqu'à présent par le BOIP dans le cadre de procédures de radiation, la mauvaise foi a été invoquée dans 25 cas (lisez ici les décisions de radiation). C'est bien plus que ce à quoi je m'attendais !
PS : Les chiffres cités sont un aperçu de la situation à la date de rédaction de cet article. Par conséquent, lorsque le Registre des marques est consulté à une date différente, il peut y avoir des divergences.
