Datum
Instantie
CASS NL (concl. A-G) Merk
BIOMILD Depotnummer
Deposant
Campina Melkunie B.V. Tekst
).1.2. Op de voet van art. 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) is Campina op 6 mei 1997 rechtstreeks bij het gerechtshof te ’s-Gravenhage in beroep gekomen van de beslissing van het Merkenbureau. Campina heeft een bevel tot inschrijving van het depot verzocht.
1.3. Het hof heeft bij beschikking van 11 september 1997 (BIE 1998 blz. 67) het verzoek van Campina afgewezen. Het hof deelde de mening van het Merkenbureau over het ontbreken van onderscheidend vermogen van het teken BIOMILD (rov. 5). Het beroep van Campina op een onderscheidend vermogen, ontstaan door inburgering van het teken BIOMILD, heeft het hof verworpen omdat de situatie ten tijde van het depot bepalend is en op dát moment van inburgering nog geen sprake was (rov. 7 en 8).
1.4. Campina heeft tegen de beschikking van het hof cassatieberoep ingesteld. Van de zijde van het Merkenbureau is een verweerschrift ingediend dat strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
1.5. Het cassatieberoep is tijdig ingesteld. Art. 6ter BMW stelt rechtstreeks beroep op het hof open. De Beneluxwetgever heeft zich niet uitgesproken over de vraag of daarna cassatieberoep openstaat. Derhalve gelden de gewone Nederlandse procesregels: het Haagse hof past Beneluxrecht toe, maar is geen Beneluxrechter geworden. Nu geen ander gewoon rechtsmiddel heeft opengestaan, is naar Nederlands recht cassatieberoep mogelijk en geldt de cassatietermijn van art. 426 Rv.
2. Bespreking van het cassatiemiddel
2.1. Merken dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (art. 1 BMW). Om als merk bruikbaar te zijn, moet een woord, beeld of ander teken dus onderscheidend vermogen hebben. Tot de wijziging van de BMW ingaande 1 januari 1996 ( ). Volgens haar stellen wet noch jurisprudentie de eis dat in de combinatie iets extra’s ontwaard moet worden en is evenmin nodig dat er sprake is van een originele woordcombinatie of een fantasienaam. Het enig juiste criterium is volgens Campina of het woord BIOMILD een aanduiding is op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze en dat is volgens Campina niet het geval. Wanneer het hof BIOMILD wél als een gangbare uitdrukking ziet, acht Campina dat oordeel onbegrijpelijk.
2.16. De eerdergenoemde Richtlijnen van het Merkenbureau vermelden dat een merk kan bestaan uit een combinatie of samentrekking van twee of meer termen die, op zichzelf beschouwd, louter beschrijvend zijn, maar waarvan de combinatie of samentrekking onderscheidend is ( 23 22 ). Volgens Gielen is niet beslissend of de combinatie origineel is of iets extra’s heeft.
2.17. De wiskundige formule “nul + nul = nul” gaat in het merkenrecht niet op: wanneer een teken, dat op zichzelf geen onderscheidend vermogen heeft en daarom ongeschikt is als merk, wordt gecombineerd met een ander teken, dat evenmin onderscheidend vermogen heeft, kan de combinatie wél geschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van anderen. Dat is bij beeldmerken niet anders dan bij woordmerken: een nietszeggende afbeelding (bijv. een zwarte cirkel) kan in combinatie met een tweede nietszeggende afbeelding (een rode streep) in beginsel een geldig beeldmerk vormen. Bij woordmerken kan van onderscheidend vermogen sprake zijn, bij voorbeeld - niet: bij uitsluiting – wanneer de woordcombinatie nieuw is en niet reeds voor de hand ligt door de aard van de waar of van de dienst óf wanneer de woordcombinatie auditief, visueel of begripsmatig iets oproept wat boven het beschrijvende karakter uitgaat (bijv. “Handy Trendy” als rijmpje) ( 29 27 ).
2.29. Campina ziet deze passage als een impliciete keuze van de Benelux-wetgever voor het aanvaarden van inburgering ná de datum van aanvraag. Mijns inziens ten onrechte. Uit deze passage kan hoogstens worden afgeleid dat de Benelux-wetgever niet de behoefte heeft gehad te bepalen dat het bepaalde in artikel 3, derde lid, eerste volzin, van de Merkenrichtlijn (de inburgeringsregel) ook van toepassing is wanneer het onderscheidend vermogen eerst verkregen is ná de aanvrage. Het lijkt mij een “acte clair” dat deze passage uit het Gemeenschappelijk Commentaar onvoldoende is om te kunnen gelden als een bepaling als bedoeld in de tweede volzin van artikel 3, derde lid, van de Merkenrichtlijn ( 6 ).
“dat de vraag, wanneer één of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het antwoord afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval; O. dat weliswaar bij de beantwoording van die vraag van belang is welk deel van het in aanmerking komende publiek het desbetreffende woord als beschrijvend opvat, maar dat daarbij tenminste evenzeer in aanmerking valt te nemen: - of dat woord de enige term is om de desbetreffende hoedanigheid aan te duiden dan wel of daarvoor synoniemen bestaan welke rederlijkerwijs ook voor gebruik in aanmerking komen;
- of dat woord een commercieel wezenlijke dan wel een meer bijkomstige hoedanigheid van de waar aanduidt;
- wat de aard van de waar is en de samenstelling van het publiek waarvoor de waar is bestemd;
- welke de bekendheid is van het merk”;
2.13. Ten aanzien van het bestanddeel BIO wordt in de bestreden beschikking concreet aangegeven welke bereidingswijze wordt bedoeld (onbespoten, geen chemische toevoegingen e.d.). Met de toevoeging dat het om een “commercieel wezenlijke eigenschap” gaat, heeft het hof klaarblijkelijk het Juicy Fruit-arrest voor ogen gehad. Ten aanzien van het bestanddeel MILD heeft het hof concreet aangegeven welke hoedanigheid het hof bedoelde, namelijk de smaak van de waar. Het hof heeft ook hier toegevoegd dat het om een voor levensmiddelen wezenlijke aanduiding gaat. In het midden kan blijven of de Juicy Fruit-criteria onverkort blijven gelden onder vigeur van de Merkenrichtlijn. Het voorgaande strekt slechts ertoe dat de klacht van subonderdeel 1b, dat het hof onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt op welke gronden zijn oordeel berust, geen hout snijdt.
2.14. Subonderdeel 1c valt het oordeel van het hof met betrekking tot het hele woord BIOMILD aan. Dienaangaande heeft het hof overwogen:
”De combinatie van deze twee, elk onderscheidend vermogen missende bestanddelen heeft zelf evenmin onderscheidend vermogen. Een dergelijke combinatie zal ook niet gauw onderscheidend vermogen hebben. Er zal dan iets bij moeten komen dat de combinatie maakt tot eits meer dan de som van de afzonderlijke bestanddelen. Het hof kan in de combinatie niets “extra’s” ontwaren. Van een originele woordcombinatie of fantasiebenaming kan in ieder geval niet worden gesproken. Het publiek zal BIOMILD niet opvatten als een merk maar veeleer als een aanduiding van hoedanigheden (bereidingswijze en smaak) van de betreffende waren”.
2.15. Campina bestrijdt dit oordeel met een rechts- en een motiveringsklacht ( ).
2.31. De slotsom is dat het hof, ten aanzien van een weigering van de inschrijving van een merk door het Merkenbureau, terecht de datum van de aanvrage van inschrijving als peildatum voor de inburgering heeft aangehouden. Onderdeel 2 stuit hierop in al zijn subonderdelen af.
3. Conclusie
De conclusie strekt ertoe dat de Hoge Raad aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële vraag zal voorleggen, zoals in deze conclusie onder 2.21 bedoeld, en het geding zal schorsen totdat het Hof van Justitie naar aanleiding van het verzoek uitspraak zal hebben gedaan.
De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden
Mr. Langemeijer
* * * * *
(3) De procedure van art. 6bis BMW houdt in dat het Merkenbureau eerst gemotiveerd kennis geeft van zijn voornemen de inschrijving te weigeren. De deposant krijgt gelegenheid hierop te reageren. Indien de bezwaren van het Merkenbureau niet tijdig zijn opgeheven (bijv. door wijziging van de warenklassen waarvoor het depot plaatsvindt) volgt een definitieve weigering.
(8) Richtlijn van de Raad van de E.G. d.d. 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr. 89/104, PbEG 1989 L 40; tekst ook in S&J 47-I (1996) blz. 307. Ter vergelijking: de Verordening (EG) nr 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 Pb 1994 L 11/1 (S&J 47-II) bevat in art. 7 identieke weigeringsgronden. Zie: R.E. Annand en H.E. Norman, Guide to the Community Trade Mark, 1998, blz. 35 e.v.
(9) Deze imperatieve bewoording komt ook in de andere taalversies voor: (F) “Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls…”; (D) “Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung…”; “The following shall not be registered or if registered shall be liable tot be declared invalid…”.
(11) Mededeling BenMb, ook gepubliceerd in BIE 1996 blz. 393 en IER 1996 blz. 217. Soortgelijke richtlijnen zijn uitgegeven door het Europese Merkenbureau in Alicante (Examination Guidelines, Publicatieblad OHIM 9/96 blz. 1324 e.v.) en door de voorzitter van het Duitse Patentamt (Richtlinie Markenanmeldungen van 27 oktober 1995, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1995, 378; ook opgenomen in Berlit, Das neue Markenrecht, 1997, blz. 274 e.v.).
(13) C.J.J.C. Van Nispen, Het onderscheidend vermogen van een merk: Europese norm, nationale praktijken, BIE 1997 blz. 363 e.v., wijst erop dat binnen Europa geen uniformiteit bestaat in de toepassing van art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs. Als advocaat van het Merkenbureau heeft hij reeds nagedacht over een mogelijke prejudiciële vraag op dit punt: zie het verweerschrift in cassatie sub 34.
(16) In gelijke zin: de richtlijnen van het Europese Merkenbureau sub 8.4.2: “Where a trade mark consists of a combination of several elements, which on their own would be devoid of distinctive character, the trade mark taken as a whole may have distinctive character”; Vgl. Richtlijnen Patentamt sub III.4.g.
(17) Voorbeelden in J.H. Spoor, Beschrijvende merken beschreven, in de Gerbrandy-bundel Qui bene disting-uit bene docet, 1991, blz. 291 e.v., i.h.b. blz. 212 – 217; en Arkenbout/Kist, En u dacht dat u merkrechten bezat, 1995, blz. 141 – 192. Een ander voorbeeld: “Shoe Express”: HR 31 mei 1996, NJ 1997, 302, m.nt. DWFV.
2.5. De wijze waarop het Merkenbureau gebruik maakt van zijn weigeringsbevoegdheid is te kennen uit de Richtlijnen die het Merkenbureau heeft gepubliceerd( 7 ) staat vermeld dat het toetsingsbeleid van het Merkenbureau terughoudend zal zijn, “waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots (…) te weigeren”. Dit argument baat Campina niet: in cassatie staat niet ter discussie of het Merkenbureau zich aan dit beleid gehouden heeft maar uitsluitend of het depot toelaatbaar is, evident of niet. De algemene klacht is uitgewerkt in vijf subonderdelen.
2.7. Subonderdeel 1a bevat een rechtsklacht: het hof zou, bij zijn beoordeling van het bestanddeel BIO, hebben miskend dat art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet in de weg staat aan een teken dat een verwijzing inhoudt (en, zo bedoelt Campina kennelijk, in dat geval méér is dan uitsluitend een beschrijving van de waar). Campina wijst in dit verband op BenGH 19 januari 1981, 294 m.nt. LWH (“Kinder”), waarin dee verdragsbepaling aldus werd uitgelegd dat, indien het teken niet uitsluitend beschrijvend doch verwijzend is (in dat geval: een verwijzing inhoudt naar de doelgroep), het merk als rechtmatig kan worden beschouwd. Volgens Campina (cassatierekest 2.6) heeft het hof het woord BIO als verwijzend gekwalificeerd: het hof overweegt immers dat BIO naar “leven” verwijst en dat daarvan een bepaalde suggestie uitgaat. Daaraan had het hof volgens Campina de conclusie moeten verbinden dat BIO – en dus ook BIOMILD – méér dan uitsluitend beschrijvend is.
2.8. De vraag of onder vigeur van de Merkenrichtlijn deze grenslijn tussen “uitsluitend beschrijvend” (geen geldig merk) en “verwijzend teken” (geldig merk) anders getrokken moet worden ( ).
2.30. De aangehaalde passage uit het Gemeenschappelijk Commentaar beschouwt de inburgering bovendien voor de situatie waarin de nietigheid van een merk wordt ingeroepen. In de bestreden beschikking (8.6) heeft het hof uitdrukkelijk in het midden gelaten welk tijdstip als peildatum heeft te gelden in nietigheidsprocedures. Ook de jurisprudentie van het BenGH ten aanzien van de inburgering heeft op nietigheidsprocedures betrekking, waarin de geldigheid van het merk pas achteraf wordt beoordeeld ( ) kan m.i. in het midden blijven. De klacht mist namelijk feitelijke grondslag. Het hof hééft niet vastgesteld dat BIO zo’n verwijzend – en daarmee meer dan uitsluitend beschrijvend – teken is. Integendeel oordeelt het hof dat BIO geen onderscheidend vermogen heeft en overweegt met zoveel woorden dat het woord BIO “gebruikelijk is geworden in de gangbare taal” en dat BIO ”in de handel kan dienen tot aanduiding van de hoedanigheid van levensmiddelen”. Met deze woordkeus zoekt het hof onmiskenbaar aansluiting bij de tekst van art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs om aan te geven dat BIO niet méér is dan een beschrijving van (een hoedanigheid van) de waar. Bij gebreke van grondslag kan deze klacht niet tot cassatie leiden.
2.9. Subonderdeel 1b bevat primair een rechtsklacht en subsidiair een motiveringsklacht. Volgens Campina miskent het hof, zowel ten aanzien van de bestanddelen BIO en MILD als ten aanzien van het volledige woord BIOMILD, dat zodra een teken voor een déél van het in aanmerking komende publiek onderscheidend vermogen heeft, het desbetreffende teken al niet meer als “uitsluitend beschrijvend” mag worden afgedaan. Mocht het hof – in overeenstemming met de volgens Campina aan te leggen maatstaf – hebben bedoeld dat het gehele in aanmerking komende publiek, althans een genoegzame meerderheid daarvan, de woorden BIO, MILD en BIOMILD als louter beschrijvend opvat, dan vindt Campina dat oordeel onbegrijpelijk.
2.10. De rechtsklacht ontbeert m.i. feitelijke grondslag. Het hof heeft nergens in de bestreden beschikking vastgesteld – of de mogelijkheid open gelaten – dat enig deel van het publiek BIO, MILD of BIOMILD opvat als meer dan uitsluitend beschrijvend. Zo heeft het hof in rov. 5, laatste alinea, vastgesteld dat “het publiek” BIOMILD niet zal opvatten als een merk maar veeleer als een aanduiding van hoedanigheden van de betreffende waren. Uit diezelfde rov. 5, bovenaan, blijkt dat het hof bij het in aanmerking komende publiek heeft gedacht aan: consumenten. In het algemeen verschilt het in aanmerking komende publiek per product: sommige waren of diensten plegen slechts te worden verhandeld in kringen van gespecialiseerde afnemers, andere zijn voor het grote publiek bestemd. Zie hierover nader: Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) blz. 137 – 142.
2.11. De toelichting in het cassatierekest (sub 2.11) verheldert de strekking van de motiveringsklacht. Volgens Campina zullen de meeste consumenten je vreemd aankijken wanneer je zou zeggen dat je een bepaalde zuiveldrank tamelijk “biomild” vindt; in elk geval zouden ze niet éénduidig begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Deze klacht gaat niet op: het hof heeft immers niet geoordeeld dat het worod BIOMILD een in de taal gangbare uitdrukking is (de derde categorie van art. 6 quinquies 2 onder B), maar heeft slechts gezegd dat het woord niet méér inhoudt dan tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de hoedanigheid van de waar (de tweede categorie van dat artikel). ’s Hofs slotsom dat het publiek BIO ziet als aanduiding van de bereidingswijze en MILD ziet als aanduiding van de smaak is feitelijk van aard en kan daarom niet in een cassatieprocedure worden aangevochten. De redengeving van het hof behoefde geen nadere uitwerking om inzichtelijk te zijn.
2.12. De toelichting op dit onderdeel vervolgt dat BIO geen aanduiding is, maar hooguit een suggestie inhoudt, terwijl MILD als smaakaanduiding volgens Campina onvoldoende specifiek is. Voor zover deze klacht al niet afstuit op het feitelijke karakter van ’s hofs vaststelling, komt uit ’s hofs redengeving naar voren dat het hof zich heeft laten leiden door de wijze waarop het publiek tegen aanduidingen als BIO respectievelijk MILD en BIOMILD aankijkt. Met andere woorden: ook al is het woord suggestief of vaag, bepalend is of het publiek hierin een aanduiding van de hoedanigheden (bereidingswijze en smaak) ziet. Dat lijkt mij in overeenstemming met de criteria, welke het Beneluxgerechtshof heeft aangelegd in BenGH 5 oktober 1982, NJ 1984, 71 m.nt. LWH (Juicy Fruit). Ik citeer daaruit ( 13 ). Overigens is de literatuur verdeeld over de vraag welk tijdstip in nietigheidsprocedures als peildatum geldt: het tijdstip van de einduitspraak of het tijdstip waarop voor een teken de bescherming als merk wordt ingeroepen ( ). Bij monopolisering van zelfstandige naamwoorden zal dit bezwaar in de praktijk overigens meer klemmen dan wanneer een bijvoeglijk naamwoord als merk wordt gedeponeerd. Wat daarvan zij, de vraag naar de beschikbaarheid van synoniemen wordt noch in de tekst van art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs noch in de tekst van art. 3 van de Merkenrichtlijn gesteld. Evenmin trof ik deze vraag aan in de Richtlijnen van het Benelux Merkenbureau. Of de beschikbaarheid van synoniemen een rol mag – of zelfs: moet – spelen bij beantwoording van de vraag of een teken uitsluitend beschrijvend is en zoja, in welke mate daaraan betekenis moet worden toegekend, hangt af van de interpretatie van art. 3 van de Merkenrichtlijn. Het komt mij voor dat deze rechtsvraag aan het HvJ EG zal moeten worden voorgelegd, ervan uitgaande dat deze bepaling zich leent om door particulieren te worden ingeroepen ( 17 16 ). Als voorbeelden worden aldaar genoemd “Handy Trendy”, “Citrosvelt” en “Allerfree”, die wél acceptabel zijn, waartegenover “Spaar-pensioen” en “Student News” voor het Merkenbureau niet als merk aanvaardbaar zijn. Dergelijke combinaties of samentrekkingen komen veel voor ( 28 ):
Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:
1. (…)
2. - wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen
- ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging,
- of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.
Het Haagse hof heeft – in cassatie onbestreden – geoordeeld dat de verwijzing in art. 6bis BMW naar het bepaalde in art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs niet alleen betrekking heeft op de eerste daar genoemde categorie (“elk onderscheidend kenmerk missen”), maar op alle drie daar genoemde categorieën. Volgens het hof bestaat BIOMILD uitsluitend uit woorden welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een hoedanigheid (onderscheidenlijk: bereidingswijze en smaak).
2.3. De wijziging van de BMW, waarbij art. 6bis werd ingevoegd, strekte mede tot aanpassing van de BMW aan de Eerste Merkenrichtlijn( 8 10 ). Deze richtlijn bepaalt in art. 3, eerste lid, onder meer het volgende:
‘Niet ingeschreven worden ( 11
Rekestnummer: 9090
Campina Melkunie B.V. tegen Benelux-Merkenbureau
Uitspraak: 24 april 1998
Rekestnummer: 9090
Hoge Raad der Nederlanden
Procureur-Generaal, Mr. Langemeijer
Conclusie inzake
Parket, 24 april 1998
Campina Melkunie B.V.
tegen
Benelux-Merkenbureau
Edelhoogachtbaar College,
In deze zaak wordt voor het eerst een weigering door het Benelux Merkenbureau van de inschrijving van een depot aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen. In cassatie gaat het om het oordeel dat het teken BIOMILD voldoende onderscheidend vermogen heeft en om de vraag per welke peildatum vastgesteld wordt of dit teken door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen.
1. De feiten en het procesverloop
1.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan ( ). Let wel: men mag dit niet omdraaien, door te stellen dat een woordcombinatie een neologisme is en daarom onderscheidend vermogen heeft. Ook al heeft een ondermeer als eerste de term “Spaar-pensioen” in gebruik, het blijft niet méér dan de aanduiding van de hoedanigheid van de waren of diensten.
2.18. Het komt mij voor dat klacht 1c vanuit de diepte van deze laatste valkuil opklinkt. Al gaat men, met Campina, ervan uit dat het woord BIOMILD niet eerder is gebruikt, dan wil dat nog niet zeggen dat BIOMILD méér inhoudt dan een beschrijving van de hoedanigheid van de waren. De redenering van het hof in rov. 5 komt erop neer dat het hof eerst constateert dat BIOMILD niet méér inhoudt dan een beschrijving van bereidingswijze en smaak, waarna het hof aan de hand van voorbeelden (orginele woordcombinatie enz.) heeft gezocht of in de combinatie van BIO en MILD wellicht iets te vinden was waardoor het woord BIOMILD zou uitstijgen boven een loutere beschrijving van bereidingswijze en smaak. Die vraag heeft het hof uiteindelijk negatief beantwoord. Het hof heeft voor een erkenning als merk niet de eis gesteld dat het om een originele woordcombinatie of een fantasiebenaming moet gaan. Deze gedachtengang van het hof is noch in strijd met geldend recht, noch onbegrijpelijk. Wanneer Uw Raad het standpunt deelt dat het subonderdeel om de aangegeven reden nimmer tot cassatie zal kunnen leiden, heeft het stellen van prejudiciële vragen op dit punt geen zin ( 5 ). Gepubliceerde jurisprudentie ontbreekt nog, behoudens Hof ’s-Gravenhage 3 juli 1997, IER 1997 blz. 195 m.nt. ChG, inzake het geweigerde depot BIO-CLAIRE.
2.6. Onderdeel 1 bevat de algemene klacht dat het hof ten onrechte, althans zonder voldoende begrijpelijke motivering, heeft geoordeeld dat het teken BIOMILD elk onderscheidend vermogen mist voor de waren waarvoor het is gedeponeerd (rov. 5 bovenaan), respectievelijk dat dit teken niet een zodanig individueel karakter bezit dat het geschikt is om de waren onder dit teken te onderscheiden van soortgelijke waren en de herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren (rov. 5 onderaan). Campina benadrukt dat in het Gemeenschappelijk Commentaar op het wijzigingsprotocol( ). Als reden gaf het Merkenbureau op:
”Het teken BIOMILD bestaat enkel uit de hoedanigheid biologisch en de hoedanigheid mild van de in de klassen 29, 30 en 32 genoemde waren. Derhalve is het teken uitsluitend beschrijvend en mist ieder onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..); de combinatie van beide bestanddelen doet hieraan geen afbreuk”.
1.1.3. Campina heeft tegen deze voorlopige weigering bij het Merkenbureau bezwaren ingebracht. het Merkenbureau heeft daarin geen aanleiding gevonden zijn voornemen te herzien. Bij brief van 7 maart 1997 heeft het Merkenbureau meegedeeld dat de inschrijving definitief werd geweigerd ( 18 1 ):
1.1.1. Op 18 maart 1996 heeft verzoekster tot cassatie, Campina Melkunie BV (hierna: Campina), bij verweerder in cassatie, het Benelux Merkenbureau, het teken BIOMILD gedeponeerd voor waren in de klassen 29, 30 en 32 ( 4 19 ). In het interne Duitse merkenrecht kent men voor dit doel de zgn. Freihaltebedürfnis. Het bestaan van zo’n wettelijke uitzondering schept de mogelijkheid in twijfelgevallen (wel/niet uitsluitend beschrijvend) iets royaler te zijn in het erkennen van een teken als merk. In elk geval faalt de rechtsklacht naar mijn mening. De motiveringsklacht kan bij gebrek aan belang verworpen worden: bij weglating van de aangevallen zinsnede van “Aanvaarding” t/m “woordcombinatie”, voldoet de redengeving nog aan de daaraan te stellen eisen. In de redenering van het hof vormt deze zinsnede kennelijk een argument ten overvloede, waarmee het hof op de voet van het “Kinder”-arrest heeft willen aangeven dat een woord, hoewel het een verwijzing inhoudt, niettemin uitsluitend beschrijvend kan zijn.
2.26. Onderdeel 2 van het cassatiemiddel heeft betrekking op het oordeel van het hof (in rov. 8.5 en 8.6) dat Campina zich niet met succes erop kan beroepen dat het merk ná de datum van depot is ingeburgerd en daarmee onderscheidende kracht heeft verkregen. Volgens Campina is niet het moment van het depot bepalend maar de datum waarop het hof op het beroep beslist, althans de datum waarop Campina het verzoekschrift als bedoeld in art. 6ter BMW heeft ingediend. Meer subsidiair bepleit Campina dat de datum van de definitieve beslissing van het Merkenbureau (7 maart 1997) als peildatum wordt aangehouden. In de procedure bij het hof heeft Campina aangevoerd dat zij tussen 18 maart 1996 (datum depot) en 7 maart 1997 op grote schaal en met een reclamecampagne zuivelproducten onder het merk BIOMILD op de markt heeft gebracht.
2.27. De beslissing van het hof steunt in de kern op art. 3, derde lid, van de Merkenrichtlijn, luidend:
“Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving ( ). Deze stelselwijziging heeft tot gevolg dat het moment waarop getoetst wordt in de tijd naar voren wordt gehaald, in vergelijking met een toetsing achteraf.
2.2. De nieuwe weigeringsbevoegdheid bestaat, onder meer, indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het teken ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6 quinquies B, aanhef en onder 2, van het Verdrag van Parijs mist. De laatstgenoemde bepaling houdt in ( ) of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a. Tekens die geen merk kunnen vormen;
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fina handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e. (enz.)”.
2.4. De vraag hoe de richtlijn zich verhoudt tot het Verdrag van Parijs wordt beantwoord in de considerans van de Merkenrichtlijn. Daar staat dat met de richtlijn niet beoogd is af te wijken van de verplichtingen welke de Lid-Staten eerder op zich hadden genomen bij het Verdrag van Parijs. Voorts blijkt daaruit dat in voorkomende gevallen de conflictenrechtelijke bepaling van art. 234, tweede alinea, van het EG-Verdrag van toepassing is. Voor de verhouding tot het TRIPS-verdrag ( ) werd de vraag of een bij het Merkenbureau gedeponeerd merk over voldoende onderscheidend vermogen beschikt alleen achteraf door de rechter getoetst, wanneer een belanghebbende een beroep deed op de nietigheid van het depot. Het Merkenbureau was niet bevoegd de inschrijving van een merk te weigeren. Dit stelsel had het bezwaar dat het merkenregister werd “vervuild” met gedeponeerde tekens die bij de deposant en bij anderen de illusie van een beschermd merk opriepen, maar die in feite geen bescherming genoten omdat zij onderscheidend vermogen misten. Om deze reden is bij de herziening van de BMW gekozen voor een stelsel, waarin het Merkenbureau de bevoegdheid heeft gekregen de inschrijving van een merk ambtshalve te weigeren( ). Het subonderdeel zoekt steun in de kritiek van Gielen in zijn noot onder de beschikking van het Haagse hof over de weigering van het depot BIO-CLAIRE ( 12 9 ). De vraagstelling zou bijv. kunnen luiden:
Is voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een merk dat uitsluitend bestaat uit een teken als bedoeld in art. 3, eerste lid, onder c en/of d, van de Richtlijn 89/104, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, in het algemeen van betekenis of voor het teken (in casu: het woordmerk), waarvoor inschrijving verzocht wordt, een of meer bruikbare synoniemen bestaan waarvan anderen dan de merkhouder zich zouden kunnen bedienen? En zoja, moet dan aan de beschikbaarheid van een of meer bruikbare synoniemen doorslaggevende betekenis worden toegekend?
2.22. Bespreking van de subsidiaire, in subonderdeel 1d vervatte motiveringsklacht heeft in dit stadium geen zin, tenzij deze terstond – ongeacht de rechtsklacht – tot vernietiging van de bestreden beschikking zou moeten leiden. Dat laatste is m.i. niet het geval. Ik moge volstaan met de opmerking dat het hof uitsluitend had te oordelen over het gehele teken BIOMILD, zodat niet beslissend is of voor de bestanddelen van dat woord (BIO en MILD) afzonderlijk synoniemen bestaan. Verder breng ik in herinnering dat, net als in het Juicy Fruit-arrest, in de Nederlandse rechtspraak wel vaker wordt gewerkt met een lijst van aandachtspunten voor de rechter. De Hoge Raad stelt in zulke gevallen echter niet de eis dat de rechter telkens in zijn motivering uitdrukkelijk ingaat op elk van die aandachtspunten: zie bijv. HR 8 maart 1985, NJ 1986, 437 en de noot van CJHB.
2.23. Subonderdeel 1e bestrijdt als onjuist, althans als onbegrijpelijk, het slot van rov. 5, waar het hof overweegt dat aanvaarding van BIOMILD als merk derden zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie. In de toelichting op de klacht zoekt Campina aansluiting bij het Polyglot-arrest van het Benelux-gerechtshof (BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745 m.nt. DWFV). In dat arrest werd beslist:
”Indien een woordmerk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten van een ander louter beschrijvend is in die zin dat het een hoedanigheid van die waren of diensten aanduidt, geeft artikel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW de merkhouder het recht zich ertegen te verzetten dat die ander het als merk ingeschreven woord bezigt op zodanige wijze dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van zijn waren of diensten”.
2.24. Campina wil uit deze regel afleiden dat zelfs indien BIOMILD als merk geaccepteerd zou worden, derden niet belemmerd worden in het gebruik van de woordcombinatie BIOMILD of daarmee overeenstemmende tekens, om aan te geven dat hun waren over dezelfde eigenschappen beschikken (dus: biologisch zijn geproduceerd en een milde smaak hebben), zoals die derden BIOMILD of daarmee overeenstemmende tekens maar niet als merk, dus ter onderscheiding van hun waren of diensten, bezigen. Ter ondersteuning wijst Campina op art. 13A, zesde lid, aanhef en onder b, BMW, welk artikel is ontleend aan art. 6, eerste lid 1 onder b, van de Merkenrichtlijn. Die bepalingen komen erop neer dat een merkhouder geen bezwaar kan maken tegen gebruik door derden van kwaliteitsaanduidingen e.d., voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.
2.25. Dit a contrario-argument gaat naar mijn mening niet op. Zowel het Polyglot-arrest als de aangehaalde bepalingen uit de BMW en de Merkenrichtlijn gaan uit van de situatie waarin reeds een geldig merk bestaat, en veronderstellen dus dat dit voldoende onderscheidend vermogen heeft. Zij kunnen geen argument opleveren om aan een teken onderscheidend vermogen toe te kennen. Buiten de Benelux is voor dit soort problemen een oplossing gevonden in de vorm van de zgn. “disclaimer”: een verklaring van de houder van een merk hetwelk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt, dat hij geen beroep zal doen op het uitsluitend recht op dit bestanddeel ( 20 )onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Lid-staten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving”.
2.28. Het hof heeft – onbestreden in cassatie – vastgesteld dat de Benelux-wetgever geen gebruik heeft gemaakt van de door de Merkenrichtlijn geboden mogelijkheid zoals vermeld in de tweede volzin van het derde lid. Derhalve is de datum van aanvraag van de inschrijving bepalend. Campina wijst op het Gemeenschappelijk Commentaar bij het wijzigingsprotocol, waarin omtrent de aanpassing van de BMW aan de Richtlijn – voor zover thans van belang – het volgende is gesteld:
”Het derde lid van artikel 3 betreft de zogenaamde inburgering, de omstandigheid dat de nietigheid van een merk niet kan worden ingeroepen wegen gemis aan onderscheidend vermogen, wanneer het merk door het gebruik daarvan in de praktijk wel onderscheidend vermogen heeft verkregen. Uit de jurisprudentie valt op te maken, dat de inburgering reeds deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte het derde lid als zodanig in de wet op te nemen” ( 14 21 3 ).
2.19. Subonderdeel 1d klaagt dat het hof bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de bestanddelen BIO en MILD en van het woord BIOMILD ten onrechte niet, althans onvoldoende, heeft meegewogen dat hiervoor bruikbare synoniemen bestaan. Subsidiair bevat het subonderdeel een motiveringsklacht: mocht het hof van oordeel zijn dat er geen bruikbare synoniemen voor respectievelijk BIO, MILD en BIOMILD bestaan, dan acht Campina dat oordeel onvoldoende met redenen omkleed. Campina noemt zelf al een aantal mogelijke synoniemen, waarvan de concurrentie zich zou kunnen bedienen ( 25 24 26 ).
1.1.2. Bij brief van 3 september 1996 heeft het Merkenbureau aan de gemachtigde van Campina laten weten dat het voornemens was de inschrijving te weigeren ( 2 15 ).
2.20. In het reeds aangehaalde Juicy Fruit-arrest is één van de relevante gezichtspunten: de vraag of er synoniemen voorhanden zijn voor het teken dat als merk geclaimd wordt. Uitgangspunt bij de beoordeling blijft volgens dat arrest echter: de afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval. Dit uitgangspunt laat een ruime beoordelingsmarge aan de feitenrechter. In de toelichting op dit subonderdeel (2.15 – 2.19) verdedigt Campina een veel verder gaand standpunt, namelijk dat het bestaan van synoniemen van doorslaggevende betekenis is. Met andere woorden: mits er maar een of meer bruikbare synoniemen bestaan, waarvan de concurrenten zich zouden kunnen bedienen, zou volgens Campina een woord of woordcombinatie niet meer door het Merkenbureau kunnen worden afgedaan als uitsluitend beschrijvend (en daarom als merk ongeschikt).
2.21. In de literatuur is er al eens op gewezen waartoe het door Campina verdedigde standpunt kan leiden. Wanneer er maar drie synoniemen voor (een bepaalde hoedanigheid van) een product bestaan, die elk door één merkhouder worden geoccupeerd, komt de vierde aanbieder van het product in de problemen, omdat voor hem geen enkel bruikbaar woord overblijft om de waar of de relevante hoedanigheid ervan te beschrijven (