Date
Instance
CASS NL (concl. A-G) Marque
BIOMILD Numéro de dépôt
Déposant
Campina Melkunie B.V. Texte
). D’après Gielen, l’originalité ou le caractère extraordinaire de la combinaison ne sont pas déterminants2.17. La formule mathématique « zéro + zéro = zéro » est sans valeur dans le droit des marques : si un signe, qui est dépourvu, par lui-même de caractère distinctif, et donc inapte à servir de marque, est combiné à un autre signe qui n’a pas plus de caractère distinctif, la combinaison peut être quand même de nature à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autrui. Ce qui vaut pour les marques verbales vaut également pour les marques figuratives : une représentation banale (ex. un cercle noir) peut, combinée à une seconde représentation banale (un trait rouge), constituer en principe une marque figurative valable. Pour les marques verbales, on peut parler de caractère distinctif , par exemple – mais pas exclusivement – lorsque la combinaison verbale est nouvelle et n’est pas déjà évidente par la nature du produit ou du service ou lorsqu’il émane de la combinaison verbale une suggestion auditive, visuelle ou conceptuelle qui dépasse le caractère descriptif (ex. « Handy Trendy » comme assonance)( 27 21 ). En effet, le grief manque en fait. La cour n’a pas constaté que BIO était un tel signe évocateur – et ainsi plus qu’un simple signe descriptif. Au contraire, la cour a constaté que BIO n’a pas de caractère distinctif et considéré expressément que le vocable BIO « est devenu usuel dans le langage courant » et que BIO « peut servir dans le commerce à indiquer la qualité des denrées alimentaires ». Par le choix de ces termes, la cour cherche indéniablement à se rapprocher du texte de l’article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris pour indiquer que BIO n’est rien de plus qu’une description (d’une qualité) du produit. Etant dénué de fondement, ce grief ne saurait entraîner la cassation
2.9. La sous-branche 1b comporte en ordre principal un grief juridique et subsidiairement un grief concernant la motivation. Selon Campina, la cour méconnaît, tant à l’égard des éléments BIO et MILD qu’à l’égard du vocable complet BIOMILD, le fait que dès qu’un signe possède un caractère distinctif aux yeux d’une partie du public concerné, le signe en question ne peut déjà plus être classé comme « exclusivement descriptif ». Si la cour a voulu dire – conformément au critère jugé pertinent par Campina – que l’ensemble du public concerné, du moins une majorité suffisante de celui-ci, perçoit les mots BIO, MILD et BIOMILD comme étant purement descriptifs, Campina estime alors que cette conception est incompréhensible.
2.10. Le grief juridique manque en fait selon moi. La cour n’a nullement constaté dans l’ordonnance attaquée – ni laisser entendre – qu’une fraction quelconque du public percevait BIO, MILD ou BIOMILD comme étant plus que simplement descriptifs. Ainsi, la cour a constaté au point 5, dernier alinéa, que « le public » ne percevrait pas BIOMILD comme une marque mais plutôt comme une indication de qualités des produits considérés. Il ressort de ce même point 5 que la cour a songé aux consommateurs parmi le public concerné. En général, le public concerné varie selon le produit : certains produits ou services ne sont habituellement commercialisés que dans les milieux d’acquéreurs spécialisés, d’autres sont destinés au grand public. Voyez à ce sujet : Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), pp. 137-142.
2.11. Le développement de la requête en cassation (§ 2.11) éclaircit la portée du grief concernant la motivation. Selon Campina, la plupart des consommateurs vous dévisageraient avec perplexité si vous affirmiez que vous trouvez une boisson lactée déterminée plutôt « biomild » ; en tout cas, ils ne saisiraient pas immédiatement ce qu’il en est. Ce grief n’est pas pertinent : en effet, la cour n’a pas décidé que le vocable BIOMILD était une expression courante dans le langage (la troisième catégorie visée à l’article 6 quinquies B, sous 2) mais simplement dit que le vocable ne recèle rien de plus que les signes ou appellations susceptibles de servir à indiquer la qualité du produit (deuxième catégorie de cet article) dans le commerce. La conclusion de la cour suivant laquelle le public perçoit BIO comme l’indication du mode de préparation et MILD comme l’indication du goût ressortit aux faits et ne saurait donc être attaquée en cassation. La motivation de la cour n’avait pas à être développée pour être compréhensible.
2.12. Le développement de cette branche poursuit en soutenant que BIO n’est pas une indication mais recèle tout au plus une suggestion alors que MILD, selon Campina, n’est pas assez spécifique pour indiquer un goût. Dans la mesure où ce grief n’est pas déjà tenu en échec par le caractère factuel de la constatation de la cour, le raisonnement de la cour montre qu’elle s’est laisser guider par la façon dont le public réagit à des indications telles que BIO respectivement MILD et BIOMILD. Autrement dit : même si le vocable est suggestif ou vague, l’important, c’est de savoir si le public y voit une indication des qualités (mode de préparation et goût). Cela me paraît conforme aux critères fixés par la Cour de Justice Benelux dans son arrêt du 5 octobre 1982, NJ 1984, 71, avec note LWH (Juicy Fruit). Je cite ( ). D’après elle, ni la loi, ni la jurisprudence n’exigent qu’il faille déceler quelque chose d’extraordinaire dans la combinaison et il n’est pas non plus indispensable qu’il y ait une combinaison de mots originale ou une dénomination de fantaisie. Le seul critère correct est, selon Campina, celui de savoir si le mot BIOMILD est une indication à caractère usuel dans le langage courant, ce qui n'est pas le cas d’après elle. Si la cour considère BIOMILD comme étant une expression courante, Campina juge cette décision incompréhensible
2.16. Les directives précitées du Bureau des Marques mentionnent qu’une marque peut être constituée d’une combinaison ou d’une contraction de deux ou plusieurs termes qui, considérés en eux-mêmes, sont purement descriptifs mais dont la combinaison ou la contraction est distinctive ( ( 10 ). La monopolisation de substantifs aura au demeurant pour effet d’aggraver la situation pratique encore plus que s’il s’agissait d’un adjectif déposé comme marque. Quoi qu’il en soit, la question de la disponibilité de synonymes n’est évoquée ni dans le texte de l’art. 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, ni dans le texte de l’article 3 de la directive sur les marques. Je n’ai pas non plus rencontré cette question dans les directives du Bureau Benelux des Marques, ni – par comparaison – dans les directives de l’office européen des marques. La question de savoir si la disponibilité de synonymes peut – ou même doit – jouer un rôle pour apprécier le caractère uniquement distinctif d’un signe et, dans l’affirmative l’importance à lui attribuer, dépend de l’interprétation de l’article 3 de la directive sur les marques. Il me paraît que ce point de droit devra être soumis à la CJCE en partant du principe que cette disposition est susceptible d’être invoquée par les particuliers ( )
2.29. Campina voit dans ce passage un choix implicite du législateur Benelux en faveur de l’acceptation de la consécration par l’usage après la date de la demande. Je pense qu’elle a tort. On peut tout au plus déduire de ce passage que le législateur Benelux n’a pas éprouvé le besoin de prévoir que la disposition visée à l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive sur les marques (la règle de la consécration par l’usage) s’applique aussi lorsque le caractère distinctif n’a été acquis qu’après la demande. Il me paraît être un « acte clair » que ce passage du Commentaire commun est insuffisant pour être assimilé à une disposition telle que visée dans la seconde phrase de l’article 3, paragraphe 3, de la directive sur les marques ( ), on peut renvoyer aux articles 2 et 15 de cet accord qui, dans la mesure qui nous intéresse ici, accordent la priorité à la Convention de Paris
2.5. Le Bureau des Marques a fait connaître les modalités d’usage de son pouvoir de refus dans les Directives qu’il a publiées ( ).
2.20. Dans l’arrêt Juicy Fruit déjà cité, l’un des éléments pertinents est celui de savoir s’il existe des synonymes pour le signe revendiqué comme marque. Mais selon cet arrêt, l’appréciation reste à la base celle des particularités du cas d’espèce. Ce principe laisse une large marge d’appréciation au juge du fond. Dans le développement de cette sous-branche (2.15-2.19), Campina défend un point de vue beaucoup plus large, à savoir que l’existence de synonymes est d’un intérêt décisif. Autrement dit, du moment qu’il existe un ou plusieurs synonymes utilisables dont les concurrents pourraient se servir, Campina estime qu’un vocable ou une combinaison verbale ne peuvent plus être écartés par le Bureau des Marques comme étant uniquement descriptifs (et dès lors non valables comme marque).
.
2.21. En doctrine, on a déjà signalé les extrémités auxquelles le point de vue défendu par Campina peut conduire. S’il n’y a que trois synonymes pour (une qualité déterminée d’) un produit, chacun accaparé par un titulaire de marque, le quatrième vendeur du produit aura des problèmes parce qu’il ne lui reste plus aucun vocable utilisable pour décrire le produit ou la qualité pertinente de celui-ci ( ) , le juge ne pouvait contrôler qu’a posteriori si une marque déposée auprès du Bureau des Marques avait un caractère distinctif suffisant, lorsqu’un intéressé invoquait la nullité du dépôt. Le Bureau des Marques n’était pas habilité à refuser l’enregistrement d’une marque. Ce système présentait l’inconvénient que le registre des marques était « encrassé » de signes déposés qui donnaient au déposant et à autrui l’illusion d’une marque protégée mais qui étaient en fait privés de protection parce qu’ils étaient dépourvus de caractère distinctif. C’est la raison pour laquelle, lors de la révision de la LBM, on a opté pour un système qui accorde au Bureau des Marques le pouvoir de refuser d’office l’enregistrement d’une marque ( 5 22 ). La question pourrait s’énoncer comme suit par exemple
Pour savoir si une marque est composée exclusivement d’un signe tel que visé à l’art. 3, paragraphe 1, sous c ou d, de la directive 89/104 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, importe-t-il en général qu’il existe pour le signe (en l’espèce la marque verbale) dont l’enregistrement est demandé un ou plusieurs synonymes utilisables dont d’autres que le titulaire de la marque pourraient se servir ? Et, dans l’affirmative, doit-on accorder une signification déterminante à la disponibilité d’un ou plusieurs synonymes utilisables ?
2.22. Il est sans intérêt d’examiner le grief subsidiaire contenu dans la sous-branche 1d concernant la motivation, sauf si ce grief devait entraîner ipso facto – quel que soit le grief juridique – l’annulation de l’ordonnance attaquée. Ce n’est pas le cas à mon sens. Je puis me borner à observer que la cour avait uniquement à statuer sur l’ensemble du signe BIOMILD si bien que l’existence de synonymes distincts pour les éléments de ce mot (BIO et MILD) n’est pas décisive. Je rappelle du reste que, tout comme dans l’arrêt Juicy Fruit, il arrive souvent à la jurisprudence néerlandaise de recourir à une liste de points devant retenir l’attention du juge. En pareil cas, le Hoge Raad n’exige toutefois pas que dans ses motifs, le juge aborde formellement chacun de ces points ; voyez p.ex. HR 8 mars 1985, NJ 1986, 437 et la note de CJHB.
2.23. La sous-branche 1e conteste le bien-fondé, du moins la compréhension de la fin de l’attendu 5 où la cour considère que l’acceptation de BIOMILD comme marque empêcherait des tiers de désigner des produits identiques et similaires avec cette combinaison verbale. Dans le développement du grief, Campina cherche à s’appuyer sur l’arrêt Polyglot de la Cour de Justice Benelux (16 juin 1995, NJ 1995, 745 avec note DWFV). Cet arrêt décide :
”Lorsqu’une marque verbale a un pouvoir distinctif à l’égard des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, mais qu’elle est purement descriptive à l’égard d’autres ou services d’un tiers, similaires à ceux du titulaire de la marque, en ce sens qu’elle exprime une qualité de ces produits ou services, l’article 13A, alinéa premier, début et sous 1, de la LBM permet au titulaire de la marque de s’opposer à ce que cette autre personne fasse usage du mot enregistré comme marque de manière à donner au public concerné l’impression que le mot est employé pour distinguer ses produits ou services”.
2.24. Campina veut déduire de cette règle que même si BIOMILD était accepté comme marque, les tiers ne seraient pas empêchés de faire usage de la combinaison verbale BIOMILD ou de signes ressemblants pour indiquer que leurs produits possèdent les mêmes propriétés (c’est-à-dire qu’ils sont produits biologiquement et ont une saveur douce), tant que ces tiers ne se servent pas de BIOMILD ou de signes ressemblants comme marque, donc pour distinguer leurs produits ou services. A l’appui de cette thèse, Campina invoque l’article 13A, sixième alinéa, début et sous b, de la LBM, article emprunté à l’article 6, alinéa premier, sous b, de la directive sur les marques. Ces dispositions disent en substance que le titulaire d’une marque ne peut pas s’opposer à l’usage d’indications de qualité etc. par des tiers pour autant que cet usage soit honnête en matière industrielle et commerciale.
2.25. Cet argument a contrario n’est pas pertinent à mon avis. Tant l’arrêt Polyglot que les dispositions citées de la LBM et de la directive partent d’une situation où il existe déjà une marque valable et supposent donc qu’elle a un caractère distinctif suffisant. Elles ne peuvent servir d’argument pour conférer à un signe un pouvoir distinctif. En dehors du Benelux, on a trouvé à ce type de problèmes une solution sous la forme d’une « renonciation » : une déclaration du titulaire d’une marque contenant un élément dépourvu de caractère distinctif aux termes de laquelle il n’invoquera pas de droit exclusif sur cet élément ( ). Il manque encore de la jurisprudence publiée, si ce n’est l’ordonnance de la cour de La Haye du 3 juillet 1997, IER 1997, p. 195, annotée par Ch. Gielen, concernant le dépôt refusé BIO-CLAIRE
2.6. La branche 1 fait, de manière générale, grief à la cour d'avoir décidé à tort, du moins sans motivation compréhensible suffisante, que le signe BIOMILD est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits pour lesquels il est déposé (point 5, début), respectivement que ce signe ne possède pas un caractère individualisé tel qu’il serait apte à distinguer les produits sous ce signe de produits similaires et à démontrer suffisamment la provenance d’une entreprise déterminée (point 5, in fine). Campina souligne que le Commentaire commun du protocole modificatif ( ).
1.2. Sur pied de l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (ci-après : LBM), Campina a, le 6 mai 1997, saisi directement la cour d’appel de La Haye d’un recours contre la décision du Bureau des Marques. Campina a requis un ordre d’enregistrement du dépôt.
1.3. Par ordonnance du 11 septembre 1997 (BIE 1998, p. 67), la cour a rejeté la requête de Campina. La cour partageait le point de vue du Bureau des Marques quant à l’absence de caractère distinctif du signe BIOMILD (point 5 des motifs). La cour a écarté le moyen tiré par Campina de l’acquisition du caractère distinctif du fait de la consécration par l’usage au motif que la situation au moment du dépôt est déterminante et qu’à ce moment-là il n’y avait pas encore de consécration par l’usage (points 7 et 8 des motifs).
1.4. Campina s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance de la cour. Le Bureau des Marques a introduit un mémoire en défense qui conclut au rejet du pourvoi.
1.5. Le pourvoi a été introduit dans le délai. L’article 6ter LBM permet la saisine directe de la cour. Le législateur Benelux ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si un pourvoi en cassation peut être ensuite introduit. Les règles ordinaires de la procédure néerlandaise seront dès lors appliquées : la cour de La Haye applique le droit Benelux mais n’est pas devenue une juridiction Benelux. Dès lors qu’aucune autre voie de recours ordinaire n’a été ouverte, le droit néerlandais permet le pourvoi en cassation dans le respect du délai prévu à l’article 426 du code de procédure civile.
2. Examen du moyen de cassation
2.1. Les marques servent à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise (art. 1er LBM). Pour pouvoir servir de marque, un vocable, une figure ou tout autre signe doit donc avoir un caractère distinctif. Jusqu’à la modification de la LBM à partir du 1er janvier 1996( ).
2.30. Le passage cité du Commentaire commun considère en outre la consécration par l’usage dans une situation où la nullité de la marque est invoquée. Dans l’ordonnance attaquée (8.6), la cour s’est expressément abstenue de fixer le moment à considérer comme date repère dans les procédures en nullité. La jurisprudence de la CJB concernant la consécration par l’usage ne porte elle aussi que sur les actions en nullité, dans lesquelles la validité de la marque est seulement vérifiée a posteriori ( 6 13 29 ). Cette modification au système a pour effet d’avancer dans le temps le moment auquel le contrôle s’effectue par rapport à un contrôle a posteriori
2.2. La nouvelle compétence de refus s’exerce, entre autres, lorsque le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l’article 1er LBM, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l’article 6 quinquies B, début et sous 2, de la Convention de Paris. Cette dernière disposition énonce ( 9 25 ). Le Bureau des Marques a indiqué le motif suivant
”Le signe BIOMILD est composé uniquement de la qualité biologique et de la qualité douce des produits mentionnés dans les classes 29, 30 et 32. C’est pourquoi le signe est exclusivement descriptif et est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 6bis, alinéa premier, sous a., de la loi uniforme Benelux sur les marques (…) ; la combinaison des deux éléments n’y change rien”.
1.1.3. Campina a fait valoir des objections contre ce refus provisoire auprès du Bureau des Marques. Le Bureau des Marques n’y a pas vu motif à revoir son intention. Par lettre du 7 mars 1997, le Bureau des Marques a notifié le refus définitif de l’enregistrement ( 17 3 1 . ). Cette directive dispose entre autres ce qui suit en son article 3, paragraphe 1
‘Sont refusés à l’enregistrement ( ) et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les Etats membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement
2.28. Sans être contestée en cassation, la cour a constaté que le législateur Benelux n’a pas fait usage de la faculté qui lui était offerte par la directive, comme prévu dans la seconde phrase du paragraphe 3. C’est pourquoi la date de demande de l’enregistrement est déterminante. Campina fait référence au Commentaire commun du Protocole modificatif qui, s’agissant de l’adaptation de la LBM à la directive, mentionne entre autres ce qui suit :
“Le troisième paragraphe de l’article 3 concerne la ‘consécration par l’usage’, la circonstance que la nullité d’une marque ne peut être invoquée pour défaut de caractère distinctif, lorsque, par son usage, la marque a acquis en pratique un caractère distinctif. Il résulte de la jurisprudence que la consécration par l’usage fait déjà partie du droit Benelux des marques et qu’il n’y a donc pas lieu d’introduire le troisième paragraphe comme tel dans la loi.” ( 24 14 18 )ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés
a.les signes qui ne peuvent constituer une marque ;
b.les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
c.les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ;
d.les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
e. (etc.)”.
2.4. Le préambule de la directive sur les marques précise le rapport entre la directive et la Convention de Paris. Il indique que la directive n’entend pas affecter les obligations des Etats membres découlant de la Convention de Paris. Par ailleurs, il s’ensuit que les incompatibilités seraient, le cas échéant, résolues conformément à l’article 234, deuxième alinéa, du traité CE. En ce qui concerne la relation avec l’Accord ADPIC ( ).
“que la question de savoir dans quelles conditions un ou plusieurs mots dont se compose une marque régulièrement acquise doivent être considérés comme exclusivement descriptifs ne se prête pas à une réponse dans l’abstrait, celle-ci dépendant de l’appréciation des particularités du cas d’espèce ;
Attendu que pour répondre à cette question, si le fait de savoir quelle fraction du public concerné considère le mot en cause comme descriptif n’est pas sans importance, il faut prendre en considération au moins tout autant notamment les aspects suivants ;
-le mot est-il le seul terme propre à désigner la qualité en cause ou bien existe-t-il des synonymes auxquels on peut raisonnablement recourir ;
-le mot désigne-t-il une qualité du produit essentielle du point de vue commercial ou une qualité accessoire ;
-quelles sont la nature du produit et la composition du public destinataire ; quel est le degré de notoriété de la marque.”
2.13. Quant à l’élément BIO, l’ordonnance attaquée indique concrètement le mode de préparation visé (pas de pulvérisation, pas d’additifs chimiques etc.). En ajoutant qu’il s’agit d’une « qualité commerciale essentielle », la cour avait visiblement l’arrêt Juicy Fruit à l’esprit. Quant à l’élément MILD, la cour a indiqué concrètement quelle qualité elle visait, à savoir le goût du produit. La cour a également ajouté qu’il s’agissait d’une indication essentielle pour les denrées alimentaires. Il n’est pas nécessaire de déterminer si les critères Juicy Fruit gardent leur validité sans restriction sous l’égide de la directive sur les marques. Il résulte forcément de ce qui précède que le grief de la sous-branche 1b, qui reproche à la cour de ne pas avoir précisé suffisamment les motifs de sa décision, est sans fondement.
2.14. La sous-branche 1c attaque la décision de la cour concernant l’ensemble du mot BIOMILD. La cour a considéré à cet égard :
”La combinaison de ces deux éléments, dépourvus chacun de tout caractère distinctif, n’a pas non plus de caractère distinctif. Une telle combinaison ne risque d’ailleurs pas d’acquérir un pouvoir distinctif. Il faut que s’ajoute quelque chose qui fasse de la combinaison autre chose que la somme des éléments isolés. La cour ne peut déceler rien d’”extraordinaire” dans la combinaison. On ne peut pas parler en tout cas d’une combinaison verbale originale ou d’une dénomination de fantaisie. Le public ne va pas percevoir BIOMILD comme une marque mais plutôt comme une indication des qualités (mode de préparation et goût) des produits concernés”.
2.15. Campina conteste cette décision avec un grief portant sur le droit et la motivation ( ). Dans le droit interne allemand des marques, on connaît à cette fin le « Freihaltebedürfnis ». L’existence d’une telle exception légale crée la possibilité, dans les cas douteux (marque exclusivement descriptive ou non), de se montrer un peu plus généreux dans la reconnaissance d’un signe comme marque. Le grief juridique ne saurait en tout cas réussir à mon avis. Le grief concernant la motivation peut être rejeté par défaut d’intérêt : même en abandonnant la phrase « Accepter » jusque « combinaison verbale », le raisonnement reste conforme aux exigences requises. Dans le raisonnement de la cour, cette phrase forme à l’évidence un argument superfétatoire avec lequel la cour, dans la foulée de l’arrêt « Kinder », a voulu indiquer qu’un mot, encore qu’il soit évocateur, peut être néanmoins exclusivement descriptif
2.26. La branche 2 du moyen vise la décision de la cour (attendus 8.5 et 8.6) suivant laquelle Campina invoque vainement le fait que la marque a été consacrée par l’usage après la date du dépôt et a acquis ainsi un pouvoir distinctif. D’après Campina, ce n’est pas le moment du dépôt qui est déterminant mais la date à laquelle la cour statue sur le recours, du moins la date à laquelle Campina a déposé la requête visée à l’article 6ter de la LBM. En ordre plus subsidiaire, Campina prône que la date de la décision définitive du Bureau des Marques (7 mars 1997) soit retenue comme date repère. Dans la procédure devant la cour, Campina a avancé qu’entre le 18 mars 1996 (date du dépôt) et le 7 mars 1997, elle a commercialisé à grande échelle et avec une campagne publicitaire les produits laitiers sous la marque BIOMILD.
2.27. La décision de la cour repose en substance sur l’article 3, paragraphe 3 de la directive, libellé comme suit :
“Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d’enregistrement" ). Les exemples cités sont : « Handy Trendy », « Citrosvelt » et « Allerfree » qui sont acceptables alors que « Epargne-pensioen » et « Student News » ne sont pas acceptables comme marques pour le Bureau des Marques. De telles combinaisons ou contractions sont fréquentes( 23 11 16 19 12 ).
1.1.1. Le 18 mars 1996, la requérante en cassation, Campina Melkunie BV (ci-après : Campina), a déposé auprès du défendeur en cassation, le Bureau Benelux des Marques, le signe BIOMILD pour des produits dans les classes 29, 30 et 32 ( 7 26 )
1.1.2. Par lettre du 3 septembre 1996, le Bureau des Marques a notifié au mandataire de Campina qu’il avait l’intention de refuser l’enregistrement ( 15 ). La sous-branche cherche un appui dans la critique exprimée par Gielen dans sa note sous l’ordonnance de la cour de La Haye concernant le refus du dépôt BIO-CLAIRE ( ) mentionne que la politique de contrôle du Bureau des Marques devra être réservée, « visant uniquement à (…) refuser les dépôts manifestement inadmissibles ». Campina ne saurait exciper de cet argument : il n’y a pas à déterminer en cassation si le Bureau des Marques a respecté cette politique mais uniquement si le dépôt est admissible, manifestement ou non. Le grief à caractère général est subdivisé en cinq sous-branches
2.7. La sous-branche 1a comporte un grief juridique : dans son appréciation de l’élément BIO, la cour aurait méconnu le fait que l’article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris ne fait pas obstacle à un signe contenant une évocation (et, comme l’entend visiblement Campina, qui est en tout cas plus qu’une simple description du produit). Campina se réfère dans ce contexte à l’arrêt de la Cour de Justice Benelux du 19 janvier 1981, NJ 1981, 294, avec note LWH (« Kinder ») qui a interprété cette disposition conventionnelle en ce sens que si le signe n’est pas exclusivement descriptif mais évocateur (en l’espèce : évoque le groupe cible), la marque peut être considérée comme licite. Selon Campina (requête en cassation, 2.6), la cour a qualifié le vocable BIO d’évocateur : en effet, la cour constate que BIO évoque la « vie » et qu’il en émane une suggestion déterminée. Selon Campina, la cour aurait dû en inférer que BIO – et donc BIOMILD – était plus que simplement descriptif.
2.8. Je pense que nous pouvons nous abstenir de déterminer si, sous l’empire de la directive sur les marques, il convient de tracer une autre ligne de démarcation entre « signe exclusivement descriptif » (pas de marque valable) et « signe évocateur » (marque valable) ( ). La doctrine est du reste divisée sur la question du moment à retenir comme date repère dans les actions en nullité : le moment de la décision définitive ou le moment où la protection comme marque est invoquée pour un signe ( 4 ). Attention : on ne peut pas renverser le raisonnement en disant qu’une combinaison verbale est un néologisme et possède dès lors un caractère distinctif. Même si une entreprise est la première à employer le terme « Epargne-pension », il n’en reste pas moins qu’il s’agit de la simple indication de la qualité des produits ou services
2.18. Il me semble que le grief 1c est tenu en échec par la profondeur de ce dernier piège. En admettant avec Campina que le mot BIOMILD n’a pas été employé antérieurement, il ne faut pas en inférer pour autant que BIOMILD comporte plus qu’une description de la qualité des produits. Le raisonnement de la cour au point 5 revient à dire que la cour constate d’abord que BIOMILD ne comporte rien de plus qu’une description du mode de préparation et du goût, après quoi la cour a cherché à l’aide d’exemples (combinaison verbale originale etc.) si l’on pouvait trouver dans la combinaison de BIOL et de MILD quelque chose qui ferait passer le vocable BIOMILD au delà de la simple description d’un mode de préparation et d’un goût. La cour a finalement donné une réponse négative à cette question. La cour n’a pas subordonné l’admission comme marque à l’exigence d’une combinaison verbale originale ou d’une dénomination de fantaisie. Ce raisonnement de la cour n’est ni contraire au droit en vigueur ni incompréhensible. Si votre Cour partage le point de vue que la sous-branche ne saurait entraîner la cassation pour le motif indiqué, il est inutile de poser des questions préjudicielles sur ce point ( 28 )
2.31. Par conséquent, c’est à juste titre que, relativement à un refus d’enregistrement d’une marque par le Bureau des Marques, la cour a retenu la date de la demande d’enregistrement comme date repère pour la consécration par l’usage. La branche 2 est donc tenue en échec en toutes ses sous-branches.
3. Conclusion
Je conclus à ce que le Hoge Raad soumette à la Cour de justice des Communautés européennes une question préjudicielle, telle que visée au § 2.21 des présentes conclusions, et suspende l’instance jusqu’à ce que la Cour de justice ait statué sur la demande préjudicielle.
Le Procureur général près le
Hoge Raad der Nederlanden
M. Langemeijer
* * * * *
(3) La procédure ex art. 6bis LBM prévoit que le Bureau des Marques informe d’abord le déposant de son intention de refuser l’enregistrement en indiquant les motifs. Le déposant a la faculté de réagir. Si les objections du Bureau des Marques ne sont pas levées dans le délai imparti (ex. par la modification des classes de produits pour lesquels le dépôt est effectué), un refus définitif est prononcé.
(8) Directive du Conseil des C.E., du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n° 89/104, JOCE 1989 L 40 ; texte également dans S&J 47-I (1996) p. 307. A titre de comparaison : le Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire du 20 décembre 1993 JO 1994 L 11/1 (S&J 47-II) contient à l’article 7 des motifs de refus identiques. Voyez : R.E. Annand et H.E. Norman, Guide to the Community Trade Mark, 1998, p. 35 et suiv.
(9) Cette formulation impérative se retrouve dans les autres versions linguistiques : (N) « Niet ingeschreven worden of nietig verklaard kunnen worden… » ; (D) « Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung… » ; (E) « The following shall not be registred or if registred shall be liable to be declared invalid… ».
(11) Communication BBM, publiée également dans BIE 1996, p. 393, et IER 1996, p. 217. Des directives similaires ont été édictées par l’Office européen des marques à Alicante (Examination Guidelines, Journal officiel BHIM 9/96, p. 1324 et suiv.) et par le président du Patentamt allemand (Richtlinie Markenanmeldungen du 27 octobre 1995, Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenwesen 1995, 378 ; reproduite aussi dans Berlit, Das neue Markenrecht, 1997, p. 274 et suiv.).
(13) C.J.J.C. van Nispen, Het onderscheidend vermogen van een merk : Europese norm, nationale praktijken, BIE 1997, p. 363 et suiv., souligne que l’article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris ne fait pas l’objet d’une application uniforme en Europe. Comme avocat du Bureau des Marques, il a déjà réfléchi à une question préjudicielle éventuelle sur ce point : voyez le mémoire en cassation, point 34.
(16) Dans le même sens : les directives de l’office européen des marques sous 8.4.2 : « When a trade mark consists of a combination of several elements, which on their own would be devoid of distinctive character, the trade mark taken as a whole may have distinctive character » ; comp. les directives du Patentamt sous III.4.g.
(17) Exemples dans J.H. Spoor, Beschrijvende merken beschreven dans le recueil Gerbrandy Qui bene distinguit bene docet, 1991, p. 201 et suiv., spécial. P. 212-217 ; et Arkenbout/Kist, En u dacht dat u merkerechten bezat, 1995, p. 141-192. Un autre exemple : « Shoe Express » : HR 31 mai 1996, NJ 1997, 302, avec note DWFV.
Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants:
1. (…)
2. - lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif
- ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production,
- ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée.
Sans être contestée en cassation, la cour d’appel a estimé que le renvoi que fait l’article 6bis LBM aux dispositions de l’article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris n’est pas limité à la première catégorie citée (« dépourvues de tout caractère distinctif ») mais concerne les trois catégories énumérées dans cet article. D’après la cour, BIOMILD est constitué uniquement de vocables qui peuvent servir à désigner une qualité (sinon le mode de préparation et le goût) dans le commerce.
2.3. La modification de la LBM qui a conduit à l’insertion de l’article 6bis vise entre autres à adapter la LBM à la première directive sur les marques ( ).
2.19. La sous-branche 1d dénonce que dans son appréciation du caractère distinctif des éléments BIO et MILD et du vocable BIOMILD, la cour a eu tort de ne pas prendre en considération, du moins insuffisamment, l’existence de synonymes utilisables. La sous-branche contient subsidiairement un grief relatif à la motivation : si la cour considère qu’il n’y a pas de synonymes utilisables pour respectivement BIO, MILD et BIOMILD, Campina juge cette décision insuffisamment motivée. Campina cite elle-même quelques synonymes éventuels dont la concurrence pourrait se servir (
Numéro de requête: 9090
Campina Melkunie B.V. contre Bureau Benelux des Marques
Prononcé: 24 avril 1998
Numéro de requête: 9090
Hoge Raad der Nederlanden
Procureur général, M. Langemeijer
Conclusions en cause de
Parquet, 24 avril 1998
Campina Melkunie B.V.
contre
Bureau Benelux des Marques
La présente affaire est la première qui soumet un refus du Bureau Benelux des Marques d’enregistrer un dépôt à la censure du Hoge Raad. Il s’agit en cassation de déterminer si le signe BIOMILD a un caractère distinctif suffisant et quelle est la date repère pour constater si ce signe a acquis un caractère distinctif suffisant à cause de la consécration par l’usage.
1. Les faits et le déroulement de la procédure
1.1. Les faits suivants peuvent être retenus en cassation ( 8 20