Datum
Instantie
BER NL Merk
SEARCH MADE SIMPLE Depotnummer
Deposant
GOTO.COM INC. Tekst
Rekestnummer: R99/634
GOTO.COM INC. tegen BENELUX-MERKENBUREAU
Uitspraak: 13 april 2000
Rekestnummer: R99/634
Het Gerechtshof te ’s-Gravenhage, kamer MC-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van:
GOTO.COM INC.,
gevestigd te Pasadena, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
procureur: Mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat: Mr E.F. Brinkman te Amsterdam,
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te ’s-Gravenhage,
verweerder,
procureur: Mr C.J.J.C. van Nispen.
De procedure
Bij op 27 augustus 1999 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoekster (hierna: Goto) het hof verzocht het Benelux-Merkenbureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het merkdepot 920 007 (SEARCH MADE SIMPLE) voor waren en diensten in de internationale klassen 9, 35 en 42, met veroordeling van verweerder (hierna: BMB) in de proceskosten, uitvoerbaar bij voorraad.
Het BMB heeft bij op 26 oktober 1999 ter griffie ingekomen verweerschrift het hof verzocht het verzoek af te wijzen, met verwijzing van Goto in de proceskosten.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 27 maart 2000, waarbij partijen –elk onder overlegging van producties – hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Goto door Mr E.F. Brinkman, advocaat te Amsterdam en het BMB door zijn procureur. Bij de behandeling heeft Goto haar verzoek op hierna onder 3 te melden wijze aangepast.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde bescheiden blijkt het volgende:
a. Goto heeft in juli 1998 onder nummer 920 007 een Benelux-depot verricht van het teken SEARCH MADE SIMPLE voor de volgende (in de Nederlandse taal aangeduide) diensten en waren in de klassen:
klasse 9: informatieverwerkende inrichtingen en apparaten, computers, personal, computers, computerterminals, -randapparatuur, -toebehoren, -onderdelen en –geheugens, tekstverwerkende apparatuur; geregistreerde computerprogramma’s; magnetische en elektronische gegevensdragers, apparaten en toestellen voor het opslaan en reproduceren van data; computernetwerken;
klasse 35: het opzetten van gegevensbestanden, ook ten behoeve van verwijzingssystemen;
klasse 42: programmering voor elektronische dataverwerking, computerprogrammering, -ontwikkeling en –engineering; beheer van computerprojecten; automatiseringsadviezen en adviezen ter zake van de keuze van computer hardware en software; systeemanalyse en overige automatiseringsdiensten; het via wereldwijde communicatienetwerken verlenen van toegang tot elektronische informatie- en gegevensbestanden; het verschaffen van elektronische zoekprogramma’s ten behoeve van databases en computer directories; software-ontwikkeling, lay-out en grafisch ontwerp, tekstschrijven, alle voornoemde diensten bij het creëren van gegevensbestanden, ook ten behoeve van verwijzigingssytemen;
b. Het BMB heeft bij brief van 20 oktober 1998 laten weten de inschrijving van het depot 920 007 voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het BMB opgegeven:
”Het teken SEARCH MADE SIMPLE mist ieder onderscheidend vermogen voor de in de klassen 9, 35 en 42 genoemde waren en diensten met betrekking tot het vereenvoudigen van het opzoeken (in het Engels: search made simple) (zie artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (..))”.
c. Namens Goto is door haar gemachtigde bij brief van 12 april 1999 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d. Het BMB heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien (brief van 11 mei 1999).
e. Het BMB heeft bij brief van 30 juni 1999 aan de gemachtigde van Goto mededeling gedaan van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Goto heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken verzocht het BMB te bevelen tot inschrijving van het depot SEARCH MADE SIMPLE over te gaan voor de waren en/of diensten als aangegeven in het depot, althans voor de waren en/of diensten door het hof in goede justitie te bepalen.
Goto stelt zich op het standpunt dat het teken SEARCH MADE SIMPLE niet kan worden aangemerkt als een teken dat louter beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist.
4. Het BMB bestrijdt het standpunt van Goto en heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. In een beschikking, gedateerd 3 juni 1999 (BIE 1999, 82: “Postkantoor II”), heeft het hof aan het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een aantal prejudiciële vragen voorgelegd. Die vragen betreffen kwesties die deels ook in deze procedure aan de orde zijn gekomen en waarover partijen van mening verschillen.
6. Het hof zal in verband daarmee de behandeling van de zaak PRO FORMA aanhouden tot 31 december 2000.
Mochten zich intussen ontwikkelingen voordoen die voor de beslissing van de zaak van belang kunnen zijn, dan kan de meest gerede partij om voortzetting van de behandeling vragen. Voorts zal partijen de gelegenheid worden geboden om, nadat de antwoorden op genoemde prejudiciële vragen bekend zijn, hun visie te geven op de betekenis daarvan voor het onderhavige geschil.
Beslissing
Het hof:
Houdt – met inachtneming van het onder 6 overwogene – de zaak aan tot 31 december 2000 PRO FORMA.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Fasseur-van Santen, Van Sandick en Kiers-Becking, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 april 2000, in tegenwoordigheid van de griffier.
* * * * *