Elk land – of soms zelfs elke regio – heeft een ander ondernemingsklimaat én eigen wet- en regelgeving. Dat geldt ook voor merkenrechten. Heb jij een merkregistratie in de Benelux en wil je internationaal zakendoen? Investeer dan in een slimme merkenstrategie.
- Er bestaat niet zoiets als ‘wereldwijde merkbescherming’. Je regelt je merkbescherming voor de landen of regio's waar je actief bent en bescherming wilt.
- Uitbreiding naar het buitenland is serious business. Het is verstandig een juridisch expert op het gebied van intellectuele eigendom (IE) in te schakelen.
- Je merkregistratie uitbreiden kan via 3 verschillende routes. De beste keuze is afhankelijk van jouw situatie.
- Heb je nog helemaal geen merk geregistreerd, maar wel internationale ambities? Lees dan ook: zo leg je een goede basis voor je internationale merkbescherming.
Optie 1: het Uniemerk - Blijf je binnen de EU ondernemen, dan is een Uniemerk een goede optie.
Stel, je bent actief in de Benelux en wilt uitbreiden naar Spanje, Portugal en Frankrijk. Een Uniemerk is dan een interessante optie.
Aanvragen Uniemerk via EUIPO
Je vraagt een Uniemerk aan via EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie). Met een Uniemerk regel je in één keer de merkregistratie voor alle 27 landen in de Europese Unie. Kosten voor een Uniemerk: vanaf € 850 voor 10 jaar.
Het voordeel van een Uniemerk is dat het naar verhouding een stuk goedkoper is dan voor elk EU-land apart een merkregistratie aanvragen.
Het nadeel van een Uniemerk is dat het meer risico’s met zich meebrengt. Als je aanvraag bijvoorbeeld in één van de EU-landen niet onderscheidend is, dan wordt je aanvraag in één keer voor álle landen geweigerd. Een ‘alles of niets’ principe dus. Dat geldt ook als een partij in één land bezwaar maakt tegen jouw merk en in het gelijk wordt gesteld. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.
‘Alles of niets’ principe uitgelegd
Een voorbeeld: Je hebt al een Benelux-merk. Nu overweeg je om ook zaken te doen in Spanje, Portugal en Frankrijk. Een Uniemerk kan dan een interessante optie zijn. Het voordeel is namelijk dat je maar 1 aanvraag hoeft te doen via EUIPO en maar 1 bedrag betaalt. Een risico is dat je hele aanvraag voor niets is geweest als je merk wordt geweigerd omdat het in 1 van de 27 EU-landen niet onderscheidend blijkt te zijn – ook al wil je in dat land helemaal geen zaken doen. Hetzelfde geldt als in 1 van de 27 EU-landen met succes bezwaar wordt gemaakt tegen jouw merk. Bovendien ben je in die gevallen ook nog eens de kosten van je aanvraag kwijt.
Slimmer omgaan met het ‘alles of niets’ principe
Het goede nieuws is dat er een slimme manier is om met dit ‘alles of niets’ principe om te gaan: namelijk door je Uniemerk in te bouwen in een zogenaamde internationale merkregistratie (de WIPO route). Hoe dat precies werkt, lees je bij Optie 2 > Uniemerk via WIPO.
Uitbreiding naar het buitenland is serious business. Het is verstandig een juridisch expert op het gebied van intellectuele eigendom (IE) in te schakelen. Zoek een adviseur via de Beneluxvereniging voor merken en modellenrecht.
Optie 2: De WIPO-route – In één keer merkregistratie regelen binnen en buiten de EU in door jou gekozen landen.
Via WIPO, de wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, kun je in één keer voor meerdere landen tegelijk merkregistraties aanvragen. Je kunt kiezen uit meer dan 120 landen die zijn aangesloten bij het Madrid-systeem: een internationaal verdrag dat het verkrijgen van merkregistraties in meerdere landen tegelijk vereenvoudigt. Je bepaalt zelf welke landen je kiest en je betaalt per land. Je kunt het zien als een 'bundel van rechten’ die je aanvraagt met 1 aanvraag.
Voor internationale merkregistraties via deze route heb je altijd eerst een ‘basismerk’ nodig: bijvoorbeeld een Benelux-merk of een Uniemerk. Het is verstandig om te wachten tot jouw basismerk definitief is geregistreerd voordat je de route via WIPO start.
Bereken je kosten met de speciale WIPO-calculator.
Aanvragen Uniemerk via WIPO
Via WIPO is het ook mogelijk om een Uniemerk aan te vragen. Daarmee kun je beter anticiperen op het ‘alles of niets’ principe van een Uniemerk. Het voordeel hiervan is dat – als je Uniemerk-aanvraag wordt geweigerd – je deze aanvraag relatief makkelijk en goedkoop kunt laten omzetten in losse nationale aanvragen. Je hebt hiervoor wel een basis merk nodig (bijvoorbeeld een Benelux merk).
Stel, je vraagt via de WIPO-route een Uniemerk aan. Dan blijkt dat jouw merk bijvoorbeeld in Spanje niet onderscheidend is. Als gevolg daarvan wordt jouw Uniemerk geweigerd. Hiervoor geldt immers: alles of niets. Maar omdat je je aanvraag hebt gedaan via de WIPO-route, kun je ervoor kiezen om je aanvraag te laten omzetten naar losse aanvragen per apart EU-land. Bijvoorbeeld alleen naar de landen waar geen Spaans wordt gesproken. Die losse aanvragen maken dan dus deel uit van je ‘bundel van rechten’. Zo heb je niet je hele aanvraag voor niets gedaan.
Optie 3: Merkregistratie aanvragen per land – want niet alle landen zijn aangesloten bij het Madrid-systeem.
Wil je jouw Benelux-merkregistratie tegelijk uitbreiden naar meerdere landen binnen of buiten de EU? Dan heb je naast het Uniemerk en de WIPO-route ook nog deze optie: je vraagt afzonderlijke merkregistraties aan in de landen zelf. Bijvoorbeeld in landen die niet zijn aangesloten bij het Madrid-systeem. Dat doe je bij de nationale merkenbureaus van die landen. De tarieven verschillen per land.
De beste keuze is afhankelijk van jouw situatie
Wat de beste keuze is in jouw specifieke situatie, hangt van meerdere factoren af. Bijvoorbeeld:
- je beschikbare budget;
- het onderscheidend vermogen van het merk in de gekozen landen;
- de beschikbaarheid van het merk in de gekozen landen;
- de risico’s die je bereid bent te nemen.
Is een merkregistratie nuttig voor jouw business?
Je naam of logo zijn pas écht jouw eigendom, als je je merk registreert. Je hebt dan het monopolie op je merk. En dat biedt veel voordelen. Je leest erover op onze pagina ‘alles over merken’.
