Chaque pays et parfois même chaque région possède un contexte économique différent ainsi que ses propres lois et réglementations. Et il en va de même pour les droits de marque. Votre marque est déposée au Benelux et vous envisagez de l’utiliser à l’étranger ? Alors il est temps d’investir dans une stratégie de marque adaptée.
- Il n’existe pas de « protection mondiale des marques ». Il faut donc organiser la protection de votre marque dans chaque pays ou région où vous souhaitez l’utiliser et la protéger.
- Déployer ses activités à l’étranger n’est pas une mince affaire. Pour cela, nous recommandons de faire appel à un expert juridique spécialisé dans la propriété intellectuelle (PI).
- Il existe 3 façons d’étendre le dépôt de votre marque à d’autres pays. Choisissez celle qui est la mieux adaptée à votre situation.
- Vous n’avez pas encore enregistré de marque mais vous avez cependant des ambitions internationales ? Lisez alors notre article : comment établir une bonne base pour la protection internationale de votre marque.
Option 1 : La marque de l’UE – Si vos activités se limitent à l’Union européenne, alors une marque de l’UE est un bon choix.
Imaginez que votre entreprise soit active dans le Benelux et que vous souhaitez étendre vos activités en Espagne, au Portugal et en France, par exemple. Il serait alors intéressant pour vous de déposer une marque de l’UE.
Déposer une marque de l’UE auprès de l’EUIPO
Pour déposer une marque de l’UE il faut s’adresser à l’EUIPO, l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle. En déposant une marque de l’UE, vous enregistrez votre marque en une seule fois pour les 27 pays de l’Union européenne. Tarifs : à partir de 850 € pour 10 ans.
Avantage : déposer une marque de l’UE est comparativement moins cher que de déposer sa marque indépendamment dans chaque pays de l’UE.
Inconvénient : une marque de l’UE comporte plus de risques. Par exemple, si votre marque n’est pas considérée comme distinctive dans un pays, votre demande sera refusée pour tous les pays à la fois. C’est le principe du « tout ou rien ». Ce principe s’applique aussi lorsqu’une partie dans un pays s’oppose à votre dépôt de marque et que la procédure d’opposition est acceptée. Nous vous expliquons ci-dessous comment fonctionne ce principe.
Le principe du « tout ou rien »
Voici un exemple : vous êtes titulaire d’une marque Benelux et vous envisagez de déployer vos activités commerciales en Espagne, au Portugal et en France. Dans ce cas, un dépôt de marque de l’UE peut être intéressant, car vous ne faites qu’une seule demande auprès de l’EUIPO et vous ne payez les frais qu’une seule fois. Il existe par contre un risque : votre demande de dépôt peut être entièrement refusée si 1 des 27 pays de l’UE considère que votre marque n’est pas distinctive (même si vous ne souhaitez pas enregistrer votre marque dans ce pays-là). Il en va de même si dans 1 des 27 pays de l’UE une opposition à votre dépôt est acceptée. De plus, dans ces deux cas, vous perdez aussi les frais payés pour le dépôt de votre marque.
Contourner le principe du « tout ou rien »
Bonne nouvelle, il existe une manière de contourner le principe du « tout ou rien » en incorporant votre marque de l’UE dans un dépôt international de marque (via L’OMPI). Pour connaître la marche à suivre, lisez Option 2 > marque de l’UE via L’OMPI.
Déployer ses activités à l’étranger n’est pas une mince affaire. Pour cela, nous recommandons de faire appel à un expert juridique spécialisé dans la propriété intellectuelle (PI). Trouvez un conseiller par l'intermédiaire de l'Association Benelux pour le droit des marques et des dessins ou modèles.
Option 2 : La voie de l’OMPI – Enregistrer votre marque en une fois pour les pays de votre choix situés dans et hors de l’UE.
Vous pouvez demander l’enregistrement de votre marque en une seule fois et pour plusieurs pays auprès de l’OMPI, l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Vous pouvez choisir parmi plus de 120 pays affiliés au système de Madrid, une convention internationale qui simplifie les dépôts de marques dans plusieurs pays en même temps. Vous sélectionnez les pays de votre choix et vous payez par pays. Vous obtenez ainsi un « bouquet de droits », le tout avec une seule demande.
Pour les dépôts de marques internationales vous avez toujours besoin d’une « marque de base ». Celle-ci peut être une marque Benelux ou une marque de l’UE par exemple. Il est prudent d'attendre que votre marque de base soit définitivement enregistrée avant d'entamer la procédure auprès de l'OMPI.
Calculez vos frais de demande avec le calculateur de taxes de L’OMPI.
Déposer une marque de l’UE via L’OMPI
Vous pouvez aussi vous adresser à L’OMPI pour déposer une marque de l’UE. Ceci vous permettra d’anticiper le principe du « tout ou rien ». L’avantage est que si votre demande de marque de l’UE est refusée, vous pourrez la transformer en demandes individuelles par pays de façon plus simple et moins onéreuse. Pour cela, vous devez cependant posséder une marque de base (une marque Benelux par exemple).
Imaginez que vous déposez une marque de l’UE auprès de l’OMPI et que l’Espagne considère que votre marque n’est pas distinctive. Votre demande de marque de l’UE sera alors refusée pour tous les pays selon le principe du « tout ou rien ». Mais comme vous avez fait votre demande via l’OMPI vous pouvez choisir de faire transformer votre requête en demandes individuelles par pays de l’UE, en excluant par exemple les pays hispanophones. Ces demandes individuelles font donc partie de votre « bouquet de droits » et vous évitent d’annuler entièrement votre demande de dépôt.
Option 3 : Déposer votre marque par pays – car tous les pays du monde ne sont pas affiliés au système de Madrid.
Vous souhaitez étendre le dépôt de votre marque Benelux à plusieurs pays situés dans et hors de l’UE ? Dans ce cas, il existe encore une autre option que la marque de l’UE ou la voie de l’OMPI : demander séparément l’enregistrement de votre marque dans les pays eux-mêmes. Par exemple, dans les pays qui ne sont pas affiliés au système de Madrid. Pour cela, vous devrez vous adresser aux offices des marques nationaux de chaque pays. Les tarifs varient selon les pays.
La meilleure solution dépend de votre situation
Comment choisir la meilleure option ? Cela dépend de plusieurs facteurs. Par exemple :
- le budget dont vous disposez ;
- le caractère distinctif de votre marque dans les pays choisis ;
- la disponibilité de votre marque dans les pays choisis ;
- les risques que vous êtes prêt à prendre.
L’enregistrement de votre marque est-il utile pour votre entreprise ?
Votre nom ou votre logo ne deviennent vraiment votre propriété que lorsque vous enregistrez votre marque. Vous détenez alors le monopole sur votre marque, ce qui vous offre de nombreux avantages. Lesquels ? Rendez-vous sur la page « Tout savoir sur les marques »
