Met een Uniemerk heb je bescherming in alle landen van de EU (momenteel 27). De registratie van een Uniemerk kun je aanvragen bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dat is gevestigd in Alicante, Spanje.
De aanvraag van een Uniemerk is in verhouding goedkoper dan een nationaal merk. Wanneer je in (een groot deel van) de EU actief bent, kan dit een aantrekkelijke optie zijn.
Het risico dat je merkaanvraag wordt geweigerd of dat er oppositie wordt ingediend is bij een Uniemerk groter. Het gebied is immers groter. Dit kan ertoe leiden dat je merk niet geregistreerd kan worden. De kosten van de aanvraag voor het Uniemerk krijg je dan niet terug.
Alles of niets
Het recht op een Uniemerk wordt verleend op basis van het 'alles of niets'-principe. Dit betekent dat, wanneer je een Uniemerk aanvraagt, voor alle 27 EU-landen wordt onderzocht of je merk aan de wettelijke voorwaarden voor registratie voldoet. Dit betekent onder andere dat je merk onderscheidend en niet beschrijvend moet zijn in al die landen. EUIPO moet een merkaanvraag in alle EU-talen beoordelen. Wanneer het bijvoorbeeld beschrijvend blijkt te zijn in één taal, wordt de registratie voor de hele EU geweigerd. Ook kan vanuit alle EU-landen bezwaar worden gemaakt tegen jouw aanvraag (oppositie worden ingediend). Dit kan langdurige en ingewikkelde juridische procedures tot gevolg hebben. Dit risico wordt weliswaar enigszins weggenomen doordat een Uniemerk in zo’n geval kan worden omgezet (geconverteerd) in losse nationale aanvragen, maar dat is, zeker wanneer het om meerdere landen gaat, al gauw tamelijk ingewikkeld en duur. Bovendien wordt de bescherming daarbij versnipperd over allemaal aparte aanvragen in verschillende landen, wat het beheer van je merkenportefeuille lastiger maakt en de verlenging van alle afzonderlijke registraties veel duurder. Onderzoek vooraf dus goed hoeveel kans jouw merk heeft om daadwerkelijk geregistreerd te worden. Een IE-professional kan je hierbij helpen.
Hoe werkt het?
Je kunt een Uniemerk zelf direct online aanvragen bij EUIPO. Door de grotere kans op weigering of oppositie kan het echter verstandig zijn om hulp te vragen van een IE-professional.
Impact van Brexit: Voor Uniemerken en internationale aanvragen en registraties waarbij de EU is aangeduid geldt dat er na 31 december 2020 maatregelen zijn voorzien die ervoor zorgen dat merkhouders hun bestaande rechten niet verliezen. Kort gezegd komt het erop neer dat ingeschreven merken automatisch worden omgezet en dat voor lopende aanvragen binnen negen maanden na het einde van de overgangsperiode, te rekenen dus vanaf 31 december 2020, met behoud van prioriteit een aanvraag voor het VK kan worden verricht. Meer informatie hierover is te vinden op de websites van EUIPO en UKIPO.
Wat kost het?
Een Uniemerk aanvragen kan al vanaf 850 euro voor één categorie (klasse). Op de website van EUIPO staan de actuele tarieven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Informatiecentrum van EUIPO in Spanje (+34 965 139 100). Een IE-professional kan je eventueel helpen een volledig kostenplaatje te maken.
De kosten voor het aanvragen van een Uniemerk zijn in verhouding laag, maar de kosten voor het handhaven van je merkrecht kunnen wel veel hoger uitpakken. Je moet immers je merk in 27 landen tegelijk bewaken en actief optreden tegen inbreuk. Laat je hierover vooraf adviseren door een IE-professional.
Beroep op anciënniteit
Bij het Uniemerk bestaat de mogelijkheid om bij je aanvraag (of eventueel later) een beroep te doen op de anciënniteit van eerdere nationale merken. Hiervoor heb je dus bestaande merkinschrijvingen in een EU-land nodig. Door bij je Uniemerk de anciënniteit van deze eerdere nationale of Benelux merkinschrijvingen in te roepen, zal ook als dit nationale of Benelux-merk komt te vervallen de rechten hierop in het desbetreffende EU-land blijven doorleven.
Voorwaarde voor het beroep op anciënniteit is dat zowel merk, merkhouder als producten en diensten identiek zijn. De controle hiervan gebeurt door EUIPO.
Gevolg
Wanneer de merkhouder van het Uniemerk afstand doet van zijn nationale merk, wordt hij toch geacht dezelfde rechten te blijven behouden op het grondgebied waar zijn vervallen nationale merk geldend was.
Voordeel
De merkhouder kan zijn nationale recht laten verlopen door de merkregistratie niet te vernieuwen. Hij hoeft dan geen nationale kosten meer te betalen, wat een besparing oplevert. Wanneer hij zijn Uniemerk verliest (bijv. door een nietigheidsactie), dan kan hij terugvallen op zijn nationale recht door te converteren (het omzetten van een aanvraag voor een Uniemerk in losse nationale aanvragen).
Een IE-professional kan je verder over anciënniteit informeren.
Uniemerk onderhouden en beschermen
Net als een Benelux-merk vraagt ook een Uniemerk onderhoud. Dit betekent o.a. dat je je Uniemerk moet gebruiken, up-to-date moet houden en tijdig moet verlengen. Meer over onderhoud van je merk
Voor Uniemerken gelden in principe dezelfde regels voor onderhoud als voor Benelux-merken. Voor het gebruiken en bewaken van een Uniemerk gelden nog extra aandachtspunten:
Gebruiken
Als je merk is geregistreerd, moet je het ook gebruiken. Een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet is gebruikt, kan vervallen worden verklaard. Uniemerken genieten territoriaal ruimere bescherming, waardoor er redelijkerwijs kan worden verwacht dat het op een groter grondgebied wordt gebruikt dan een nationaal merk. Indien je je merk niet normaal gebruikt binnen de Unie, kan een andere partij een beroep doen op vervallenverklaring, met als mogelijk gevolg dat jouw recht op het Uniemerk komt te vervallen. Zorg er daarom voor dat je het gebruik van je merk kunt aantonen, bijvoorbeeld door bewijzen te verzamelen als reclamefolders e.d.
Bewaken
Denk er ook aan dat je met een Uniemerk je merkrecht moet bewaken en zo nodig verdedigen in alle EU-landen. Dit kost niet alleen veel tijd, maar het kan ook veel geld kosten. De EU is immers een groot gebied en de kans op conflicten is dus groter. Het is daarom belangrijk om steeds te monitoren welke andere merken actief zijn binnen de EU en zo nodig op te treden wanneer iemand inbreuk maakt op jouw rechten. Denk er daarom goed over na of je echt een Uniemerk nodig hebt, of dat een nationaal of internationaal merk misschien een betere optie is. Een IE-professional kan je adviseren over de beste bescherming van jouw merk.
Uniemerk of internationaal merk?
De belangrijkste verschillen tussen een Uniemerk en een internationaal merk:
- In tegenstelling tot een internationale aanvraag loop je met de aanvraag van een Uniemerk meer risico. Voor de aanvraag van een Uniemerk geldt namelijk het 'alles of niets'-principe, wat betekent dat je in één keer bescherming krijgt voor alle 27 EU-landen, óf dat je aanvraag wordt geweigerd voor alle 27 landen wanneer je merk niet onderscheidend en/of beschrijvend wordt gevonden in één of meer van de landen. Ook kan er in één of meer landen oppositie worden ingediend tegen je aanvraag. In beide gevallen is dus de hele aanvraag voor niets geweest en krijg je de kosten niet terug. Bij een internationale aanvraag geldt dit principe niet: je aanvraag wordt bekeken in alle landen afzonderlijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat, wanneer je aanvraag in één van de landen wordt geweigerd of er oppositie wordt ingediend, je mogelijk nog steeds bescherming kunt krijgen in de andere landen waarvoor je de internationale aanvraag hebt ingediend. Het is wel mogelijk het risico te beperken door een Uniemerk 'in te bouwen' in een internationale registratie (zie informatie hieronder).
- In tegenstelling tot het aanvragen van een internationale merkregistratie heb je voor het aanvragen van een Uniemerk geen basis nodig. Je hoeft dus niet eerst een nationale merkregistratie aan te vragen om een Uniemerk te kunnen aanvragen.
Uniemerk inbouwen in internationale aanvraag
Door een Uniemerk 'in te bouwen' in een internationale aanvraag kun je het nadeel van het 'alles of niets'-principe dat aan het Uniemerk kleeft, omzeilen.
Alles of niets
Volgens het 'alles of niets'-principe moet EUIPO jouw aanvraag voor een Uniemerk weigeren voor de hele EU, wanneer het geweigerd wordt in één van de EU-landen. Je merk kan dan dus niet geregistreerd worden. Voorbeeld: je aanvraag voor een Uniemerk wordt geweigerd, omdat het merk beschrijvend is in de Franse taal. Daardoor kan het Uniemerk niet geregistreerd worden in de hele EU, volgens het 'alles of niets'-principe.
De optie die dan overblijft, is dat je je aanvraag laat omzetten in losse nationale aanvragen in afzonderlijke EU-landen. Bijvoorbeeld alleen in de EU-landen waar geen Frans gesproken wordt. Dit zou betekenen dat je voor al deze losse aanvragen apart moet betalen en administratie moet bijhouden. Echter, wanneer je het Uniemerk hebt ingebouwd in een internationale aanvraag, kan de omzetting voor de gewenste EU-landen op een veel goedkopere en gemakkelijkere manier binnen die internationale aanvraag gebeuren. Daarmee bespaar je dus geld en een hoop administratieve rompslomp.
Hoe werkt het?
- Je dient online een internationale aanvraag in bij BOIP, op basis van je aanvraag voor een Benelux merkregistratie;
- Bij de landenkeuze kies je voor 'EU' (en voor eventuele andere landen buiten de EU waarbinnen je actief bent);
- BOIP controleert of je internationale aanvraag in orde is en of deze identiek is aan je Benelux basisaanvraag. Daarna sturen wij je aanvraag door naar WIPO (World Intellectual Property Organization), de officiële instantie die het internationale merkenregister beheert;
-
WIPO controleert je aanvraag op formaliteiten, bijvoorbeeld of de producten en diensten duidelijk zijn omschreven en of de aanvraag is betaald. Als alle formaliteiten in orde zijn, dan wordt je aanvraag in het internationale merkenregister geplaatst en gepubliceerd in de WIPO Gazette van Internationale merken. Vervolgens stelt WIPO de verantwoordelijke instanties in de landen waarvoor je de aanvraag hebt ingediend op de hoogte, waaronder ook EUIPO. Deze instanties zullen je aanvraag elk afzonderlijk beoordelen. Afhankelijk van deze beoordeling wordt je merk uiteindelijk:
- voor alle producten en diensten geregistreerd, of;
- voor een deel van de producten en diensten geregistreerd, of;
- geheel geweigerd.
BOIP heeft geen invloed op dit proces. Ook hebben wij geen zicht op de status van je aanvraag. Je kunt deze zelf in de gaten houden via de Madrid Monitor van WIPO.
