Nr. 2/02
van 17.01.2002.
Registernummer 1839
Openbare terechtzitting op donderdag zeventien januari tweeduizend twee.
Samenstelling
Marc THILL, voorzitter van het Hof,
Marc SCHLUNGS, raadsheer bij het Hof van Cassatie,
Jean JENTGEN, raadsheer bij het Hof van Cassatie,
Romain LUDOVICY, eerste raadsheer bij het Hof van Beroep,
Joséane SCHROEDER, raadsheer bij het Hof van Beroep,
Jérôme WALLENDORF, advocaat-generaal,
Marie-Paule KURT, griffier bij het Hof.
Tussen :
de naamloze vennootschap BANQUE DE LUXEMBOURG, die te L-2449 Luxemburg, Boulevard Royal 14, gevestigd is en aldaar haar maatschappelijke zetel heeft, vertegenwoordigd door haar thans fungerende raad van bestuur en ingeschreven in het handels- en vennootschappenregister te Luxemburg onder het nummer B 5310,
eiseres in cassatie,
verschijnend bij Meester Pit RECKINGER, advocaat bij het Hof, ten wiens kantore woonplaats wordt gekozen, bijgestaan door respectievelijk Meester Louis VAN BUNNEN, advocaat ingeschreven bij de balie te Brussel en Meester Philippe GERARD, advocaat bij het Hof van Cassatie van België,
en
het BENELUX-MERKENBUREAU, gevestigd te NL-2591 Den Haag, Bordewijklaan 15, vertegenwoordigd door zijn thans fungerende directeur,
verweerder in cassatie,
verschijnend bij Meester Nicolas DECKER, advocaat bij het Hof, ten wiens kantore woonplaats wordt gekozen.
HET HOF VAN CASSATIE :
Gehoord het verslag van raadsheer JENTGEN en op de conclusie van eerste advocaat-generaal EDON;
Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 2001 gewezen door het Hof van Beroep, vierde kamer, zitting houdend overeenkomstig artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 10 november 1983 en 2 december 1992;
Gelet op de memorie in cassatie, op 9 mei 2001 betekend door de naamloze vennootschap BANQUE DE LUXEMBOURG en op 11 mei 2001 ingediend bij de griffie van het Hof;
Gelet op de memorie van antwoord, op 3 juli 2001 betekend door het BENELUX-MERKENBUREAU en op 9 juli 2001 ingediend bij de griffie van het Hof;
Overwegende dat het Hof van Beroep, bij wie de naamloze vennootschap BANQUE DE LUXEMBOURG op grond van artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken een beroep heeft ingesteld tegen de definitieve weigering door het BENELUX-MERKENBUREAU tot inschrijving van het merk “Fund-Market” voor diensten in de klasse 36, met name beleggingsadvies, het beroep bij het bestreden arrest als ongegrond heeft verworpen en heeft bepaald dat het BENELUX-MERKENBUREAU terecht de aangevraagde inschrijving van het merk geweigerd heeft;
Wat het eerste cassatiemiddel betreft,
afgeleid “uit het gemis aan rechtsgrondslag, doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat het teken “Fund-Market” uit twee woorden bestaat waarvan het geheel in aanmerking wordt genomen om een samengesteld merk te vormen, en volgens eiseres in cassatie het voorgestelde teken kan worden vertaald door “fondsenmarkt” of “fondsenbeurs”, zonder zich anderszins uit te spreken over de Franse vertaling van de Engelse woorden “fund” en “market”, het geheel van de bestreden beschikkingen heeft verantwoord, door te oordelen dat de combinatie “Fund-Market” een kenmerk van de beleggingsadviseur aanduidt, namelijk dat deze de klant op nuttige wijze adviseert om op de fondsenmarkt te beleggen, in een bepaald fonds eerder dan in een ander, aldus in aanmerking nemende dat de combinatie “Fund-Market” een beschrijvende combinatie is om adviseringsdiensten aan te duiden, terwijl het bestreden arrest de termen “market” of “markt” of “beurs” in combinatie met de term “fund” of “fonds” en activiteiten die zich op een “markt”, “market” of “beurs” afspelen, had moeten toetsen, aangezien zulke toetsing volstrekt noodzakelijk is om de dienst of diensten te omschrijven die met het teken “Fund-Market” kunnen worden aangeduid en de feitenrechter er beslist toe moest brengen aan te nemen dat de adviseringsactiviteit in beginsel niet kan worden gelijkgesteld met activiteiten die zich op een “market”, een markt of een beurs afspelen, en nu deze volstrekt noodzakelijke toetsing niet is verricht om de beslissing te verantwoorden, mist het arrest rechtsgrondslag”;
Overwegende echter dat onder voorwendsel van de ongegronde grief inzake het gemis aan rechtsgrondslag, het middel er slechts toe strekt om voor het Hof van Cassatie de feiten ten aanzien waarvan de feitenrechters in hoogste feitelijke aanleg geoordeeld hebben, wederom ter discussie te stellen;
Dat daaruit volgt dat het middel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede cassatiemiddel betreft, op beide onderdelen,
afgeleid “uit de schending van de artikelen 1, eerste lid, 6bis onder 1, littera a) en 39 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, opgenomen als bijlage bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, goedgekeurd bij wet van 7 december 1966 (artikel 6bis, als gewijzigd bij Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij wet van 31 juli 1995 en artikel 39, als ingevoegd in de eenvormige wet bij Protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij wet van 17 mei 1985), artikel 6 quinquies B, onder 2°, van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, als herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en goedgekeurd in deze laatste herziening bij wet van 28 maart 1974, artikelen 1, 2 en 3, onder 1, littera c) en d) van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), doordat het bestreden arrest, na vastgesteld te hebben dat het feit dat een merk uit twee gebruikelijke en alledaagse woorden bestaat er niet aan in de weg staat, zoals door de Bank is onderstreept, dat het een onderscheidend vermogen heeft, en dat de combinatie van beide termen “Fund” en “Market” weliswaar origineel is door de ongebruikelijke samenstelling, het geheel van de bestreden beschikkingen heeft verantwoord door te oordelen dat a) de eenvormige Beneluxwet in het licht van de bewoordingen en de doelstelling van de richtlijn moet worden uitgelegd, b) volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (arrest van 4 mei 1999 in de zaak “Chiemsee”) artikel 3, eerste lid, sub c, van de richtlijn een doel van algemeen belang nastreeft volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt … Derhalve belet deze bepaling dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan één enkele onderneming worden voorbehouden, c) het Benelux-Merkenbureau het onderscheidend vermogen van het gedeponeerde teken moet kunnen beoordelen overeenkomstig de eenvormige Beneluxwet, als herzien in het licht van artikel 3, eerste lid, sub c, van de richtlijn, en d) de uitleggende rechter een strengere aanpak dient te hanteren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk (…) om daaruit af te leiden dat in casu het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen, al zijn ze op originele wijze samengebracht, die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waar of de dienst waarvoor de Bank het wil inschrijven en om aldus de inschrijving van het voorgestelde merk te weigeren terwijl, eerste onderdeel, artikel 6bis, eerste lid, onder a, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, op grond waarvan het Benelux-Merkenbureau de inschrijving van een depot kan weigeren, “indien naar zijn oordeel a) het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6, quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist”, verwijst naar een bepaling uit het Verdrag van Parijs die op zijn beurt bepaalt dat de beoogde merken slechts ter inschrijving kunnen worden geweigerd in de gevallen waarin het voorziet en, met name, “wanneer ze uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd”, en ook al zijn er enkele redactionele verschillen tussen artikel 6, quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs en artikel 3, eerste lid, c) en d), van richtlijn 89/104/EEG, dat bepaalt dat niet ingeschreven worden “ c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden”, toch blijkt uit de aanhef van de richtlijn dat de bedoeling is geweest dat “de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag” (i.c. het Verdrag van Parijs) en wanneer de Regeringen van de Beneluxlanden het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken hebben opgesteld, hebben ze geoordeeld dat er geen significante verschillen tussen deze beide bepalingen bestonden, daar ze het niet noodzakelijk hebben geacht om de artikelen 6bis en 14, onder A, van de wet, die beide naar artikel 6, quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs verwijzen, te wijzigen, en uit zowel de aanhef van de richtlijn als de houding van de Regeringen van de Beneluxlanden bij de opstelling van het Protocol van 2 december 1992 kan worden opgemaakt dat de artikelen 6, quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs en 3, eerste lid, c) en d), van de richtlijn in wezen dezelfde strekking hebben, zodat door te oordelen dat verweerder “het onderscheidend vermogen van het gedeponeerde teken overeenkomstig de eenvormige Beneluxwet, als herzien in het licht van artikel 3, eerste lid, sub c), van de richtlijn moet kunnen beoordelen” en bij deze beoordeling, verweerder kan of moet voorbijgaan aan de uitgangspunten, gesteld in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof in de arresten “Kinder” en “Juicy Fruit”, daar naar luid van het arrest onder gelding van de eenvormige wet, “herzien” in het licht van de richtlijn, “de uitleggende rechter een strengere aanpak dient te hanteren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk”, kent het bestreden arrest aan artikel 6bis, onder 1, littera a), van de eenvormige Beneluxwet een strekking toe die het niet kan hebben (en aldus worden de artikelen 6bis, onder 1, littera a) van de eenvormige Beneluxwet op de merken en 6, quinquies B, onder 2°, van het Unieverdrag van Parijs en 3, eerste lid, littera c) en d), van richtlijn 89/104/EEG van 21 december 1988 geschonden); tweede onderdeel, krachtens artikel 1, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, is een merk een teken dat dient om de waren of diensten (krachtens artikel 39 van dezelfde wet) van een onderneming te onderscheiden en deze wet bevat geen verbod op beschrijvende tekens, maar verwijst met name in artikel 6bis, eerste lid, onder a), naar artikel 6, quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, op grond waarvan de inschrijving van merken slechts kan worden geweigerd “ 1°)…2) wanneer ze uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging”, en derhalve heeft de eenvormige wet, volgens de uitlegging van het Benelux-Gerechtshof, met name in de arresten “Kinder” en “Juicy Fruit”, willen bepalen dat wanneer het gedeponeerde teken niet uitsluitend beschrijvend is, maar enkel verwijst naar de waar of de dienst, het merk als geoorloofd moet worden aangemerkt, en het depot ervan mitsdien door verweerder moet worden ingeschreven, terwijl in casu , na ten onrechte te hebben gesteld dat, onder gelding van artikel 3, eerste lid, sub c), van richtlijn 89/104/EEG, “de uitleggende rechter een strengere aanpak dient te hanteren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk”, het bestreden arrest, dat terecht aanneemt dat “het feit dat een merk”, zoals het betwiste merk “Fund Market”, “uit twee gebruikelijke en alledaagse woorden bestaat, er niet aan in de weg staat dat het (…) een onderscheidend vermogen heeft” en de originaliteit erkent op grond van zijn “ongebruikelijke samenstelling”, de combinatie van de termen “Fund” en “Market”, desalniettemin oordeelt dat, ook al kon worden aangenomen dat “(de beschrijvende combinatie “Fund-Market”) eerder verwijzend dan noodzakelijk is om dit kenmerk van de dienst te beschrijven, toch (zou gelden) dat het merk uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen, al zijn ze op originele wijze samengebracht, die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waar of de dienst waarvoor (eiseres) het wil inschrijven”, en door aldus te beschikken, hebben de feitenrechters hun beslissing, volgens dewelke het merk “Fund-Market”, zelfs indien kan worden aangenomen dat het een verwijzend karakter heeft, elk onderscheidend vermogen mist, gebaseerd op een uitlegging van artikel 6bis, eerste lid, onder a) van de eenvormige Beneluxwet, die ten onrechte inhoudt dat artikel 3, eerste lid, c) en d), van de richtlijn een beperking toevoegt aan artikel 6, quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs, en door aldus te besluiten dat het Benelux-Merkenbureau terecht de inschrijving van het betwiste merk heeft geweigerd, heeft het arrest alle in het middel genoemde wettelijke bepalingen geschonden”;
Overwegende echter dat de feitenrechters op grond van de feiten die ze hebben vastgesteld en van hun beoordeling ervan, zonder de in het middel genoemde wettelijke bepalingen te schenden, hebben kunnen beschikken zoals ze dat hebben gedaan;
Daaruit volgt dat het middel niet kan worden aangenomen;
Wat het derde cassatiemiddel betreft,
afgeleid “uit de schending van de artikelen 1, eerste lid, 6bis, onder 1, littera a), en 39 van de eenvormige Beneluxwet op de merken, opgenomen als bijlage bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, goedgekeurd bij wet van 7 december 1966, artikel 6bis, als gewijzigd bij Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij wet van 31 juli 1995, en artikel 39, als ingevoegd in de eenvormige wet bij Protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij wet van 17 mei 1985), artikel 6, quinquies C.1., van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, als herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en goedgekeurd in deze laatste herziening bij wet van 28 maart 1974, artikelen 1, 2 en 3.3 van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), en uit het gemis aan rechtsgrondslag, doordat het bestreden arrest, om het geheel van de bestreden beschikkingen te verantwoorden, het middel, afgeleid door eiseres uit de omstandigheid dat het merk “Fund-Market” met de vennootschapsnaam van de gebruiker van het merk (in dit geval, een dochtermaatschappij van eiseres) samenvalt, heeft afgewezen op de gronden dat indien “de handelsnaam (…) een merk kan vormen”, zulks geldt “mits aan de voorwaarden voor de geldigheid van een merk wordt voldaan” en “indien te dezen de vennootschapsbenaming “Fund-Market” op de bescherming als bedoeld in artikel 25 (van de wet van 1915 op de handelsvennootschappen) aanspraak kan maken, toch iets anders geldt voor het merk “Fund-Market”, die geen bescherming kan genieten omdat het uitsluitend beschrijvend is”, terwijl op grond van artikel 1, eerste lid, van de eenvormige Beneluxwet op de merken, als individueel merk wordt beschouwd elk teken dat dient om de waren te onderscheiden of, krachtens artikel 39 van dezelfde wet, de diensten van een onderneming; dat het door deze bepalingen vereiste onderscheidend vermogen ervoor moet zorgen dat de identiteit van de waar of waren of diensten waarvoor het teken als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming, genoegzaam wordt gedemonstreerd; dat, om dit onderscheidend vermogen te beoordelen, het Benelux-Merkenbureau, op het ogenblik waarop het beslist over de inschrijving van het depot, alle omstandigheden van de zaak in aanmerking moet nemen; dat hetzelfde geldt voor de rechter, bij wie een beroep tegen een weigering tot inschrijving is aanhangig gemaakt; dat onder de omstandigheden waarmee zowel het Benelux-Merkenbureau als de rechter bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het als merk gedeponeerde teken rekening moeten houden, er het feit is dat het teken tevens de vennootschapsnaam of de handelsnaam van de onderneming rondom het depot is, of van de onderneming die er gebruik van maakt dan wel er gebruik van zal maken als merk; daaruit volgt dat, om het middel, afgeleid uit “de bijzondere omstandigheid dat het merk (“Fund-Market”) ook de naam van de gebruiker is”, af te wijzen, het bestreden arrest er zich niet toe kon beperken erop te wijzen dat het betwiste merk “geen bescherming kan genieten omdat het uitsluitend beschrijvend is”, hetgeen neerkomt op een petitio principii, maar ertoe gehouden was om te onderzoeken of deze omstandigheid in casu niet van die aard was om aan het merk “Fund-Market” het door artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet vereiste onderscheidend vermogen toe te kennen; dat door deze toetsing niet te hebben verricht, het bestreden arrest zijn beslissing ongenoegzaam heeft gemotiveerd (gemis aan rechtsgrondslag) en niet wettelijk heeft verantwoord (schending van de met het middel beoogde artikelen 1, 6bis, en 39 van de eenvormige Beneluxwet op de merken)”;
Overwegende echter dat de feitenrechters erop wijzen dat de handelsnaam een merk kan vormen, mits evenwel aan de voorwaarden voor de geldigheid van een merk wordt voldaan, en indien te dezen de vennootschapsbenaming “Fund-Market” op de bescherming als bedoeld in artikel 25 van de gewijzigde wet van 10 augustus 1915 op de handelsvennootschappen aanspraak kan maken, toch iets anders geldt voor het merk “Fund-Market”, dat geen bescherming kan genieten omdat het uitsluitend beschrijvend is;
Dat zij aldus hun beslissing wettelijk hebben verantwoord, zonder de in het middel genoemde wetsteksten te schenden;
Dat daaruit volgt dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen :
verwerpt de voorziening;
verwijst de naamloze vennootschap BANQUE DE LUXEMBOURG in de kosten van het geding in cassatie, waarvan afscheiding ten behoeve van Meester Nicolas DECKER, advocaat bij het Hof, op grond van zijn verklaringen naar recht.
Onderhavig arrest is in bovengenoemde openbare terechtzitting door voorzitter Marc THILL, in aanwezigheid van advocaat-generaal Jérôme WALLENDORF en griffier Marie-Paule KURT, opgelezen.