Het HOF VAN BEROEP te Brussel, achtste kamer, na beraad, wijst volgend arrest :
1998/AR/3122
INZAKE VAN :
De naamloze vennootschap naar publiek recht BELGACOM, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Emile Jacqmainlaan 177 B, H.R.B. 587.163
appellante,
vertegenwoordigd door Mr P. Maeyaert, advocaat te 1081 Brussel, Leopold II laan 281
TEGEN :
Het BENELUX MERKENBUREAU, dienst gemeenschappelijk aan de Beneluxlanden, opgericht krachtens het Verdrag inzake warenmerken, met rechtspersoonlijkheid, met zetel te 2591 XR Den Haag, Nederland, Bordewijklaan 15
geïntimeerde,
vertegenwoordigd door Mr Chr. De Keersmaeker, advocaat te 1050 Brussel, Louizalaan 200 en Mr C. Van Nispen, advocaat te 2596 AL Den Haag (Nederland) Zuid-Hollandlaan 7
Gelet op het verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het hof op 2 november 1998, waarbij tijdig en regelmatig hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissing van het BENELUX- MERKENBUREAU van 3 september 1998, beroep dat ertoe strekt het BENELUX-MERKENBUREAU te horen veroordelen tot inschrijving van het depot nr. 898.697;
De voorafgaande rechtspleging
Overwegende dat Belgacom op 4 augustus 1997 een Beneluxdepot nr. 898.697 heeft verricht van een beeldmerk bestaande uit de kleur turkoois voor een grote reeks waren en diensten opgegeven onder de klassen 8, 35, 37, 38 en 42 die betrekking hebben op telecommunicatieproducten en -diensten;
Overwegende dat het BENELUX-MERKENBUREAU, hierna BMB genoemd, op grond van artikel 6 bis lid 3 BMW, de inschrijving op 19 januari 1998 voorlopig weigerde;
Dat Belgacom bij schrijven van 17 juli 1998 tijdig bezwaar indiende tegen deze voorlopige weigering tot inschrijving en zich in ondergeschikte orde bereid verklaarde om haar depot te beperken tot de waren en diensten opgegeven onder de klassen 9 en 38.
Overwegende dat het BMB bij schrijven van 13 augustus 1998 zijn standpunt nader toelichtte en verder vaststelde dat de termijn voor het indienen van argumenten tegen de voorlopige weigering inmiddels was verstreken;
Dat het BMB bij beslissing van 3 september 1998 de inschrijving definitief weigerde na te hebben geoordeeld dat zijn bezwaren niet waren opgeheven;
De bestreden beslissing van het BMB tot weigering van het depot nr. 898.697.
De voorlopige weigering :
Overwegende dat het BMB de inschrijving op 19 januari 1998 voorlopig weigerde om de volgende reden: "Aangezien het teken uitsluitend bestaat uit de kleur turkoois, mist het teken onderscheidend vermogen zoals bedoeld in artikel 6 bis, eerste lid onder a van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, tenzij inburgering kan aangetoond worden door langdurig en intensief gebruik;"
Overwegende dat uit deze formulering blijkt dat het BMB aanvankelijk de mening was toegedaan dat een kleur op zich ab initio elk onderscheidend vermogen mist en derhalve geen merk- rechtelijke bescherming kan genieten tenzij het bewijs wordt geleverd dat de kleur, voor de waren en diensten waarvoor de kleur als merk wordt ingediend, reeds onderscheidende kracht heeft verworven op het tijdstip van het depot;
Dat aldus volgens het BMB het bewijs van inburgering een voorwaarde sine qua non uitmaakt om inschrijving te verkrijgen van een merk dat uit één enkele kleur bestaat, zonder een daaraan gekoppelde vorm;
De definitieve beslissing tot weigering :
Overwegende dat het BMB in zijn brief van 13 augustus 1998 erkent dat één enkele kleur merkenrechtelijke bescherming kan genieten buiten het geval van inburgering en derhalve zijn eerder ingenomen standpunt herziet;
Overwegende dat uit dit schrijven blijkt dat het BMB m.b.t. de vraag of een kleur alleen voor merkbescherming in aanmerking komt buiten het geval van inburgering, in het algemeen volgende standpunten inneemt:
-opdat een kleur een merk zou zijn is het vereist "dat de kleur door het publiek daadwerkelijk als merk wordt opgemerkt en herkend";
-één enkele heeft niet vaak onderscheidend vermogen omdat “een kleur doorgaans zal worden beschouwd als een decoratief element van de waren en/of diensten, of dient de kleur als steunkleur voor reclamemateriaal,";
-een kleur kan ab initio onderscheidend vermogen bezitten wanneer het gaat om "een maatschappelijk ongebruikelijke kleur gedeponeerd voor een specifieke warensoort";
-de omstandigheid dat een kleur nog niet is gebruikt door concurrenten van de deposant, maakt de kleur nog niet maatschappelijk ongebruikelijk;
-er is slechts sprake van een maatschappelijk ongebruikelijke kleur "indien een bepaalde waar normaliter een bepaalde kleur heeft (bijvoorbeeld: kaas is geel of wit) en deposant voor deze waar een afwijkende kleur deponeert(bijvoorbeeld: paars)";
Overwegende dat het BMB, met betrekking tot het litigieuze depot nr. 898.697 vaststelt dat er "geen sprake is van een maatschappelijk ongebruikelijke kleur die voor een specifieke warensoort wordt gedeponeerd”;
Dat naar de mening van het BMB :
-er geen sprake is van een maatschappelijk ongebruikelijke kleur om reden dat "door Belgacom niet is aangetoond en het ook niet te zien valt dat de kleur turkoois maatschappelijk ongebruikelijk is in verband met telecommunicatieapparatuur en -diensten en dat anderzijds het gebruik van kleuren (als "eye catcher") niet ongebruikelijk is in verband met de aanprijzing van waren en diensten op het gebied van telecommunicatie";
-er evenmin sprake is van een specifieke warensoort daar onder het depot, ook na de door Belgacom voorgestelde beperking tot klasse 9 en klasse 38 "nog steeds een groot aantal waren en diensten onder het ruime gebied van telecommunicatie vallen";
Overwegende dat uit voornoemd schrijven van 13 augustus 1998 blijkt dat de weigering tot inschrijving verder steunt op de overweging dat Belgacom zich niet kan beroepen op inburgering van de kleur turkoois, enerzijds omdat naar de mening van het BMB, het publiek de benaming BELGACOM of het logo, dat steeds wordt gebruikt in advertenties en voor allerlei (hulp)waren als merk opvat veeleer dan de kleur, anderzijds omdat het gebruik van de kleur turkoois door BELGACOM uitsluitend in België plaatsvond;
In rechte.
1. Overwegende dat niet langer kan worden betwist dat één enkele kleur er zich onder omstandigheden toe kan lenen om de wezenlijke functie van het merk te vervullen;
Overwegende dat artikel 1, lid 1 BMW niet limitatief de tekens opsomt die als merk kunnen gelden, en derhalve niet uitsluit dat ook één enkele kleur op zich, d. w. z. zonder ruimtelijke of figuurlijke begrenzing, als teken vatbaar voor grafische voorstelling, voor merkbescherming in aanmerking komt; (Benelux.Gerechtshof, 9 februari 1977, Centraform/Beecham, Jur., 1975- 1979, 27; Benelux-Gerechtshof 9 maart 1977, ADG/Leeferink Jur., 1975-1979, 48);
Overwegende dat de vraag of een kleur als merk kan dienen eveneens een bevestigend antwoord heeft gekregen van de EG-Raad en EG-commissie bij de totstandkoming van de richtlijn 89/104/EG-Raad 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (statements OJ OHIM n° 5/96 p. 607, onder 2 (a)) en bij de totstandkoming van de vordering 40/94 Raad 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (statements OJ OHIM n° 5/96, p. 613);
Dat het vaststaat dat artikel 4 van voornoemde verordening de mogelijkheid niet uitsluit om een kleurencombinatie of een afzonderlijke kleur als Gemeenschapsmerk te registreren, zoals recentelijk beslist door de derde Kamer van Beroep van het OHIM te Alicante; (Derde Kamer van Beroep van het OHIM 12 februari 1998 zaak R 7/97-3 Orange Personal Communications Services Ltd; 18 december 1998 zaak R 122/98-3 Wrigley JR Company; 22 januari 1999 zaak R 169/1998-3, WM Wrigley JR Company);
Overwegende dat het BMB derhalve in casu ten onrechte aan de enkele vaststelling dat het teken door BELGACOM "uitsluitend bestaat uit de kleur turkoois" een argument heeft ontleend voor de stelling dat "het teken ieder onderscheidend vermogen mist", zoals blijkt uit zijn beslissing tot voorlopige weigering van het depot;
2. Overwegende dat in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden ingeschreven het er enkel op aankomt na te gaan of het teken kan dienen om de waren waarvoor het teken als merkteken wordt gedeponeerd te onderscheiden, d.w.z. of het in alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, een zodanig karakter bezit dat het geschikt is die waren van soortgelijke waren te onderscheiden en hun herkomst uit de onderneming genoegzaam aan te tonen;
Dat verdergaande eisen niet mogen worden gesteld; (Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, Burberrys/Bossi cs, Jur., 1991, p. 16);
3. Overwegende dat, naar blijkt uit artikel 1, lid 1 BMW zoals deze bepaling door het Benelux-Gerechtshof is uitgelegd, niet kan worden vereist dat het in aanmerking komende publiek daadwerkelijk beseft dat het teken door de onderneming bepaaldelijk bedoeld is als teken ter onderscheiding van de waren waarvoor het teken is gebruikt en ter aanduiding van hun herkomst; (Benelux Gerechtshof, 23 december 1985, Adidas/De Laet Jur., 1985, 38; 16 december 1991, Burberrys/Bossi Jur. 1991,16);
Overwegende dat de omstandigheid, aangehaald door het BMB in zijn brief van 13 augustus 1998, dat de kleur doorgaans zal worden beschouwd als een decoratief element van de waren en /of diensten, er op zich nog niet aan in de weg staat dat de kleur voor bescherming als merk in aanmerking komt;
Dat in specie moet worden nagegaan of het publiek de kleur, ondanks de bescherming die eraan als merk zou worden verleend, zal opvatten als een louter decoratief element dat der halve onderscheidend karakter mist, dan wel of het publiek de waren op grond van hun kleur als afkomstig van een onderneming zal kunnen herkennen, zodanig dat de kleur, hoewel eerder opgevat als decoratief element, voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen worden beschouwd;
Dat een teken immers als merk kan dienen, wanneer het bij het betrokken publiek naar de herkomst van de waren of diensten verwijst;
Overwegende dat er hierbij aan herinnerd moet worden dat de omstandigheid dat één enkele kleur op zich de betrokken onderneming waarvan de producten en/of diensten afkomstig zijn zelf niet kenbaar maakt, ter zake niet dienend is;
Dat het vereiste van onderscheidend vermogen immers niet betekent dat het publiek in staat moet worden gesteld de onderneming waarvan de producten en diensten afkomstig zijn, te identificeren;
Dat het volstaat dat het teken het publiek in staat stelt de waren te herkennen als afkomstig van één onderneming en niet van meerdere ondernemingen;
4. Overwegende dat naar de mening van het BMB zoals verwoord in zijn brief van 13 augustus 1998 "een kleur doorgaans elk onderscheidend vermogen mist";
Overwegende dat BELGACOM terecht deze opvatting van het BMB, die als uitgangspunt in de bestreden beslissing wordt vooropgesteld, aanvecht als zijnde een vooringenomen standpunt over de ongeschiktheid van een kleur om als merk te dienen dat weinig strookt met de terughoudendheid en voorzichtigheid waarmee het Bureau zijn toetsingsbeleid dient te voeren conform de memorie van toelichting van de regeringen waarnaar in punt 3 van de "Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute nietigheidsgronden" wordt verwezen:
"...het toetsingsbeleid zal een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waarbij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren; Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux-Gerechtshof, zijn getrokken;"
Overwegende dat de opvatting dat een kleur doorgaans elk onderscheidend vermogen mist geen steun vindt in de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof dat "ieder apriorisme betreffende de vatbaarheid voor bescherming van tekens afwijst"; (Prof. Eeckman, Kleur, Kleurencombinatie of tint als merk, RW., 1977-1978, p. 1168);
Dat het Hof wel gesteld heeft dat uit de samenstelling van regels vervat in artikel 1 BMW - met name uit de in het eerste lid gestelde eis van onderscheidend vermogen en de in het tweede lid gemaakte uitzonderingen - voortvloeit dat één enkele kleur niet vaak voor bescherming in aanmerking kan komen doch hiermee geenszins enig vooroordeel heeft uitgesproken met betrekking tot de vraag of een kleur onderscheidend vermogen bezit in de zin van het eerste lid; (Benelux Gerechtshof, 9 februari 1977, Centrafarm/Beecham Jur., 1975-1979, 27 (zaak A/76-1) Benelux Gerechtshof, 9 maart 1977, ADG/Leeferink Jur., 1975- 1979, 48 (zaak A/72-2));
Dat in beide voormelde beslissingen, m.b.t. de eis van onderscheidend vermogen, het Hof er integendeel aan herinnerd heeft dat het van de omstandigheden afhangt en aldus een feitenkwestie is of aan kleurencombinatie of één enkele kleur aan deze eis voldoet;
Dat in de zaak A/76.1. het Hof stelde dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een kleurencombinatie of één enkele kleur zich leent tot het identificeren van de waren als afkomstig van een onderneming en verder:
-dat zulks minder spoedig het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de kleurencombinatie in het maatschappelijke verkeer meer gebruikelijk is en de variëteit der waren waarvoor zij als kenteken moet dienen groter is;
-dat één enkele kleur zich tot het demonstreren van voormelde identiteit moeilijker zal lenen;
Dat in de zaak A/76.2 het Hof nog stelde dat voor het antwoord op de vraag of een kleur de wezenlijke functies van een individueel merk kan vervullen, het in concreto een verschil kan maken of de kleur wordt gevoerd voor een specifieke warengroep dan wel wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende soort, zonder dat daarbij overigens het aantal warenklassen volgens de internationale waren classificatie van beslissende betekenis is;
Dat het Hof bij de interpretatie van artikel 1, lid 1 BMW aldus geenszins als uitgangspunt neemt dat een kleur slechts uitzonderlijk aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen voldoet en evenmin als algemene regel heeft vooropgesteld dat een kleur slechts voor merkbescherming in aanmerking komt wanneer het gaat om een maatschappelijk ongebruikelijke kleur voor een specifieke warensoort;
Dat het Hof wel in zeer genuanceerde bewoordingen richtsnoeren heeft gegeven voor de beoordeling in concreto van het onderscheidend karakter van een kleur, eraan herinnerend dat het banaal karakter van een teken zijn bescherming als merk in de weg staat en dat het onderscheidend vermogen van een teken niet op zich, doch in relatie met de waren waarvoor het teken wordt gebruikt moet worden onderzocht;
Overwegende dat het BMB verder ter staving van zijn stelling dat een kleur doorgaans onderscheidend vermogen mist, verwijst naar de recente beslissingen van de derde kamer van beroep van het OHIM, inzonderheid naar de overweging dat "de consumenten niet gewend zijn veronderstellingen te maken omtrent de herkomst van goederen op basis van hun kleur of de kleur van hun verpakking, bij afwezigheid van een grafisch- of tekstelement, omdat een kleur op zich doorgaans in de praktijk niet wordt gebruikt als middel tot identificatie." (vrije vertaling) waaruit door de derde kamer van beroep wordt afgeleid dat een kleur doorgaans niet de wezenlijke functies van een merk kan vervullen; (Derde kamer van beroep OHIM. zaak R 122/ 98-3, 18 december 1998 en zaak R 169/1998-3, 22 januari 1999 ("consument are not accustomed to making an assumption about the origin of goods on the basis of their colour or the colour of their packaging, in the absence of a grafic ar textual element because a colour per se is not normally used as means of identification in practice"));
Overwegende dat de geschiktheid van een teken om als merk te dienen nochtans niet kan worden beoordeeld aan de hand van de vraag of het teken behoort tot een categorie van tekens die in de praktijk vaak worden gebruikt als herkomstteken, zodat de overweging dat kleuren, in tegenstelling tot andere categorieën tekens zoals benamingen, tekeningen, letters, vormen of complexe tekens, in de praktijk niet vaak worden gebruikt als middel tot identificatie ter zake dienend is, en niets zegt over het onder- scheidend vermogen van een welbepaalde kleur in relatie met bepaalde waren en diensten van een onderneming;
Overwegende dat de geschiktheid van een teken om als merk te dienen evenmin kan worden beoordeeld aan de hand van de vraag of het publiek in het algemeen reeds gewend is aan het waarnemen als herkomsttekens van tekens behorende tot dezelfde categorie als het betrokken teken, zodat de overweging dat het publiek niet gewend is veronderstellingen te maken omtrent de herkomst van goederen louter op basis van hun kleur of de kleur van hun verpakking, geen enkel belang heeft;
Dat bij de beoordeling van de geschiktheid van een kleur als teken van herkomst, geen verdergaande eisen kunnen worden gesteld dan deze die voor andere tekens gelden;
Dat in casu niet kan worden vereist dat aangetoond wordt dat het gebruik van kleuren als tekens van herkomst in de praktijk gebruikelijk is of dat het publiek reeds ervaren is in het maken van veronderstellingen omtrent de herkomst van goederen op basis van hun kleur bij afwezigheid van grafisch- of tekstelement;
5. Overwegende dat bij de beoordeling van het ab initio_onderscheidend vermogen van een teken, verder verondersteld moet worden dat de kleur door de deposant als zelfstandig merk zal worden gebruikt, en niet als een louter decoratief element of als een onzelfstandig onderdeel van een combinatie;
Dat de vaststelling dat in de praktijk, een kleur doorgaans wordt gebruikt in combinatie met andere tekens zoals een grafisch- of tekstelement, die de identificatie van de waren als afkomstig van een onderneming bewerkstelligen, met als gevolg dat de kleur zelden wordt gepercipieerd als zelfstandig merk, derhalve niet pertinent is;
Dat hieruit volgt dat elke gissing omtrent de vraag of het publiek daadwerkelijk de kleur als merk zal onderkennen en opvatten, die gemaakt zou worden op basis van de veronderstelling dat de kleur zal worden gebruikt in combinatie met andere tekens, te weren is, evenals elke conclusie betreffende het voorgenomen daadwerkelijk gebruik van het teken uit de wijze waarop het ten tijde van de aanvraag is gebruikt door de deposant;
Dat waar het BMB ervan uitgaat dat het publiek niet vaak een kleur als merk percipieert doch een waar of dienst aan de hand van de naam en/of logo identificeert, het ten onrechte veronderstellingen maakt over de wijze waarop het teken daadwerkelijk zal worden gebruikt en hierbij de schijn wekt dat het de mening is toegedaan dat een kleur op zich geenszins geschikt kan zijn bij afwezigheid van andere tekens, de wezenlijke functie van een merk te vervullen;
6. Overwegende dat BELGACOM terecht betoogt dat er geen reden voorhanden is ervan uit te gaan dat een kleur doorgaans niet geschikt zou zijn om te fungeren als herkomstaanduiding van de waren en om als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend;
Overwegende dat, naar de algemene ervaring leert, kleuren in de breedste zin van het woord zoals in de gangbare taal wordt opgevat. d.i. zonder onderscheid vanuit wetenschappelijk oogpunt tussen de primaire, secundaire en tertiaire kleuren binnen de groep van de chromatische kleuren en omvattend alle tinten van deze laatste en de hele waaier per tint van de schakeringen met hun verschillende intensiteit alsook de achromatische kleuren (wit, zwart en grijs), wegens hun ongelooflijk groot aantal, zeer precieze informatie verschaffen en aldus de mens in staat stellen de aanwezigheid van dingen zeer snel waar te nemen en dingen te onderscheiden en te identificeren;
Dat in de keten van informatieverwerking in de hersenen, de kleur met haar blikvanger-effect zelfs als een eerste signaal werkt, gevolgd door symbolen en figuren en dan door woorden;
Dat het Hof derhalve de stelling ingenomen door het Hof te 's-Gravenhage in zijn beschikking van 4 juni 1998 inzake LIBERTEL (Bie 1998/48) en in casu overgenomen door het BMB dat kleuren met een "handicap" behept zijn om als merk te dienen daar kleuren op zich bijkomende identificerende kenmerken missen, en om als zodanig "te algemeen" zijn, niet bijtreedt;
Dat het zeer eenvoudig karakter van een teken, zoals een kleur, dit teken niet ongeschikt maakt als merk;
Dat mede gelet op het open karakter van de opsomming van de tekens in artikel 1, lid 1 BMW bijgevolg als uitgangspunt moet worden genomen dat kleuren als tekens evenwaardig zijn en dat een beslissing tot ontoelaatbaarheid van een depot van een kleur op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen enkel kan steunen op een ontleding van omstandigheden eigen aan de zaak en geenszins kan zijn ingegeven door enig vooroordeel over de ongeschiktheid van kleuren om als merk te dienen;
7. Overwegende dat de vraag welke omvang de merkbescherming heeft, niet van belang is voor de vraag of het teken zich ab initio ertoe leent als merk te dienen;
Dat het derhalve voor de toelaatbaarheid van het depot van een kleur op zich, irrelevant is te onderzoeken of de merkbescherming van een kleur beperkt is tot de specifieke kleur waarvan de afbeelding bij het formulier van het depot is gevoegd of zich daarentegen uitstrekt tot naburige tinten en tevens gebruikt zou worden voor het hinderen van een aanvraag voor afbeeldingen, illustraties of woordmerken die een zelfde of vergelijkbare kleur bevatten, voor overeenstemmende producten;
Dat het BMB ter staving van zijn beslissing de vrees uit dat het verlenen van merkbescherming aan één enkele kleur ertoe zou kunnen leiden dat een paar concurrenten tezamen "het kleurenspectrum monopoliseren ";
Dat het BMB hiermede niet alleen vooruitgaat op de omvang van de merkbescherming die aan één enkele kleur zou worden verleend, doch vooral uit het oog verliest dat de uitoefening van de rechten verbonden aan de merkbescherming niet kan leiden tot rechtsmisbruiken, zoals blijkt uit artikel 13, A, 6 BMW en inzonderheid niet tot gevolg kan hebben dat de mededinging wordt uitgeschakeld;
Dat men anderzijds niet inziet hoe het gebruik van een welbepaalde kleur als zelfstandig merk de mededinging zou kunnen uitschakelen of beperken, tenzij men het aantal beschikbare kleuren tot zes beperkt in aansluiting met het BMB en het bestaan van andere beschikbare tekens vergeet;
Dat wat het aantal beschikbare kleuren betreft, de raming vanuit een optisch en praktisch gericht standpunt dient te gebeuren en niet vanuit een wetenschappelijke visie van het begrip "kleur";
Dat naar de ervaring leert, vanuit een optisch en praktisch standpunt, het aantal kleuren die normale ogen kunnen waarnemen, quasi oneindig is;
Dat bij wijze van voorbeeld, aangestipt kan worden dat een gewone scanner circa 16 miljoen kleuren kan lezen en afdrukken;
Dat het oneindig karakter van het aantal kleuren overigens door de derde kamer van beroep OHIM wel werd erkend waar deze kamer vaststelt dat het woord "oranje" slaat op een ontelbaar aantal tinten en om die reden wegens afwezigheid van een grafische voorstelling van de kleur het depot als onregelmatig beschouwde; (12 februari 1998 zaak R 7/97-3, overweging 12: This applies especially to colours since an uncountable number of different colour shades, ranging in the specific case from dark to light and from the yellowish tot the reddish tones, are conceivable which would all fall under the wide generic term 'orange');
8. Overwegende dat BELGACOM bij het formulier van depot een grafische voorstelling heeft gegeven van de kleur turkoois die zij als merk wil zien beschermen, welke toelaat alle kenmerken van de betrokken kleur te onderscheiden naar haar tint, helderheid en intensiteit;
Dat het onderscheidend vermogen van het teken enkel met betrekking tot deze welbepaalde kleur vereist is en niet onderzocht moet worden rekening houdend met alle mogelijke kleuren of tinten die onder de benaming 'turkoois' zouden kunnen vallen;
Overwegende dat nergens uit blijkt dat de kleur als merk ingediend in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk is geworden voor telecommunicatieapparatuur en -diensten en om die reden als banaal teken zonder onderscheidingskarakter ontoelaatbaar zou moeten worden beschouwd;
Dat het BMB op het gebied van telecommunicatieproducten en -diensten gewag maakt van het gebruik van een lichtgroene kleur, als Beneluxmerk gedeponeerd door de NV Koninklijke PTT Nederland, van de kleur oranje door Libertel Groep BV. gevestigd in Nederland en van de kleur paars door Belgacom Mobile;
Dat het BMB niet betwist dat de kleur turkoois nog niet is gebruikt op het gebied van telecommunicatie, tenzij door BELGACOM zelf sedert 1993;
Dat het BMB evenwel eist dat de kleur "maatschappelijk ongebruikelijk" zou zijn en voorhoudt dat het aan BELGACOM toekomt aan te tonen dat dit in casu het geval is;
Overwegende dat het BMB het "ongebruikelijk karakter" van een kleur uitsluitend afleidt uit de vaststelling dat de betrokken kleur afwijkt van de normale kleur van de waar en als voor- beelden citeert:
-paars voor kaas, van nature geel of wit;
-rood voor keukenzout, van nature grijs en in de handel wit;
Overwegende dat deze benadering die geldt voor waren die wegens hun eigenschappen of samenstelling een natuurlijke kleur hebben, nochtans moeilijk kan worden toegepast op 'kleurloze' waren of diensten waarvan de kleur naar keuze van de onderneming wordt bepaald;
Dat voor 'kleurloze' waren of diensten, bij gebrek aan natuurlijke kleur, bezwaarlijk kan worden vereist dat de deposant aantoont dat de kleur als merk ingediend, afwijkt van de natuurlijke kleur van deze waren of diensten;
Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat de beslissing tot weigering van het depot wegens gebrek aan onderscheidend vermogen geenszins kan steunen op de vaststelling dat door BELGACOM "in het geheel niet is aangetoond, en het valt niet in te zien dat de kleur turkoois maatschappelijk ongebruikelijk is i.v.m. telecommunicatieapparaten en -diensten";
Overwegende dat de vaststelling dat onder het depot (nog steeds) een groot aantal waren en diensten in het ruime gebied van de telecommunicatie vallen (ook na de voorgestelde beperking tot klasse 9 en 38), evenmin een weigering kan verantwoorden;
Dat uit de rechtspraak van het Benelux Gerechtshof volgt dat geen rekening dient te worden gehouden met het aantal warenklassen volgens de internationale warenclassificatie;
Dat verder de bescherming als merk niet kan worden geweigerd op grond van de enkele vaststelling dat BELGACOM haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende soort en dat de kleur turkoois wordt gebruikt voor dat groot aantal waren en diensten;
Dat de wettelijke vereisten dezelfde zijn voor een "specifieke groep van waren" als voor een groter aantal waren;
Dat het aan het BMB toekwam aan te duiden waarom in dit specifiek geval deze vaststelling van beslissende aard is om de inschrijving te weigeren;
Dat het Hof vaststelt dat het BMB nalaat dit te doen ook in het kader van huidige procedure;
Dat in casu de betrokken waren en diensten, met hun delen, onderdelen en toebehoren, behoren tot de specifieke warengroep van telecommunicatieapparatuur en -diensten en ondanks de ruime opsomming van waren en diensten onder de op- gegeven klassen, hun specificiteit en gemeen karakter ontleden aan de specificiteit van de betrokken activiteit;
Overwegende dat gelet op de aard van de betrokken goederen en diensten, die hun waarde of aantrekkingskracht niet of slechts zeer weinig ontlenen aan hun uiterlijk of aan hun gebeurlijk sierlijk karakter maar wel aan hun utilitair karakter, niet met voldoende zekerheid kan worden gesteld dat het in aanmerking komend publiek de turkooise kleur van BELGACOM als een louter decoratief element zal opvatten;
Dat het integendeel zeer aannemelijk is dat het publiek zal beseffen dat de kleur niet is aangebracht om tot versiering van de betrokken producten te strekken doch wel als herkenningsteken van de herkomst uit de onderneming, des te meer daar het teken voor tal van zeer verschillende producten en diensten zou worden gebruikt die onder elkaar gemeen hebben dat zij verband houden met telecommunicatietechnieken;
Overwegende dat derhalve beslist moet worden dat voor het in aanmerking komend publiek, met name het zeer ruime publiek dat met het teken geconfronteerd kan worden, de welbepaalde kleur turkoois voorwerp van het litigieuze depot, zich ertoe leent om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, minstens dat het BMB geen geldige grond aangeeft om de inschrijving te weigeren;
Overwegende dat de vraag of BELGACOM zich op inburgering kan beroepen zich dan ook niet meer stelt;
OM DEZE REDENEN,
HET HOF, rechtdoende op tegenspraak,
Gelet op art. 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik van talen in gerechtszaken;
Verklaart zich bevoegd op grond van artikel 6 ter BMW;
Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond;
Veroordeelt het BMB tot inschrijving van het depot nr. 898.697 voor klassen 9, 35, 37, 38 en 42;
Veroordeelt het BMB tot de kosten, begroot op 7.500 fr + 16.400 fr in hoofde van appellante en op 16.400 fr in hoofde van geïntimeerde;
Aldus gewezen en uitgesproken ter gewone openbare burgerlijke terechtzitting van de achtste kamer van het Hof van Beroep te Brussel, op 28-09-1999 waar aanwezig waren - Mevr. VAN CAUWELAERT, voorzitter, - M. RAES en Mevr. SCHURMANS, raadsheren, - Mevr. DE ROOCK, griffier,