Zaak: 2009/AR/1107
DE VENNOOTSCHAP HARVEST TECHNOLOGIES CORPORATION tegen DE BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM
Het HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, 18e kamer,
na beraadslaging, wijst volgend arrest:
Uitspraak: 18 maart 2010
Zaak: 2009/AR/1107
INZAKE VAN :
DE VENNOOTSCHAP HARVEST TECHNOLOGIES CORPORATION, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 40 Grissom Road, Suite 100, Plymouth, Massachusetts 02360, Verenigde Staten van Amerika;
Eiseres,
Vertegenwoordigd door Meester Thierry van INNIS, advocaat te 1150 BRUSSEL, Tervurenlaan 268A,
TEGEN:
DE BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, met internationale rechtspersoonlijkheid krachtens artikel 1.4 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, vertegenwoordigd door de Directeur-generaal van het Bureau, waarvan de zetel gevestigd is in Nederland, te 2591 XR Den Haag, Bordewijklaan, 15,
Verweerster,
Vertegenwoordigd door Meester Brigitte Dauwe, advocaat te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25,
***
I. De rechtspleging voor het Hof.
01. Op 27 april 2009 is door eiseres ter griffie van het hof een verzoekschrift neergelegd op grond van artikel 2.12 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005 binnen de in genoemde bepaling gestelde termijn.
Het beroep is gericht tegen de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) van 27 februari 2009 tot weigering van het woordmerk “SMARTJET”.
02. De advocaten van partijen zijn in hun middelen gehoord op de openbare terechtzitting van 3 december 2009.
II. De aanleiding tot het geschil en de bestreden beslissing
03. Verzoekster heeft op 31 juli 2008 bij het BBIE het depot verricht van het woordmerk ‘SmartJet’ voor waren die tot klasse 10 behoren.
In het depot onder nummer 1164352 worden de waren waarvoor de merkbescherming is aangevraagd als volgt opgesomd: ‘applicatoren om fysiologische vloeistoffen te mengen en aan een patiënt toe te dienen, ondermeer injectiespuiten, een steel om injectiespuiten vast te houden en een opzetstuk voor applicator met het oog op de aansluiting op een injectiespuit, per eenheid verkocht, met uitzondering van systemen tot toediening van groeihormonen door injectie’.
04. Bij brief van 21 augustus 2008 heeft het BBIE verzoeksters gemachtigde in kennis gesteld van een beslissing tot voorlopige weigering van de inschrijving om de volgende redenen:
‘Het teken SMARTJET is beschrijvend. Het bestaat uit het bijvoeglijk naamwoord smart (Engels voor: slim) en de soortnaam JET (Engels voor: sproeier). Deze bestanddelen kunnen dienen tot aanduiding van de soort of de hoedanigheid van de in klasse 10 vermelde waren. Het teken mist tevens elk onderscheidend vermogen. De weigering is gebaseerd op artikel 2.11, eerste lid onder b en c, BVIE.’
Genoemd artikel heeft betrekking op de gevallen waarin een merk elk onderscheidend vermogen mist (artikel 2.11.1 onder b.) en waarin het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 2.11.1 onder c.).
05. In antwoord op deze mededeling heeft verzoeksters vakraadsman op 9 februari 2009 meegedeeld dat ze tegen de weigering op grond van de volgende overwegingen bezwaar maakte.
Zij gaf aan dat het merk een combinatie is die uit de twee Engelse termen ‘smart’ en ‘jet’ bestaat en dat het relevante publiek deze termen in hun hoofdbetekenis zal begrijpen: chic, elegant en slim voor ‘smart’ en straalvliegtuig voor ‘jet’. Het geheel zou dan als ‘slim vliegtuig’ of ‘chic vliegtuig’ worden opgevat.
De vertaling van ‘slimme sproeier’ zou echter niet opkomen aangezien de betekenis van ‘jet’ niet sproeier is en ‘slimme sproeier’ geen zin heeft, noch alleenstaand noch in relatie tot de bedoelde waren. Ze onderstreept ook dat de term ‘sproeier’ niet op het gebied van medische apparaten gebruikt wordt.
Zou de term ‘jet’ in de betekenis van ‘vloeistofstraal’ worden verstaan, dan is de conclusie niet anders, omdat een ‘slimme straal’ geen enkele betekenis heeft.
De algemene conclusie was dat het teken ‘SMARTJET’ ongebruikelijk is, niet met een in het gangbaar taalgebruik door de betrokken consumenten gebruikte term overeenstemt, welke consumenten in onderhavig geval het grote publiek en de verpleegsters zijn, die niet een zodanige kennis van het Engels hebben dat ze de betekenis van de combinatie zullen begrijpen.
06. Bij brief van 10 februari 2008 vulde deze vakraadsman zijn opmerkingen aan met de mededeling dat het BHIM tussen 1999 en 2006 zes woordmerken heeft ingeschreven, waarin de term ‘smart’ of ‘jet’ voor waren in klasse 10 voorkomen.
Zij concludeert daaruit dat de betrokken termen niet beschrijvend zijn en evenmin elk onderscheidend vermogen missen en a fortiori de combinatie het ook niet is.
07. Bij brief van 27 februari 2009 heeft het BBIE zijn voorlopige weigering tot inschrijving bevestigd.
Het verwijst naar twee woordenboeken en naar de website van verzoekster ter staving van zijn standpunt dat de waren waarvoor de merkbescherming gevraagd wordt ‘op slimme wijze een gecontroleerde straal kunnen teweegbrengen’. Het is van mening dat rekening houdend met de economische werkelijkheid het teken betrekking kan hebben op applicatoren van vloeistoffen die gecontroleerde stralen via een slim apparaat teweegbrengen.
Naar zijn mening is de kennis van de Engelse taal bij de gemiddelde consument in de Benelux voldoende om de betekenis van de twee woorden waaruit het merk bestaat te begrijpen.
Ten aanzien van het onderscheidend vermogen van het teken geeft het aan dat het woord ‘SmartJet’ niets anders is dan een gewone combinatie zonder onderscheidend vermogen, nu het teken volgens de gebruikelijke taalregels is gesteld.
Bij een tweede brief van dezelfde datum heeft het BBIE tevens een beslissing tot definitieve weigering meegedeeld.
08. Eiseres betoogt samenvattend dat de stelling dat de twee lettergrepen waaruit de combinatie bestaat kunnen dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van de in het depot opgesomde waren niet onderbouwd is.
Ze voert aan dat de woorden waaruit de woordcombinatie bestaat tal van betekenissen hebben en is van oordeel dat het betrokken publiek, dat zich niet beperkt tot het verzorgend personeel, niet de betekenis van de combinatie in relatie tot een spuit, een steel om een spuit vast te houden of een opzetstuk voor applicator t.b.v. de aansluiting op spuiten zal opvatten.
Ze leidt hieruit af dat bij ontstentenis van een precieze betekenis het teken geschikt is om een grote variatie aan beelden op te roepen. Ze merkt ook op dat het BBIE nalaat aan te geven welke aanwijzingen ertoe zouden kunnen leiden dat de combinatie een onderscheidend vermogen zou kunnen verwerven.
Ze vordert dat het BBIE bevolen wordt het onder nummer 1164352 gedeponeerd merk in te schrijven. Ook vordert ze de verwijzing van verweerster in de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding die op 5.000 euro begroot wordt.
09. Het BBIE houdt vol dat de twee in de bestreden beslissing aangehaalde weigeringsgronden zich tegen inschrijving van het merk verzetten.
Het merkt allereerst op dat de term zich tot een gespecialiseerd publiek richt, aangezien de waar waarvoor het gebruikt wordt een applicator is om fysiologische vloeistoffen te mengen en ze tegelijkertijd in één handeling toe te dienen.
Vervolgens legt het uit dat de woorden ‘smart’ en ‘jet’ wel beschrijvend zijn in relatie tot de beoogde waren, gelet op hun betekenis zowel in het Engels als in het Frans en dat hetzelfde geldt voor de combinatie van deze woordtekens. Het geeft bovendien aan dat het woord ‘jet’ vaak samen met het woord spuit gebruikt wordt.
In dat verband merkt het ook op dat het geen verschil maakt dat de woorden ‘smart’ en ‘jet’ ook andere betekenissen hebben naast die welke door het Bureau zijn aangehouden, aangezien het volstaat dat de woorden in een van hun mogelijke betekenissen een kenmerk kunnen aanduiden.
Daar van een merkbaar verschil tussen de optelsom van de bestanddelen van het merk en de combinatie geen sprake is, geldt het beschrijvend karakter ook voor die laatste.
III. Bespreking
10. Het onderscheidend vermogen van het betwiste teken heeft betrekking op het vermogen dat dit merk heeft om de waren en diensten in de onder randnummer 5 vermelde klassen te identificeren als afkomstig van verzoeksters onderneming en dus om die diensten van die van een andere onderneming te onderscheiden (HvJEU arrest 04 mei 1999, zaken Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HvJEU arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, C-238/06, punt 79).
Het onderzoek naar dit vermogen moet geschieden aan de hand van het teken zoals het gedeponeerd is, met inachtneming van alle relevante concrete elementen en omstandigheden en in relatie tot de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
Aldus kan worden onderzocht of het bedoelde publiek op basis van het merk en naargelang zijn positieve dan wel negatieve ervaringen met de waren zijn keuze kan doen, hetzij om de aankoop te herhalen, hetzij om die te mijden (GEA arrest 12 maart 2008, zaak Compagnie SAS, T-341/06, punt 29).
11. Het onderscheidend vermogen moet in het licht van de perceptie van het teken door het relevante publiek beoordeeld worden.
In onderhavig geval richt de waar zich duidelijk tot een gespecialiseerd publiek dat tot de medische wereld behoort.
Immers, indien een gewone injectiespuit in beginsel door de gemiddelde consument kan worden gebruikt, toch blijkt uit de beschrijving van de waar in het depotformulier en uit de toelichting die door eiseres op haar website onder de titel ‘PRP Applicators’ gegeven wordt dat de waar waarvoor de merkbescherming gevraagd wordt in werkelijkheid uit een ‘kit’ bestaat die voor een zeer specifieke toepassing bestemd is.
Met de spuit kunnen tegelijkertijd twee vloeistoffen in verschillende verhoudingen (volumes van 1 ml en 10 ml) ingespoten worden.
12. Het onderscheidend vermogen van het betwiste teken moet worden beoordeeld in functie van de concrete totaalindruk die van het merk kan uitgaan in de perceptie door het betrokken publiek.
Deze aanpak staat er evenwel niet aan in de weg dat in eerste instantie de bestanddelen van het merk achtereenvolgens in aanmerking worden genomen (HvJEU arrest 30 juni 2005, zaak Eurocermex, C-286/04, punten 22 en 23; HvJEU arrest 25 oktober 2007, zaak Develey, punt 82).
Bij een merk dat uit verschillende woorden bestaat die als beschrijvend kunnen worden bestempeld kan het onderzoek van het onderscheidend vermogen niet beperkt worden tot dat van de bestanddelen maar dient het op het geheel betrekking te hebben (HvJEU arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-273/05, punten 77, 78 en 79).
13. Allereerst dient te worden opgemerkt dat het woord ‘smartjet’ niet als zodanig in een van de Beneluxtalen bestaat, en evenmin overigens in de Engelse taal waarop het merk geïnspireerd is. Het betreft een neologisme.
Woorden van Engelse oorsprong als ‘smart’ en ‘jet’ kunnen gemakkelijk herkend worden als twee elementen die samen het merk samenstellen.
Nu het woord ‘smart’ breed verspreid is onder het publiek, kan deze herkenning plaatsvinden, los van de moedertaal bij dat publiek in het Beneluxgebied. Het maakt trouwens deel uit van de woordenschat in de Franse en Nederlandse taal (elegant, slim (N) en élégant (F).
Het woord ‘jet’ betekent ondermeer in het Engels wat het woord ‘jet’ in het Frans betekent: de beweging van een vloeistof dat met kracht omhoog spuit. In het Nederlands bestaat het woord uitsluitend in de betekenis van een straalvliegtuig, betekenis die ook in het Frans bestaat.
14. Nu termen van Engelse oorsprong vaak door het relevante publiek dat zorgen verstrekt gebruikt worden, is het in redelijkheid aannemelijk dat het de bestanddelen van het merk in hun Engelse betekenis zal begrijpen.
Daar de term ‘smartjet’ als zodanig niet bestaat, spreekt het voor zich dat deze niet gangbaar in de Benelux gebruikt wordt om de waar waarvoor de merkbescherming gevraagd wordt aan te duiden.
15. De omstandigheid dat beide bestanddelen van het teken herkend en begrepen kunnen worden houdt niet in dat dit noodzakelijk een cognitieve reflex bij het bedoelde publiek oproept en het teken bijgevolg in al zijn bestanddelen wordt opgevat.
Immers, de combinatie ‘smartjet’ die wegens haar ongebruikelijke samenstelling deels op fantasie berust kan als blikvanger worden opgevat, zoals het voorkomt, zonder dat het betrokken publiek een band legt met de precieze betekenis in een van de Beneluxtalen.
Nu het teken ‘smartjet’ geen rechtstreekse en concrete band legt met de waar waarvoor eiseres het wil gebruiken en het door fantasie gekenmerkt wordt, is het in beginsel geschikt om een onderscheidend vermogen te verlenen en als merk te fungeren.
16. De weigering tot inschrijving om reden dat het merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.11.1.b is dan ook niet gegrond, onder voorbehoud van het eventueel beschrijvend karakter van dit merk.
Ondanks de geschiktheid om als merk te fungeren blijft immers overeind dat het Bureau de inschrijving zou kunnen weigeren omwille van het beschrijvend karakter in de zin van artikel 2.11.1.c BVIE.
17. Blijkens artikel 2.11.1.c BVIE moet de inschrijving geweigerd worden van een teken dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.
In dit geval vereist het aan deze bepaling ten grondslag liggende algemeen belang dat dergelijke tekens of benamingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruik (HvJEU arrest 23 oktober 2003, zaak Wrigley [Doublemint] C-191/01, r.o. 31 en 32; HvJEU arrest 19 april 2007, zaak Celltech, C-276/05, r.o. 75).
Gelet ook op het oogmerk van algemeen belang dat met deze bepaling wordt nagestreefd moet worden overwogen dat de aanduiding van het product of de beschrijving van een van zijn kenmerken betrekking moet hebben op een objectief en concreet kenmerk van genoemde producten.
18. Hierbij volstaat het dat het teken of de aanduiding een kenmerk in een van de mogelijke betekenissen kan aanwijzen.
Indien het teken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag niet daadwerkelijk ter beschrijving van waren of diensten zoals die waarvoor de aanvraag is ingediend dan wel van de kenmerken van die waren of diensten gebruikt wordt, moet desalniettemin nagegaan worden of het teken voor zulke doeleinden kan worden gebruikt (HvJEU arrest 4 mei 1999, zaak Windsurfing Chiemsee, C-109/97, punten 31 en 37; HvJEU arrest 12 februari 2004, zaak Campina Melkunie [Biomild] punt 38) en of zulk een gebruik in de toekomst redelijkerwijs kan worden aangenomen.
19. Het beweerdelijk beschrijvend karakter van het woord ‘smartjet’ moet in het licht van zijn betekenis in het taalgebruik dat eigen is aan het relevante publiek, namelijk dat zorgen verstrekt, worden onderzocht.
Dit beschrijvend karakter zou slechts kunnen berusten op de constatering dat het relevante publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een voldoend concreet en direct verband zal leggen tussen het betrokken product en de betekenis van het woordteken.
De inschrijving kan dus slechts worden geweigerd indien vaststaat dat de termen waaruit het merk bestaat opgevat zullen worden als informatieverstrekkend over de aard of de kenmerken van de in de aanvraag om inschrijving bedoelde waren en over hun plaats van herkomst of bestemming.
20. Het Hof heeft reeds vastgesteld dat het teken uit twee woorden van Engelse oorsprong bestaat die door het betrokken publiek in het Beneluxgebied begrepen kunnen worden naar hun betekenis in de Franse en Nederlandse taal. Het heeft ook vastgesteld dat het woord niet doorgaans gebruikt wordt om de betrokken waren aan te duiden.
Weliswaar kan de term ‘jet’ dienen om een hoedanigheid van de betrokken waar aan te duiden in dier voege dat in zijn betekenis van ‘beweging van een vloeistof die met kracht omhoog spuit’ hij aangeeft dat de waar in staat is deze beweging teweeg te brengen.
21. Daarentegen zegt de term ‘smart’ niets over de aard, de kenmerken of de bestemming van de betrokken waar.
Immers, de waar vertoont geen kenmerk op grond waarvan gesteld kan worden dat ze als ‘elegant’ of ‘slim’ wordt beschouwd. Daar deze niet voorzien is van een chip met een geïntegreerde schakeling, kan ze op zich geen geprogrammeerde handeling uitvoeren of enig effect teweegbrengen. Ze is niet met enige ‘intelligentie’ van welke aard ook uitgerust.
De betreffende spuit die onder het merk verkocht wordt is niet meer ‘smart’ dan welke andere spuit ook.
Uit het bestanddeel ‘smart’ komt dan ook helemaal niet zonder verder nadenken een kenmerk naar voren dat de betekenis van het woord aanwijst.
22. Nu een van de bestanddelen van het merk niet beschrijvend is in de zin van artikel 2.11.1c BVIE is het woord ‘smartjet’ dus niet een enkele combinatie van bestanddelen waarvan elk thans de soort of de kenmerken van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, beschrijft.
Daarnaast is er redelijkerwijs geen aanleiding om aan te nemen dat in de toekomst het bestreden teken de betekenis van een bijvoeglijk naamwoord zou kunnen krijgen dat naar wat met een ‘intelligente’ of ‘elegante’ manipulatie van een spuit te maken heeft verwijst.
23. Maar zelfs indien aangenomen wordt dat ‘smart’ voor een kenmerk van de waar beschrijvend zou zijn, toch blijft overeind dat het neologisme ‘SmartJet’ dat uit de aaneenschakeling van beide termen voortkomt, een fantasievolle perceptie veroorzaakt die van voldoende omvang is opdat het geheel duidelijk onderscheidend is ten opzichte van de som van de bestanddelen.
24. Nu de bestreden beslissing niet naar recht is verantwoord, dient het hof deze te vernietigen en de BOIE en haar Bureau te bevelen het merk ‘SmartJet’ in te schrijven.
De vordering is gegrond.
25. Met betrekking tot de begroting van de kosten hebben partijen geen melding gemaakt van elementen die een verhoging dan wel een verlaging van het bij koninklijk besluit van 26 oktober 2007 vastgestelde basisbedrag verantwoorden.
Daar het om een geschil gaat waarvan het bedrag niet in geld waardeerbaar is, dient de rechtsplegingsvergoeding die verweerster toekomt op 1.200 euro te worden begroot.
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,
Rechtdoende op tegenspraak,
Ontvangt het beroep en verklaart het gegrond.
Beveelt het Bureau van de BOIE het onder nummer 1164352 gedeponeerde merk ‘SmartJet’ in te schrijven;
Veroordeelt verweerster tot betaling van de gedingkosten die worden begroot op 1.386 euro voor eiseres, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding en nul euro voor haarzelf.
Aldus gewezen en uitgesproken ter openbare burgerlijke terechtzitting van de 18e kamer van het Hof van Beroep te Brussel, op 18 maart 2010
Waar aanwezig waren:
Paul BLONDEEL, Kamervoorzitter
Sabine GADEYNE, raadsheer
Eric BODSON, raadsheer
Darie VAN IMPE, griffier
* * * * *