Rekestnummer 97/947
Uitspraak : 7 mei 1998
Rekestnr. : 97/947
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
RED MILL COMPANY B.V.,
gevestigd te Waspik,
verzoekster,
procureur : Mr H.C. Grootveld
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr C.J.J.C. van Nispen
De procedure
Bij op 22 december 1997 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft verzoekster, hierna te noemen Red Mill, het hof verzocht de inschrijving te bevelen van het depot van het balvormig vormmerk, verricht op 30 oktober 1996 onder nummer 881.513, en verweerder, hierna te noemen het Bureau, te veroordelen in de proceskosten.
Het Bureau heeft bij op 12 januari 1998 ter griffie ingekomen verweerschrift (met producties) het hof verzocht het verzoek van Red Mill af te wijzen, met veroordeling van Red Mill in de proceskosten.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 6 april 1998, waarbij partijen - Red Mill onder overlegging van bescheiden - hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Red Mill door Mr C.M.R van der Zandt, advocaat te Amsterdam, en het Bureau door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingekomen.
2. Uit de processtukken en het verhandelde ter terechtzitting blijkt het volgende :
a. Red Mill heeft op 30 oktober 1996 bij het Bureau onder 881.513 een teken als vormmerk gedeponeerd voor de waren in
klasse 29 : aardappelproducten, al dan niet voorzien van smaakstoffen; hartige snacks, voor zover niet begrepen in andere klassen;
klasse 30 : maïs- en graanproducten, al dan niet voorzien van smaakstoffen; hartige snacks, voor zover niet begrepen in andere klassen;
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven:
“De afbeelding van het teken mist ieder onderscheidendvermogen voor de in de klassen 29 en 30 genoemde waren, zoals bedoeld in artikel 6bis, eerste lid onder a. van de Eenvormige Beneluxwet op de merken . . ."
c. Namens Red Mill is bij brieven van 25 augustus 1997 en 23 september 1997 tegen deze voorlopige weigering bezwaar aangetekend.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien.
e. Bij brief van 23 oktober 1997 heeft het Bureau de gemachtigde van Red Mill in kennis gesteld van zijn beslissing van gelijke datum, inhoudende definitieve weigering van de inschrijving van het depot.
3. Red Mill heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht, naar het hof begrijpt, het Bureau te bevelen tot inschrijving van het depot over te gaan.
Red Mill stelt zich op het standpunt dat het door haar gedeponeerde, balvormige teken onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarvoor het is gedeponeerd.
Subsidiair beroept zij zich op inburgering van het teken.
4. Het Bureau, dat zijn beslissing heeft gebaseerd op artikel 6bis, lid 1, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. Volgens artikel 6bis, lid 1, aanhef en onder a, BMW wordt de inschrijving van een depot geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt :
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. . . .
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;"
6. Naar het oordeel van het hof heeft het balvormige teken voor de waren waarvoor het is gedeponeerd geen onderscheidend vermogen. Niet gebleken is immers dat het balvormige teken een zodanig individueel karakter bezit dat het geschikt is om waren van Red Mill van soortgelijke waren van andere ondernemingen te onderscheiden en zijn herkomst uit de onderneming van Red Mill genoegzaam aan te duiden. Daarvoor is het teken, een bal zonder iets extra's, te gewoon. Daarbij komt dat aanvaarding van het balvormige teken als merk voor de waren waarvoor het is gedeponeerd, zou verhinderen soortgelijke waren in balvorm op de markt te brengen, terwijl voor aardappelproducten, snacks en zoutjes de balvorm niet ongebruikelijk is.
7. Red Mill heeft nog aangevoerd, dat door het Bureau andere vormmerken, met minder onderscheidend vermogen dan het onderhavige teken, wel als merk zijn ingeschreven.
Het hof stelt voorop dat ieder verzoek om inschrijving op zijn eigen merites moet worden beoordeeld.
Ook al zouden door het Bureau ten onrechte (vorm)merken zijn ingeschreven, dan brengt dit niet mee dat daardoor het teken van Red Mill onderscheidend vermogen krijgt. Mocht sprake zijn van ten onrechte verrichte inschrijvingen, dan kan ingevolge de BMW iedere belanghebbende de nietigheid van de desbetreffende inschrijving inroepen.
8. Red Mill stelt ter toelichting van de door haar gestelde inburgering, dat zij het balvormige teken gebruikt voor zoutjes, de zgn. Oranjo's, die zij ter gelegenheid van de wereldkampioenschappen voetbal in 1994 op de Nederlandse markt heeft geïntroduceerd en dat van de Oranjo's in de jaren 1994, 1995 en 1996 reeds circa 420.000 zakken zijn verkocht. Verder heeft Red Mill, naar zij onweersproken heeft gesteld, in januari 1998 balvormige zoutjes genaamd "Ballenmix", op de markt gebracht.
9. Anders dan Red Mill meent, volgt uit voormeld gebruik niet genoegzaam dat er sprake is van langdurig en intensief gebruik van het teken vóór de depotdatum (30 oktober 1996), nog daargelaten dat niet gebleken is dat het teken door het gebruik zodanig onderscheidende kracht heeft verkregen dat het als merk kan worden beschouwd.
De "Ballenmix"-zoutjes spelen in dit verband geen rol, nu deze zoutjes dateren van na de depotdatum.
10. Uit het bovenstaande vloeit voort, dat het verzoek van Red Mill moet worden afgewezen. Red Mill zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen.
Beslissing
Het hof :
wijst het door Red Mill verzochte af;
verwijst Red Mill in de kosten van deze procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op f 3.770,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur-van Santen en Van Sandick, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 mei 1998, in tegenwoordigheid van de griffier.