Uitspraak : 7 januari 1999
Rekestnr. : 98/473
Het GERECHTSHOF te 's-GRAVENHAGE, Kamer M C-5,
heeft de volgende beschikking gegeven op het verzoek van :
de vennootschap naar Duits recht
ARTESAN PHARMA GmbH & CO. KG,
gevestigd te Lüchow, Duitsland,
verzoekster,
procureur : Mr P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt
tegen
Het BENELUX-MERKENBUREAU,
gevestigd te 's-Gravenhage,
verweerder,
procureur : Mr C.J.J.C. van Nispen
De procedure
Verzoekster (hierna ook te noemen Artesan) heeft bij op 27 juli 1998 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) het hof verzocht verweerder (hierna ook te noemen het Bureau) te bevelen onmiddellijk over te gaan tot inschrijving van het internationale depot nummer 673244 van het teken ANTI-ANGIN, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure.
Het Bureau heeft bij op 7 augustus 1998 ingekomen verweerschrift (met producties) verzocht het verzoek af te wijzen, met verwijzing van Artesan in de proceskosten
De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 23 november 1998, waarbij partijen - onder overlegging van producties - hun standpunten hebben doen toelichten aan de hand van pleitnotities, Artesan door Mr J.W. Knipscheer, advocaat te Amsterdam, en het Bureau door zijn procureur.
Beoordeling van het verzoek
1. Het verzoekschrift is tijdig ingediend.
2. Uit het verzoekschrift en de ten processe overgelegde producties blijkt het volgende:
a. Artesan heeft op 14 maart 1997 bij het Internationaal Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Genève het teken ANTI-ANGIN gedeponeerd onder nummer 673244 gedeponeerd voor de volgende waren:
in klasse 5: farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische produkten; diëtische substanties voor medisch gebruik, voedingsmiddelen voor baby's; pleisters, verbandmiddelen; tandvulmiddelen en afdrukmateriaal voor tandartsen; ontsmettingsmiddelen; middelen ter verdelging van ongedierte; schimmeldodende en onkruid verdelgende middelen.
b. Het Bureau heeft bij brief van 17 oktober 1997 laten weten de inschrijving van het internationale depot voorlopig te weigeren.
Als reden(en) heeft het Bureau opgegeven :
"Le signe ANTI-ANGIN est purement descriptif de la qualité essentielle des produits mentionnés en classe 5 pour autant qu'ils aient trait à des produits destinés à combattre les angines. Le signe est dès lors dépourvu de tout pouvoir distinctif visé à l'article 6bis, par.1er, sous a. de la Loi Uniforme Benelux sur les marques."
c. De gemachtigde van Artesan heeft tegen die beslissing bezwaar gemaakt bij brieven van 26 januari 1998, 4 maart 1998, 12 maart 1998 en 17 maart 1998.
d. Het Bureau heeft daarin geen aanleiding gezien zijn beslissing te herzien.
e. Het Bureau heeft (de gemachtigde van) Artesan bij brief van 4 juni 1998 in kennis gesteld van zijn beslissing, houdende definitieve weigering van de inschrijving van het teken.
3. Artesan heeft het hof op de voet van artikel 6ter van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) verzocht het Bureau te bevelen onmiddellijk over te gaan tot inschrijving van het internationale depot ANTI-ANGIN, zoals verricht. Artesan stelt zich op het standpunt dat het teken ANTI-ANGIN, een door haar ontworpen teken dat bestaat uit een samenvoeging van de onderdelen ANTI en ANGIN, niet uitsluitend beschrijvend is en voldoende onderscheidend vermogen heeft om te kunnen fungeren als merk voor de waren in klasse 5.
4. Het Bureau, dat zijn beslissingen heeft gebaseerd op artikel 6bis, eerste lid, onder a BMW, heeft verzocht het verzoek af te wijzen.
5. volgens artikel 6bis lid 1, aanhef en onder a BMW moet de inschrijving van een depot worden geweigerd indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.
Die bepaling luidt:
"Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden :
1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging,
of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;"
Het hof gaat ervan uit dat de verwijzing in artikel 6bis en 14, onder A, aanhef en onder 1a BMW naar artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs niet beperkt is tot de eerste daar genoemde categorie ("elk onderscheidend kenmerk missen") maar betrekking heeft op alle drie daar genoemde categorieën.
Bij het Protocol d.d. 2 december 1992, houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, is de BMW aangepast aan de Eerste Richtlijn d.d. 21 december 1988 van de Raad van de EG, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lidstaten 89/104 (PbEG 1989, L 40). Artikel 3 van deze Richtlijn luidt voor zover hier van belang :
"1. Niet ingeschreven worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a. (...)
b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;"
Nu artikel 6 bis en artikel 14, onder A, aanhef en onder 1a, BMW niet zijn gewijzigd, moet het ervoor worden gehouden dat de Regeringen van de Benelux-landen bij het opstellen van voormeld Protocol van oordeel waren dat, ondanks enige tekstuele verschillen tussen artikel 3 van de Richtlijn en artikel 6quinquies B, onder 2 van het Verdrag van Parijs, geen materiële verschillen bestaan.
6. Het hof deelt de opvatting van het Bureau dat het teken ANTI-ANGIN uitsluitend beschrijvend is voor de in het depot genoemde waren.
Het teken is samengesteld uit de woorden "ANTI" en ANGIN". Door Artesan is niet weersproken dat "anti" een synoniem is van "tegen" en veelal wordt gebruikt in verband met geneesmiddelen om aan te geven dat zij een aandoening beogen te bestrijden. "Angina" en in de Franse taal "l'angine" zijn medische aanduidingen van een keelaandoening en zijn, evenals "anti", voor bedoelde waren louter beschrijvend.
De omstandigheid dat de woordcombinatie mede bestaat uit het woord "angin" in plaats van angina of angine, brengt niet mee dat de woordcombinatie daardoor onderscheidend vermogen krijgt. Het gaat hierbij - anders dan bij de in de "Richtlijnen Benelux Merkenbureau inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute nietigheidsgronden" vermelde woordcombinatie ALLERFREE - immers niet om een niet voor de hand liggende combinatie van woorden. Dat het teken door het auditieve effect van het woord ANGIN onderscheidend is vermag het hof niet in te zien, daar niet duidelijk is op welke wijze het woord zal worden uitgesproken.
Het (daarvoor in aanmerking komende) publiek zal de woordcombinatie ANTI-ANGIN dan ook niet opvatten als merk maar als aanduiding van de hoedanigheid van de waren, waarbij het woord angina of angine is afgekort dan wel afwijkend gespeld. In dit verband wordt nog opgemerkt dat op zich zelf niet uitgesloten is dat een bij wijze van woordspeling gebruikte afwijkende spelling onderscheidend vermogen kan opleveren, maar dat daarvan in dit geval geen sprake is.
Daar komt bij dat aanvaarding van ANTI-ANGIN als merk zou verhinderen dezelfde of soortgelijke waren aan te duiden met deze woordcombinatie.
7. Ook al zijn, zoals door Artesan is aangevoerd, in andere landen identieke merken wel ingeschreven, dan neemt dit niet weg dat het hof het onderscheidend vermogen van ANTI-ANGIN op zijn eigen merites op basis van de toepasselijke regels moet beoordelen.
8. Aan het vorenstaande wordt niet afgedaan door de vermelding in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen dat het toetsingbeleid van het Bureau "een voorzichtig en terughoudend beleid" zal moeten zijn waarbij het streven erop gericht zal zijn slechts "de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te herstellen dan wel te weigeren", nu het hier naar het oordeel van het hof een evident geval betreft.
Het hof ziet dan ook geen aanleiding in deze zaak prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
9. Het bovenstaande brengt mee dat het verzoek van Artesan moet worden afgewezen, dat op de andere geschilpunten niet meer behoeft te worden ingegaan en dat Artesan als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de proceskosten.
Beslissing
Het hof :
wijst het verzoek van Artesan af;
verwijst Artesan in de kosten van deze procedure en begroot de kosten tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op f 3.840,-.
Deze beschikking is gegeven door Mrs Brinkhof, Fasseur - van Santen en Van de Ende - Wiefkers, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 januari 1999, in tegenwoordigheid van de griffier.