Is iemand een doorhalingsprocedure gestart tegen jouw merk met als argument dat jouw merk niet ‘normaal’ zou zijn gebruikt? Dat is natuurlijk schrikken en je vraagt je waarschijnlijk ook af wat dit inhoudt. Geen nood, in dit artikel leggen we het uit. En wat je kunt doen als je hiermee te maken krijgt.
Wat is een doorhalingsprocedure?
Een "verzoek tot doorhaling” is een juridische procedure. Iemand vraagt dan bij BOIP om de doorhaling van een merkregistratie. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat men vindt dat het merk niet ‘normaal’ gebruikt wordt voor bepaalde producten of diensten. En dat daar dus eigenlijk geen monopolie voor mag gelden.
Wat betekent ‘normaal gebruik'?
Met een geregistreerd merk heb je het alleenrecht op het gebruik daarvan. Een monopolie. Maar je hebt ook een gebruiksplicht. Je moet het merk binnen 5 jaar na registratie echt gebruiken voor de producten en diensten waarvoor het staat geregistreerd.
Bij de vraag naar ‘normaal gebruik’ wordt er gekeken of het gebruik van het merk reëel en commercieel geloofwaardig is. Dat moet je kunnen bewijzen.
Hieronder geven we 4 tips hoe je het normaal gebruik van jouw merk verdedigt/bewijst.
Hoe bewijs je het normaal gebruik van jouw merk?
Tip 1: Zorg voor een goede merkregistratie
Een goede merkregistratie is de basis voor een succesvolle verdediging. Registreer het merk alleen voor producten en diensten die je echt gebruikt. Kijk ook binnen 5 jaar kritisch naar jouw merkregistratie: is deze nog nodig voor alle producten en diensten waarvoor het staat geregistreerd? Zo niet, geef dan aan BOIP door welke producten en diensten je wilt laten schrappen. Daarmee kun je een toekomstige doorhalingsprocedure voorkomen.
Tip 2: Zorg dat bewijsstukken voldoen aan de eisen
Het is niet de bedoeling dat je tijdens een procedure een stapel papier ‘over de schutting gooit’. Zorg dat het ingediende bewijsmateriaal voldoet aan praktische eisen: voeg een inhoudsopgave toe met nummering en beschrijving van elk bewijsstuk. Markeer relevante passages en beperk de omvang van het bewijs (hierover later meer).
Tip 3: Toon reëel gebruik aan en lever relevant bewijsmateriaal
De bewijsstukken moeten laten zien dat je echt moeite hebt gedaan om een product of dienst op de markt te brengen. Nog even snel een website voor het merk optuigen en visitekaartjes drukken is onvoldoende. Het gebruik is dan een schijnvertoning.
Het bewijs van normaal gebruik moet de locatie, duur en wijze van gebruik laten zien. Denk aan facturen, webshopscreenshots, productfoto's, etc.
Kwaliteit is daarbij belangrijker dan kwantiteit. Het heeft geen zin om 500 pagina’s aan screenprints van websites in te dienen. Selecteer representatief bewijs dat over 5 jaar verdeeld is met het product en het merk duidelijk zichtbaar. Ook facturen zijn belangrijk, dit laat zien dat een product of dienst ook echt geleverd wordt. Houd het bewijsmateriaal beperkt tot maximaal 110 pagina's.
Tip 4: Bekijk het bewijsmateriaal als geheel
Bewijsstukken kunnen elkaar aanvullen en verduidelijken. Een combinatie van bewijs kan een duidelijk beeld van normaal merkgebruik schetsen. Bijvoorbeeld een combinatie van verkoopcijfers, ondersteund door een jaarverslag, facturen, orderbevestigingen en screenprints van de producten. Als er dan op een paar bewijsstukken geen datum staat, of het merk zelf niet zichtbaar is, hoeft voor het geheel geen probleem te zijn.
Juridische procedure
Een doorhalingsprocedure is een juridische procedure. Je doet er goed aan om de hulp in te schakelen van een juridische professional. Die kan jou adviseren wat je kunt doen en je helpen bij jouw verdediging.
Over dit onderwerp is voor juridisch professionals een uitgebreider artikel gepubliceerd. Lees ook ‘USUS MAGISTER EST OPTIMUS: 5 tips voor een geslaagd verweer tegen, dan wel beroep op ‘non usus’
