Numéro de requête 99/179

Prononcé

COUR D’APPEL DE LA HAYE
Secteur commerce

Affaire numéro : 105.007.851/01
Numéro de requête (ancien) : 99/179

Ordonnance de la cinquième chambre civile du 29 mai 2008

En cause de

Acousticon B.V.,
dont le siège est à Arnhem,
requérante,
dénommée ci-après: Acousticon,
avoué: Me P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

contre

l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle
et son organe l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle,
dont le siège est à La Haye,
défenderesse,
dénommée ci-après : l’Office,
avoué: Mer. C.J.J.C. van Nispen.

La procédure

Par requête (avec sept annexes) reçue le 19 mars 1999 au greffe de la cour, Acousticon a demandé à la cour d’ordonner à l’Office de procéder à l’enregistrement du dépôt de la marque BETER HOREN, tel qu’il a été effectué le 9 janvier 1998 sous le numéro 907980, et de condamner l’Office aux frais de la procédure.
Par mémoire en défense parvenu au greffe de la cour le 9 avril 1999, l’Office a demandé de rejeter la requête d’Acousticon, dépens comme de droit.

Par ordonnance du 28 octobre 1999, la cour a suspendu pro forma la procédure orale sur la requête en rapport avec des questions préjudicielles posées dans une autre affaire.

Par lettres reçues au greffe de la cour les 4 et 8 avril 2008, Acousticon a déposé au total 35 pièces.

La procédure orale sur la requête a eu lieu le 17 avril 2008. Les deux parties ont fait exposer leurs points de vue à cette occasion. Acousticon par Me P.G. Gilhuis, avocat à Dordrecht et l’Office par son avoué. Les deux parties ont déposé des notes de plaidoirie.

Appréciation de la requête

1. Les pièces de la procédure et les allégations des parties font apparaître ce qui suit.

(i) Acousticon a déposé le 9 janvier 1998 le signe BETER HOREN (portant le numéro de dépôt 907980) comme marque verbale pour les classes de produits et de services suivantes :
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques et électriques, non compris dans d’autres classes, appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments auditifs et audiologiques, non compris dans d’autres classes.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux et membres artificiels, appareils et instruments auditifs et audiologiques non compris dans d’autres classes.
Classe 35: Publicité et affaires ; études de marché, prospection et analyse de marchés, importation et exportation, conseils sur l’achat d’appareils et instruments auditifs et audiologiques.
Classe 42: Recherches techniques, engineering, études de projet (h’ayant pas trait à l’exploitation), soins de santé, services de spécialistes (para)médicaux, services d’experts audiologiques ; conseils dans le domaine des appareils et instruments auditifs et audiologiques ; réalisation de recherche (para)médicale en particulier dans le domaine de l’audition.

(ii) Par lettre du 20 mai 1998 (annexe 1 de la requête), l’Office a annoncé qu’il refusait provisoirement l’enregistrement du signe. L’Office a donné comme motif :
Le signe BETER HOREN est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services mentionnés dans les classes 9, 10, 35 et 42 en ce qui concerne une meilleure audition (voyez article 6bis, alinéa premier sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (voir annexe).

(iii) Au nom d’Acousticon, opposition a été faite, par lettre du 27 juillet 1998 (annexe 2 de la requête), contre le refus provisoire de l’Office en alléguant – en résumé – qu’étant utilisée depuis 1934, la marque BETER HOREN est consacrée par l’usage.

(iv) D’après sa lettre du 12 août 1998 (annexe 3 de la requête), l’Office n’a pas vu dans les objections présentées motif à revoir son refus provisoire. L’Office a considéré, en résumé, que si un usage du signe déposé est attesté par les pièces produites, c’est seulement le cas à l’automne de 1997, que le signe a été utilisé en combinaison avec les noms commerciaux d’Acousticon et son partenaire et qu’en cas d’usage du signe uniquement aux Pays-Bas, il ne aurait y avoir une consécration par l’usage requise pour la protection sur le territoire Benelux.

(v) Par lettre du 20 novembre 1998 (annexe 4 de la requête), il a été allégué au nom d’Acousticon que le signe fait l’objet d’un usage intensif depuis 64 ans, que les éléments verbaux BETER HOREN ont été un facteur constant à cet égard que l’on ne saurait exiger la consécration du signe par l’usage dans l’ensemble du Benelux.

(vi) Par lettre du 10 décembre 1998 (annexe 5 de la requête), l’Office a maintenu sa position et il a communiqué à Acousticon par lettre du 21 janvier 1999 (annexe 6 de la requête) sa décision portant refus de l’enregistrement du dépôt.

2. Dans sa requête, Acousticon avance deux motifs qui devraient conduire à l’enregistrement du signe BETER HOREN. Comme premier motif, Acousticon affirme que le signe a bien un caractère distinctif. Elle relève que BETER HOREN est descriptif pour les conséquences des produits et services fournis par elle (à savoir : mieux entendre), pas pour les produits et services eux-mêmes. Comme second motif, Acousticon soutient que le signe a été consacré par l’usage. A l’égard du premier motif, l’Office a allégué dans son mémoire en défense que le signe BETER HOREN est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services mentionnés dans les classes 9, 10, 35 et 42. De plus, l’Office soutient qu’il lui paraît injustifié qu’une entreprise puisse monopoliser le mot BETER HOREN et les signes ressemblants comme marque pour désigner une qualité essentielle des produits et services en question. S’agissant du second motif, l’Office soutient qu’indépendamment des conditions d’étendue et durée de l’usage comme marque verbale, l’usage du signe a eu lieu exclusivement aux Pays-Bas de sorte qu’il ne peut y avoir consécration par l’usage (dans le Benelux). En plaidoiries, chacun a persisté dans son point de vue, si ce n’est qu’Acousticon s’en est remise à la cour quant à la question du caractère distinctif du signe BETER HOREN. L’Office a ajouté, en ce qui concerne la prétendue consécration par l’usage, qu’il ressort (plutôt) des pièces produites par Acousticon que l’indication BETER HOREN a été employée comme (élément d’un) nom commercial.

Caractère distinctif ?

3. Pour apprécier la requête, il est décisif de déterminer si le signe répond au prescrit de l’article 6bis, alinéa premier, de la loi Benelux sur les marques (LBM) (actuellement article 2.11 de la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005, CBPI). Dans sa lettre du 20 mai 1998, l’Office fait référence, dans le cadre de la motivation de sa décision, à l’article 6bis, alinéa premier sous a LBM. D’après la motivation elle-même (“..dépourvu de tout caractère distinctif.”) et la motivation indiquée dans sa lettre du 10 décembre 1998, l’Office base toutefois sa décision (aussi) sur la disposition de l’article 6bis, alinéa premier, sous b et c LBM. Ces dispositions sont libellées comme suit :

“ L'Office refuse d'enregistrer une marque lorsqu'il considère que:
(...)
b. la marque est dépourvue de caractère distinctif;
c. la marque est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ;
(…)”

4. Les dispositions de l’article 6bis, alinéa 1er, sous b et c, LBM sont empruntées à l’article 3, § 1er, sous b et c, de la directive 89/104/CEE (première directive du 21 décembre 1988 du Conseil des CE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, JOCE 1989, L 40, ci-après : la directive). La Cour de justice CE a interprété ces dispositions dans ses arrêts du 12 février 2004, C-363/99, POSTKANTOOR, (NJ 2006, 531) et affaire C-265/00, BIOMILD (NJ 2006, 528). La Cour de justice a décidé dans ces arrêts entre autres qu’une marque verbale dont l’enregistrement – pour des produits ou services déterminés – se heurte à l’article 3, §1er, sous c, de la directive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour ces produits ou services au sens de l’article 3, § 1er, sous b, de la directive. De plus, la Cour a dit pour droit dans le premier arrêt cité (point 5) :

“L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu'une marque constituée d'un mot composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de ladite disposition, sauf s'il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose soit que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments, soit que le mot est entré dans le langage courant et y a acquis une signification qui lui est propre, en sorte qu'il est désormais autonome par rapport aux éléments qui le composent. Dans ce dernier cas, il y a alors lieu de vérifier si le mot qui a acquis une signification propre n'est pas lui-même descriptif au sens de la même disposition.
Aux fins d'apprécier si une telle marque relève du motif de refus d'enregistrement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, il est indifférent qu'il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement ou que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d'être décrites soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.”

Dans l’affaire BIOMILD, la cour a statué dans le même sens.

5. En outre, il est généralement admis que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d'une part, par rapport auxdits produits ou services pour lesquels il est enregistré et, d'autre part, par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

6. Les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont décrits par Acousticon à l’occasion des plaidoiries comme : le fait de régler, d’adapter et de fournir ainsi que le fait de conseiller des appareils auditifs et accessoires. Les appareils et accessoires auditifs livrés par Acousticon (produits) ne portent pas le signe BETER HOREN, mais sont revêtus de plusieurs marques (différentes).

7. Le signe en cause se compose des mots BETER et HOREN. Le mot HOREN est descriptif pour le sens dont le fonctionnement est censé être favorisé par les produits et services fournis. Le mot BETER peut être considéré comme une contribution de cet apport positif. Ainsi, les deux mots peuvent désigner des caractéristiques des produits et services en cause, dont la qualité, la valeur et la destination de ceux-ci. Ces deux éléments du signe sont dès lors descriptifs pour les produits et services concernés.

8. Même la combinaison des deux éléments du signe est de nature descriptive. Il n’existe pas d’écart perceptible entre le syntagme et la simple somme des éléments qui le composent. Il n’y a pas d’invention linguistique ni de tournure inhabituelle au sens linguistique. Le signe combine des mots d’une manière usuelle pour ceux-ci, sans transcender sur le plan conceptuel, auditif ou visuel la somme des éléments isolés.

9. Le signe BETER HOREN est ainsi exclusivement descriptif pour les produits et services pour lesquels le signe est déposé et pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Le signe est dépourvu par conséquent de tout caractère distinctif pour ces produits et services au sens de l’article 6bis, alinéa premier, sous b et c, LBM.

Consécration par l’usage

10. L’article 3 paragraphe 3 de la directive comporte une exception aux motifs de refus consignés au paragraphe 1 (notamment) sous b et c, qui vaut aussi pour le refus en vertu de l’article 6bis, alinéa 1er, sous b et c LBM. L’enregistrement d’un signe comme marque ne peut pas être refusé si, à la suite de l’usage qui en a été fait, il a acquis un caractère distinctif avant la date de la demande d’enregistrement. Dans son arrêt du 4 mai 1999 dans l’affaire Chiemsee (NJ 2000, 269), la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a considéré ce qui suit :

“Si, sur la base de tels éléments, l'autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l'article 3, paragraphe 3, de la directive pour l'enregistrement de la marque est remplie. Toutefois, s'agissant des circonstances dans lesquelles une telle condition peut être regardée comme satisfaite, elles ne sauraient être établies seulement sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés.” (point 52).

11. Dans son arrêt du 7 septembre 2006 dans l’affaire Europolis (NJ 2007, 238), la CJCE a précisé quel territoire doit être pris en considération pour l’application de ce critère, lorsque le signe dont l’enregistrement est demandé est dépourvu de caractère distinctif dans une partie seulement du Benelux, à savoir la zone linguistique néerlandaise. La CJCE a considéré à ce sujet :

“Par conséquent, il convient de répondre aux deux premières questions que l’article 3, paragraphe 3, de la directive doit être interprété en ce sens que l’enregistrement d’une marque ne saurait être admis sur le fondement de cette disposition que s’il est démontré que cette marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute la partie du territoire de l’État membre ou, dans le cas du Benelux, dans toute la partie du territoire de celui-ci dans laquelle il existe un motif de refus.” (point 23)

Et:

“Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que, s’agissant d’une marque consistant en un ou plusieurs mots d’une langue officielle d’un État membre ou du Benelux, si le motif de refus n’existe que dans l’une des zones linguistiques de l’État membre ou, dans le cas du Benelux, dans l’une des zones linguistiques de celui-ci, il doit être établi que la marque a acquis par l’usage un caractère distinctif dans toute cette zone linguistique. Dans la zone linguistique ainsi définie, il y a lieu d’apprécier si les milieux intéressés, ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit ou le service en question comme provenant d’une entreprise déterminée”. (point 28)

12. Dans la présente affaire, on peut considérer que le signe BETER HOREN est dépourvu de caractère distinctif uniquement dans la zone de langue néerlandaise du Benelux. Par ailleurs, il n’est pas requis, pour admettre un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, que la traduction du signe dans les autres langues officielles parlées dans le Benelux soit perçue comme une marque dans les zones où ces langues sont parlées par le public concerné (Cour de Justice Benelux dans l’affaire Europolis arrêt du 28 juin 2007, IER 2007, 86).

13. Dans les allégations d’Acousticon (e.a.: requête sous 19, lettre du 20 novembre 1998, notes de plaidoirie sous sub19), il est compris que le signe BETER HOREN est consacré comme marque par l’usage aux Pays-Bas et pas dans les autres parties néerlandophones du Benelux (Flandre et Bruxelles). C’est pourquoi il faut répondre à la question de savoir, si avec l’usage allégué aux Pays-Bas, il est satisfait à la condition que les milieux intéressés, du moins une fraction significative de ceux-ci, identifient le produit ou service concerné à partir de la marque comme provenant d’une entreprise déterminée. Ce que la CJCE a considéré au point 28 de son arrêt dans l’affaire Europolis, doit être rapproché du point 23 qui précède. Dans ladite considération, la CJCE a indiqué que l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 3 paragraphe 3 de la directive est uniquement admissible s’il est démontré que cette marque, par l’usage qui en a été fait, a acquis un caractère distinctif sur l’ensemble du territoire d’un état membre, ou, dans le cas du Benelux, dans toute la zone du territoire Benelux où un motif de refus existe. On peut en déduire que “les milieux intéressés, du ou à tout le moins une fraction significative de ceux-ci” doivent représenter toute la zone linguistique néerlandaise du Benelux, en ce sens que les (la fraction significative des) milieux intéressés doivent se répartir proportionnellement sur toute la partie néerlandophone du territoire Benelux. Il n’en est pas ainsi si les milieux intéressés se trouvent exclusivement aux Pays-Bas. D’autre part, la CJCE assimile le Benelux explicitement à un état membre. Partant de là, il n’est pas à exclure que la consécration par l’usage doit être jugée suffisante dans une partie (significative) de cet état membre, où se trouve une fraction significative des milieux intéressés. La cour s’abstiendra de répondre à cette question d’interprétation de l’arrêt Europolis, dès lors qu’elle estime qu’on ne peut pas dire que le signe BETER HOREN a acquis un caractère distinctif par son usage comme marque aux Pays-Bas. La cour considère ce qui suit à ce propos.

14. Dans les pièces produites par Acousticon comme annexe 7 à la requête, le signe BETER HOREN est utilisé respectivement :
- comme l’indication d’une “revue interne de la N.V. Instrumentenhandel v.h. P. Geervliet au service des malentendants”,
- dans la combinaison: BETER HOREN/GEERVLIET, avec sous-titre: Hoortoestel specialisten;
- dans la combinaison: BETER HOREN samenwerkende audiciëns GEERVLIET;
- dans la combinaison: AUDIRE, specialisten in beter horen;
- (dans un extrait du registre du commerce:) comme nom commercial de la société Audire B.V.;
- comme indication d’une entreprise qui a développé un système pour l’organisation d’un laboratoire spécialisé dans les pièces auditives;
- comme magasin spécialisé dans les appareils auditifs.

Sous les annexes envoyées par Acousticon par lettre du 4 avril 2008, on trouve une attestation de la Nederlandse Vereniging Audiciën Bedrijven (nvab), certifiant que le nom commercial “Beter Horen” est connu depuis des décennies dans la branche des prothèses auditives (annexe 3). On y mentionne en outre :

“Après une courte période pendant laquelle le nom des magasins (souligné par la cour) a été remplacé par le nom commercial “Beter Horen/Geervliet:, on a recommencé à utiliser systématiquement le nom “Beter Horen” à partir de 1998 et il est enregistré comme tel dans notre fichier des membres.

Le conseil d’administration de l’organisation sectorielle, NVAB, compte depuis certainement depuis quinze ans l’un des membres de la direction de “Beter Horen”. “Beter Horen” est aussi représenté dans nombre d’autres organes de concertation et le nom est dès lors connu des organisations (…).”

L’annexe 4 énumère le siège principal et les sièges de Beter Horen; l’annexe 7 concerne un extrait du registre du commerce de la société BETER HOREN B.V., avec les filiales; et l’annexe 8 mentionne:

“les magasins BETER HOREN sont spécialisés dans le domaine des appareils auditifs et de l’accompagnement audiologique compétent.”

Les annexes suivantes mentionnent respectivement: “Audio-otometrisch centrum voor hoortoestellen”, “speciaalzaak in hoortoestellen”, “De mensen van BETER HOREN” et “Beter Horen B.V.”

15. Il ressort de ces annexes que le signe BETER HOREN est utilisé depuis des années comme nom commercial pour désigner des entreprises qui s’occupent de services audiologiques. Lesdites annexes ne donnent aucun appui à la thèe d’Acousticon que le signe est consacré par l’usage comme marque verbale pour distinguer des produits et services. Le fait qu’on parle une seule fois de “Beter Horen Hoortoestellen” (annexe 7 de la requête) n’y change rien, d’autant plus que l’avocat d’Acousticon interrogé à l’audience de la cour a indiqué que les appareils auditifs sont de marques très diverses et ne portent pas le signe BETER HOREN. L’attestation produite comme annexe 1 de la lettre du 4 avril 2008, émanant des Gezamenlijke Audiologische Industrieën Nederland (GAIN), certifiant que Beter Horen était connu partout le 1er janvier 1998 comme marque aux Pays-Bas, est insuffisante, de même que le fait que le signe BETER HOREN a été déposé comme marque figurative.

16. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu d’accueillir la requête d’Acousticon.

17. Acousticon, étant la partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. La cour fixera ces frais en équité comme indiqué ci-après.

Décision

La cour:

Rejette la requête de Acousticon;

Condamne Acousticon aux frais de la présente procédure, fixés à ce jour pour l’Office à € 1.356,-.

La présente ordonnance a été rendue par messieurs J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking et
T.H. Tanja-van den Broek et prononcée à l’audience publique du 29 mai 2008 en présence du greffier.

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