La COUR D'APPEL DE BRUXELLES, 18 CHAMBRE,
après délibéré, prononce l’arrêt suivant:
R.G.N°. 2007/AR/2521
EN CAUSE DE:
ACCELYA France SAS, dont le siège social est établi à Boulevard des Bouvets 3, 92000 NANTERRE (FRANCE),
Partie appelante,
représentée par Maître VAN INNIS Thierry, avocat à 1150 BRUXELLES, Tervurenlaan 268a.
CONTRE:
L’OFFICE BENELUX DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, anciennement BUREAU BENELUX DES MARQUES, (marques et dessins ou modèles), Service Commun aux pays du Benelux, institué par la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (marques et dessins ou modèles), ayant la personnalité juridique de droit international en vertu de l’article 1.4 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (ci-après dénommé l’OBPI), représentée par le Directeur général de l’Office, dont le siège est établi aux Pays-Bas à 2591 XR La Haye, Bordewijklaan 15,
Partie défenderesse,
assistée et représentée par Me EYERS Céline (BRUXELLES) loco Maîtres Ludovic DE GRYSE, avocat à la Cour de Cassation et Brigitte DAUWE, avocats à 1000 BRUXELLES, Central Plaza, rue de Loxum 25.
I. La procédure devant la cour.
01. Par requête déposée le 17 septembre 2007 la cour est saisie d’un recours contre une décision du Bureau Benelux des Marques du 18 juillet 2007, sur la base de l’article 2.12 de la Convention Benelux en matière de Propriété Intellectuelle (CBPI) du 25 février 2005.
02. Le recours a été introduit dans le délai de deux mois prescrit par l’article 2.12 de la CBPI et est dès lors recevable.
03. Les avocats des parties-ont été entendus en leurs moyens à l’audience publique du 11 avril 2008.
II. L’origine du litige, la demande et les positions des parties.
04. La décision a l’encontre de laquelle la requérante a formé un recours porte sur le refus d’enregistrement d’une marque semi-figurative Clear’Invoice par le Bureau de la Propriété Intellectuelle (BBPI).
Suite à un dépôt par la requérante, le Bureau de l’OMPI a procédé le 21 mars 2006, à l’enregistrement international de cette marque qui se présente comme suit:
Clear’Invoice
Le dépôt, qui a été enregistré sous le numéro 887028, revendique aussi bien les mots Clear Invoice que les couleurs noire des lettres et rouge de l’apostrophe.
La protection est revendiquée notamment sur le territoire du Benelux pour les services appartenant aux classes administratives 35, 38, 39 et 42:
- services de gestion de fichiers, à savoir de fichiers de données de facturation entre un acheteur d’une entreprise et ses différents fournisseurs et réciproquement entre un fournisseur et ses différents clients (35) ;
- services de télécommunication, à savoir services d’affichage électronique, de messagerie électronique, tous ces services étant relatifs à la télécommunication de données de facturation d’une entreprise (38) ;
- services d’entreposage de supports de données et de documents stockés électroniquement, tous ces services étant relatifs à l’entreposage de données de facturation d’une entreprise (39) ;
- conversion de données (autre que conversion physique) à savoir conversion de données de facturation de l’entreprise en vue de la préparation de factures électroniques, de l’archivage de factures électroniques, de la diffusion de données électroniques de facturation et de la collecte et de la gestion de données de facturation dématérialisée ; services de conversion de documents d’un support physique vers un support électronique, à savoir services de numérisation de données de facturation d’une entreprise (42).
05. Par lettre du 13 novembre 2006 l’OBPI a notifié à l’OMPI un avis le refus provisoire d’enregistrement total aux motif(s) suivant(s) :
‘Le signe Clear’ Invoice est descriptif. Il est composé de la qualité Clear (anglais pour clair) et de la dénomination générique Invoice (anglais pour facture). Ces éléments peuvent servir à désigner l’espèce ou la qualité des services mentionnés dans les classes 35, 38, 39 et 42. Le signe est en outre dépourvu de tout caractère distinctif. Le refus est basé sur l’article 2.11, alinéa 1er sous b. et c., de la CBPI. La reproduction graphique choisie n’a pas pour effet de rendre le signe distinctif.
Les dispositions de la CBPI auxquelles renvoie le Bureau ont trait aux cas où la marque est dépourvue de caractère distinctif (article 2.11.1. b.) et où elle est composée exclusivement de signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autre caractéristiques de ceux-ci (article 2.11.1.c.).
06. En réponse à cette communication, la firme Distinctive, mandataire de la requérante, a par lettre du 24 avril 2007, contesté le refus et émis les critiques suivantes.
Elle expose que le signe est composé de deux mots réunis entre eux par une apostrophe dans une présentation combinée qui ne correspond pas aux règles du grammaire français. Elle attire l’attention sur le fait que le français ne connaît pas le procédé de création de néologismes en accolant deux termes, comme c’est le cas en néerlandais ou en allemand.
Elle estime que la combinaison des deux éléments a pour effet de créer une entité distincte indépendante de la signification de chaque mot pris séparément.
Ensuite elle critique l’affirmation que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, laquelle ne serait pas motivée clairement.
Quant au caractère prétendument descriptif du signe, au regard des services visés, elle objecte que la marque n’a pas de signification descriptive d’un service quelconque, dès lors que les services pour lesquels le signe est déposé ne peuvent être ni immédiatement ni après réflexion identifiés, désignés ou qualifiés de ‘clear invoice’ et qu’il existe une ‘distance’ entre la marque et les services concernés.
A titre subsidiaire la mandataire a offert de limiter la protection de la marque aux services appartenant à la classe 42 qui constituent l’essence des services prestés par la requérante.
Enfin elle signale que la marque a été acceptée par l’autorité des marques anglaise, alors que les mots composant la marque sont issus de l’anglais, et elle en appelle à la nécessité d’une application harmonisée des dispositions de la CBPI qui reprennent les dispositions de la directive 89/104/CEE.
07. Le BBPI a expliqué plus amplement son point de vue dans sa réponse du 24 mai 2007, par laquelle il a fait savoir que ses objections contre l’enregistrement n’avaient pas été levées, avant de notifier un refus définitif formel le 18 juillet 2007.
Il insiste sur le caractère descriptif en renvoyant au contenu du site internet ‘www.clear-invoice.com’, qui fait état de l’optimisation de la gestion de factures et de technologie qui permet de fiabiliser les processus de facturation. Au regard des intérêts de concurrents et de l’intérêt général, il estime que le signe ‘clear invoice’ ne peut être approprié par une entreprise au titre d’une marque.
Par ailleurs il considère que le signe dans son ensemble ne présente pas un écart perceptible par rapport à la juxtaposition des éléments qui le composent et que sa représentation graphique ne suffit pas pour rendre le signe distinctif. A cet égard il cite un extrait des directives du BBPI, aux termes duquel ‘le consommateur perçoit en général une indication descriptive dans un « beau caractère » ou « une couleur de bon goût » ; cela ne veut pas dire qu’il a, de ce fait, un caractère distinctif suffisant pour être admis à l’enregistrement comme marque’.
En ce qui concerne l’acceptation du signe par d’autres autorités de marques de pays membres de la Communauté européenne le BBIE il estime qu’il s’agit d’un élément qui n’est pas déterminant, vu la mission qui lui est confiée par la CBPI et vu la jurisprudence de la Cour de Justice telle qu’elle résulte de l’arrêt Postkantoor.
Enfin, il est d’avis que la limitation de la protection aux services de la classe 42, offerte à titre subsidiaire par la déposante, n’est pas de nature à lever ses objections quant au caractère descriptif du signe.
08. La requérante avance quatre griefs à l’encontre de la décision attaquée.
Tout d’abord elle fait observer que le BBIE a omis d’apprécier le caractère distinctif du signe, pris dans son ensemble. Elle critique plus spécialement le fait que le caractère descriptif a été apprécié uniquement en fonction des éléments verbaux, alors que les éléments graphiques forment un tout avec ces derniers.
Elle perçoit une deuxième erreur là où le caractère descriptif est affirmé en raison du caractère prétendument descriptif des éléments verbaux.
Troisièmement elle fait valoir que le BBIE affirme de façon gratuite que le syntagme ‘Clear Invoice’ est descriptif des services ou d’une de leurs caractéristiques, en se demandant en vain quelles qualités seraient décrites. Le fait que tous les services visés se rapportent à des factures aurait tout au plus pour conséquence que le signe revêt un caractère allusif.
Enfin, en ce qui concerne le motif de refus tiré du manque de caractère distinctif elle relève que la décision n’avance pas d’éléments qui permettraient d’affirmer que le signe n’est pas apte à distinguer les services de ceux d’autres entreprises.
En conclusion elle demande à la cour d’ordonner à l’OBPI ‘de procéder à l’enregistrement de la marque visée par l’enregistrement international numéro 887028’ et postule également sa condamnation au paiement des dépens, taxés à 1.386 euros, indemnité de procédure y incluse.
09. Le Bureau soutient en résumé que les deux motifs de refus indiqués dans la décision attaquée s’opposent à l’enregistrement de la marque et il se réfère à sa motivation.
Par rapport à sa décision de refus il ajoute, relativement au caractère descriptif, que cet élément est manifeste pour autant que les services aient trait à la modification, la manipulation et le traitement de factures afin de les rendre plus claires et que par ailleurs il suffit que le signe puisse servir à désigner une qualité des services.
Il ajoute également que le syntagme ne présente pas un écart perceptible par rapport à la somme des éléments qui le composent, la combinaison de ces éléments ne pouvant être perçue comme inhabituelle par le public visé.
III. Discussion.
10. Le pouvoir distinctif de la marque Clear’Invoice à trait au pouvoir que revêt cette marque d’identifier les services visés par le dépôt comme provenant de l’entreprise de la requérante et donc de distinguer ces services de ceux d’une autre entreprise (CJCE arrêt du 04 mai 1999, affaires Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, point 49 ; CJCE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, C-238/06, point 79).
L’examen de ce pouvoir doit se faire à partir du signe tel qu’il est déposé, tout en considérant tous les éléments et circonstances relevants concrets, et en rapport avec les services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Il tend notamment à rechercher si le public visé pourra, sur la base de la marque et selon ses expériences positives ou négatives qu’il aura eues avec les services, établir ses choix, soit pour réitérer l’achat, soit pour l’éviter.
Dans le cas d’espèce les services pour lesquels l’enregistrement est demandé concernent tous des aspects de la facturation électronique.
11. Le caractère distinctif du signe clear’ invoice doit être apprécié en fonction de l’impression d’ensemble concrète que cette marque est susceptible de créer dans la perception du public visé.
Il doit être apprécié pour la marque telle qu’elle a été déposée.
Cette approche ne s’oppose toutefois pas à ce que dans un premier temps les éléments composant la marque soient successivement pris en considération (CJCE arrêt du 30 juin 2005, affaire Eurocermex, C-286/04, points 22 et 23 ; CJCE arrêt du 25 octobre 2007, affaire Develey, point 82).
12. Dans le cas d’espèce le public visé est formé par les entreprises qui font appel à des prestataires de services de facturation. Il est donc réputé être plus que moyennement informé, et raisonnablement attentif et avisé.
13. Le signe déposé est composé de mots et d’un élément graphique, ce qui le rend semi-figuratif dans son ensemble.
Dans le cas d’une marque composée d’un élément verbal et graphique, le premier élément doit sans doute être considéré comme revêtant plus de caractère distinctif que le second, étant donné que le consommateur moyen désignera plus facilement les services ou produits en reproduisant un mot, plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif.
Ce principe s’applique également en l’occurrence, même si le public cible doit être considéré comme plus averti que le public moyen.
14. Comme l’usage de mots anglais est largement répandu dans le public visé sur le territoire du Benelux, les mots ‘clear’ et ‘invoice’ peuvent facilement être reconnus.
Le mot ‘invoice’ signifie en français ‘facture’ -et en néerlandais ‘factuur’- tandis que le mot ‘clear’ a de nombreuses significations, suivant qu’il est utilisé comme adjectif, adverbe ou verbe.
Par ailleurs il en est également ainsi en français, le mot ‘clair’ pouvant être compris aussi bien dans le sens de ‘transparent’ ou de ‘peu foncé’ ou encore de ‘évident’ ou ‘facile à comprendre’.
Cette observation vaut indépendamment des cas où les deux mots sont compris isolément ou dans leur relation mutuelle.
15. Dans le cas d’espèce, l’élément verbal repose sur une composition de deux mots anglais réunis par une apostrophe, ce qui le rend inhabituel et en réfère partiellement à la fantaisie.
Même si les éléments verbaux occupent certes une place prépondérante dans l’ensemble, il n’y a pas lieu de considérer que le public concerné pourra y voir un lien direct avec une signification de ces termes dans une des langues du Benelux. Le fait que des significations divergentes sont possibles pour un de ces mots confirme que cette éventualité n’est pas plausible.
Par ailleurs ceci vaut d’autant plus que, s’il devait être admis que le public percevra le signe d’abord dans ses composantes, il percevra tout aussi bien l’élément figuratif qui attire l’attention et amoindrit sensiblement ces éléments verbaux.
Il s’agit en effet d’un élément qui présente plusieurs couleurs dans un graphisme remarquable et qui comporte une apostrophe ‘inutile’.
L’impression d’ensemble concrète que le signe ‘clear’ invoice’ est susceptible de laisser dans la perception du public visé ne peut dès lors être que celle d’un signe dont l’aspect figuratif est tout aussi valorisant que les éléments verbaux.
16. Dès lors que le signe « clear’invoice » ne présente pas de lien direct et concret avec les services pour lesquels la requérante entend l’utiliser, qu’il est inspiré en partie par la fantaisie et que l’élément figuratif n’est pas banal, la cour ne voit pas de raison qui permette de douter de son caractère distinctif pour ces services.
Ce signe, apprécié dans son ensemble, est en principe apte à distinguer les services visés par le dépôt de ceux qui sont offerts par d’autres entreprises et dès lors à faire fonction de marque.
17. Un refus d’enregistrement opposé du fait que la marque est dépourvue de pouvoir distinctif dans le sens de l’article 2.11.1. b. n’est dès lors pas fondé, sous réserve du caractère éventuellement descriptif de cette marque.
Il reste en effet qu’en dépit de son aptitude à faire fonction de marque le Bureau pourrait opposer un refus à son enregistrement en raison de son caractère descriptif dans le sens de l’article 2.11.1 c. de la CBPI.
18. Suivant l’article 2.11.1.c. de la CBPI un signe qui est exclusivement composé de signes ou indications pouvant servir dans le commerce pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production de la prestation du service ou toute autre caractéristique de celui-ci doit être refusé à l’enregistrement.
Dans ce cas l’intérêt général que poursuit cette disposition exige que de tels signes ou indications puissent être utilisés librement par tous (CJCE arrêt du 23 octobre 2003, affaire Wrigley (Doublemint) C-191/01, points 31 et 32 ; CJCE arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-276/05, point 75).
Eu égard également au but d’intérêt général poursuivi par cette disposition, il y a lieu de considérer que la désignation du service ou la description d’une de ses caractéristiques doit se rapporter à une caractéristique objective et concrète desdits produits.
A cet égard il suffit que le signe ou l’indication puisse désigner une caractéristique dans une de ses significations potentielles. Si le signe n’est pas encore utilisé à une telle fin, encore faut-il vérifier s’il est susceptible de l’être et si une telle utilisation dans le futur puisse raisonnablement être admise (CJCE arrêt du 4 mai 1999, affaire Windsurfsing Chiemsee, C-109/97, points 31 et 37 ; CJCE arrêt du 12 février 2004, affaire Campina Melkunie, (Biomild) point 38.
19. Le caractère prétendument descriptif du signe ‘clear’invoice’ doit être examiné à la lumière de sa signification dans le langage habituel pour la désignation de services ou d’une de leurs caractéristiques.
Ce caractère descriptif ne pourrait reposer que sur le constat que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les services concernés et le sens du signe. Ceci suppose qu’il est établi que les termes qui composent la marque seront perçus comme fournissant une information quant à la nature ou les caractéristiques des services visés par la demande d’enregistrement et à leur destination.
S’agissant d’une marque semi-figurative qui comprend un mot recomposé, l’examen du caractère descriptif ne peut s’arrêter à celui des composantes de ce mot, mais doit porter sur l’ensemble (CJCE, arrêt du 19 avril 2007, affaire Celltech, C-273/05, points 77, 78 et 79).
L’examen du caractère descriptif ne dispense dès lors pas d’avoir dûment égard à l’incidence de l’élément graphique.
20. La cour a déjà constaté que le signe est composé de deux mots d’origine anglaise qui peuvent être compris par le public concerné sur le territoire du Benelux dans leur signification dans la langue française et néerlandaise.
Le mot ‘invoice’ est descriptif puisqu’il signifie ‘facture’ et que les services visés concernent des prestations liées à l’émission ou le traitement de factures.
Toutefois, il n’en est pas ainsi en ce qui concerne le mot ‘clear’. La cour a effectivement déjà constaté que le mot ‘clear’ peut être compris dans plusieurs significations et ceci indépendamment de sa perception isolée ou dans son rapport avec le mot ‘invoice’.
Soutenir, comme l’a fait le BBIE, que ‘clear’ signifie ‘clair’ n’est dès lors pas de nature à éclairer un raisonnement qui tend à expliquer que le mot ‘clear’ est clairement descriptif des services visés.
Il en résulte que ce mot n’informe pas de façon évidente sur la nature, les caractéristiques ou la destination des services concernés. Il n’est en réalité que la caractéristique subjective que l’entreprise entend voir reconnaître à ses services.
21. Le syntagme ‘clear’ invoice’ n’est donc pas une simple combinaison d’éléments dont chacun est actuellement descriptif de l’espèce ou de caractéristiques des services pour lesquels l’enregistrement est demandée, ou qui sont susceptibles de le devenir à l’avenir.
En outre il y a lieu de considérer dans le cas d’espèce que l’aspect figuratif est important. Ainsi que la cour l’a déjà observé, cet aspect prend dans l’ensemble une place qui est tout aussi importante que les mots accolés, vu la spécificité et l’effet de l’ampleur du graphisme et des couleurs.
22. Dès lors que le signe en question n’est pas exclusivement composé de signes descriptifs dans le sens de l’article 2.11.1.c. de la CBPI un refus d’enregistrement opposé sur cette base ne se justifie pas.
23. La décision attaquée n’étant pas légalement justifiée, il y a lieu de l’annuler et d’ordonner à l’OBPI et son Bureau d’enregistrer la marque ‘clear’invoice’.
24. En ce qui concerne la taxation des dépens, les parties demandent de part et d’autre le montant de base fixé par l’arrêté royal du 26 octobre 2007.
S’agissant d’un litige dont le montant n’est pas évaluable en argent, il y a lieu de taxer les indemnités de procédure à 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Eu égard à la loi du 15 juin 1935 relative à l’emploi des langues en matière judiciaire,
Statuant contradictoirement,
Reçoit le recours et le déclare fondé,
Met à néant la décision attaquée,
Ordonne à l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle et à son Bureau de procéder à l’enregistrement dans le registre des marques Benelux du dépôt international effectué le 21 mars 2006 par la requérante sous le numéro 887028, de la marque « CLEAR’INVOICE » ;
Condamne la défenderesse aux dépens, liquidés à 1.200 euros pour elle-même et à 1.386 euros (186 + 1.200) pour la demanderesse.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique civile de la chambre 18 de la Cour d’appel de Bruxelles le 2 juillet 2008
Où étaient présents :
Monsieur P. BLONDEEL, Président
Madame C. SCHURMANS, Conseiller
Monsieur K. MOENS, Conseiller
Madame L. NAESSENS, Greffier adjoint principal