Prononcé : 3 décembre 1998
No de la requête.: 98/210
LA COUR D’APPEL DE LA HAYE, chambre M C-5,
a rendu l'ordonnance suivante à la requête de :
Koninklijke KPN Nederland N.V.,
anciennement dénommée Koninklijke PTT Nederland N.V.,
dont le siège est à La Haye,
requérante,
avoué : Me K. Limperg
contre
le Bureau Benelux des Marques,
dont le siège est à La Haye,
défendeur,
avoué : Me D. Rijpma
La procédure
Par requête (avec annexes) reçue au greffe de la cour le 30 mars 1998, la requérante, dénommée ci-après KPN, a demandé à la cour d'ordonner au défendeur, dénommé ci-après le Bureau, l'enregistrement du dépôt numéro 890969 pour tous les produits ou services refusés, du moins pour les produits et services à déterminer en bonne justice par la cour, avec ou non une exonération de responsabilité, et de condamner le Bureau aux dépens de la procédure.
Par mémoire en défense reçu au greffe de la cour le 22 avril 1998, le Bureau a demandé à la cour de rejeter la requête de KPN et de condamner KPN aux dépens.
La procédure orale sur la requête est intervenue le 5 octobre 1998. Les parties ont fait exposer leurs points de vue à l'aide de notes de plaidoirie, KPN par son avoué, avocat à Amsterdam, et le Bureau par Me J.H. Spoor.
Examen de la requête
1. La requête et les pièces versées aux débats font apparaître ce qui suit :
a. KPN a déposé le 2 avril 1997 au Bureau le signe Postkantoor sous le numéro 890969 comme une marque verbale pour les produits et services suivants dans :
classe 16 : papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); timbres d'affranchissement.
classe 35 : publicité et affaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseil et assistance en matière organisationnelle et économique pour les activités des entreprises; diffusion de matériel publicitaire; campagnes de publipostage; services de travail intérimaire; recrutement et sélection, détachement et placement de personnel; mise à jour de documentation concernant les programmes d'ordinateur;
classe 36 : assurances; affaires financières; affaires monétaires; émission de timbres d'affranchissement.
classe 37 : construction; réparation; services d'installation.
classe 38 : télécommunications.
classe 39 : transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
classe 41 : éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
classe 42 : information et conseil techniques; offre en location de mobilier; réservation de chambres dans les hôtels, pensions et autres établissements d'hébergement comprenant ou non des repas; information et conseil techniques en relation avec le stockage, le transport et le traitement de dépêches, documents ou marchandises; conception, construction, adaptation, actualisation, maintenance, stockage et mise à jour de programmes d'ordinateur, fichiers de sauvegarde, ainsi que la recherche de faisabilité et l'aide à la clientèle dans le choix de systèmes, d'appareils, de réseaux et de programmes d'ordinateur et en vue de leur introduction et de leur utilisation.
b. Par lettre du 16 juin 1997, le Bureau a informé KPN qu'il refusait provisoirement l'enregistrement du dépôt 890969.
Le Bureau a indiqué comme motif(s):
"Le signe Postkantoor est exclusivement descriptif pour les produits et services mentionnés dans les classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 en ce qui concerne un bureau de poste. C'est pourquoi le signe est exclusivement descriptif et est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l'article 6bis, alinéa premier sous a, de la loi uniforme Benelux sur les marques (…)"
c. Par lettre du 15 décembre 1997, KPN a fait opposition à ce refus provisoire. Elle a demandé de rapporter le refus provisoire, sinon d'entrer en négociation avec elle sur une éventuelle "exonération de responsabilité".
d. Par lettres du 28 janvier 1998, le Bureau a informé KPN qu'il ne voyait pas de motif à revoir sa décision de refus provisoire et a porté à sa connaissance sa décision portant refus définitif de l'enregistrement du dépôt.
2. La requête de KPN n'est parvenue au greffe de la cour que le 30 mars 1998, sur pied de l’article 6ter de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), KPN y a demandé à la cour d’ordonner au Bureau d’enregistrer le dépôt pour tous les produits et services refusés, du moins pour les produits et services à déterminer par la cour, éventuellement en apportant une exonération de responsabilité.
KPN défend le point de vue que le signe Postkantoor possède un caractère distinctif, n'est pas descriptif, du moins pas exclusivement descriptif.
3. Le Bureau, qui a fondé ses décisions sur l’article 6bis, alinéa premier sous a, de la LBM, a demandé de rejeter la requête.
4. Afin de déterminer si KPN est recevable en sa requête et – si l'examen de ce point conduit à la recevabilité – en rapport avec les points en litige entre les parties, la cour juge souhaitable de soumettre les questions préjudicielles suivantes à la Cour de Justice Benelux ou à la Cour de justice des Communautés européennes:
I. Faut-il considérer que lorsque le Bureau n'a pas envoyé au déposant la communication du refus (en tout ou en partie) de l'enregistrement du dépôt comme prévu à l'article 6bis, alinéa 4, de la loi uniforme Benelux sur les marques (LBM), le délai de deux mois visé à l'article 6ter LBM commence à la date à laquelle six mois (conformément à l'article 4, alinéa 1er, du Règlement d'exécution LBM) se sont écoulés depuis la date de l'envoi de la communication (provisoire) visée à l'article 6bis, alinéa 3, de la LBM ou faut-il considérer que, en pareil cas, est toujours recevable en sa requête visée à l'article 6ter ?
L'article 6bis de la LBM est libellé comme suit :
1. Le Bureau Benelux des Marques refuse d'enregistrer le dépôt lorsqu'il considère que :
a. le signe déposé ne constitue pas une marque au sens de l'article 1er, notamment pour défaut de tout caractère distinctif comme prévu à l'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris;
b. le dépôt se rapporte à une marque visée à l'article 4, sous 1 et 2.
2. Le refus d'enregistrer doit concerner le signe constitutif de la marque en son intégralité. Il peut se limiter à un ou à plusieurs des produits auxquels la marque est destinée.
3. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit de son intention de refuser l'enregistrement en tout ou en partie, lui en indique les motifs et lui donne la faculté d'y répondre dans un délai à fixer par règlement d'exécution.
4. Si les objections du Bureau Benelux contre l'enregistrement n'ont pas été levées dans le délai imparti, l'enregistrement du dépôt est refusé en tout ou en partie. Le Bureau Benelux informe le déposant sans délai et par écrit en indiquant les motifs du refus et en mentionnant la voie de recours contre cette décision, visée à l'article 6ter.
L'article 6ter de la LBM est libellé comme suit :
Le déposant peut, dans les deux mois qui suivent la communication visée à l'article 6bis, quatrième alinéa, introduire devant la Cour d'appel de Bruxelles, le Gerechtshof de La Haye ou la Cour d'appel de Luxembourg une requête tendant à obtenir un ordre d'enregistrement du dépôt.
La Cour territorialement compétente se détermine par l'adresse du déposant, l'adresse du mandataire ou l'adresse postale, mentionnée lors du dépôt.
L'article 4, alinéa 1er, du Règlement d'exécution est libellé comme suit :
Le délai visé à l'article 6bis, par. 3 de la loi uniforme pour répondre à l'avis de refus provisoire est de trois mois; ce délai peut être prolongé sur demande ou d'office, sans excéder six mois à compter de la date de l'envoi de la première communication.
II. Des principes tels que ceux qui sont désignés dans le droit (administratif) néerlandais comme étant les principes de bonne administration ou les principes généraux du droit (ex. l'interdiction de l'arbitraire ou détournement de pouvoir, la non-violation du principe de légitime confiance, le principe d'égalité) peuvent-ils ou doivent-ils intervenir dans la procédure par requête visée à l'article 6ter de la LBM? Dans l'affirmative, quel effet (formel) l'entérinement d'un recours sur le fondement d'un tel principe peut-il ou doit-il avoir sur la décision du juge ou la suite de la procédure? Le juge doit-il faire intervenir d'office les principes précités dans sa décision?
Le contenu des Directives (publiées) du Bureau Benelux des Marques a-t-il à cet égard une incidence?
Il faut observer dans ce contexte que le Bureau Benelux des Marques, qui est appelé chaque année à apprécier un grand nombre de dépôts, a été institué comme une administration commune à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg en vertu de l'article 1er de la Convention Benelux en matière de marques de produits et qu'en vertu de l'article 6ter de la LBM, le litige est porté devant le juge civil.
Dans son ordonnance du 3 juillet 1997 en cause de Bio-Claire, la présente cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en cas de refus, de reconnaître au juge un pouvoir d'appréciation moins étendu qu'en cas d'invocation de la nullité d'un dépôt enregistré sur le pied de l'article 14A, alinéa 1.a, de la LBM; que le principe doit être que le juge qui est appelé à décider s'il y a lieu de prononcer un ordre d'enregistrer un dépôt en vertu de l'article 6ter de la LBM doit examiner dans toute son étendue la conformité d'un dépôt à l'article 1er de la LBM. Ni la LBM ni le Commentaire commun des Gouvernements ne contiennent des indications imposant l'abandon de ce principe.
Par ailleurs, dans son ordonnance du 11 septembre 1997 en cause de Biomild, la présente cour a considéré qu'un signe n'acquiert pas de caractère distinctif du fait que d'autres dépôts éventuellement non distinctifs ont bien été enregistrés (après le 1er janvier 1996). Quand bien même d'autres dépôts de signes dépourvus de caractère distinctif auraient été effectués, il n'empêche que le caractère distinctif d'un dépôt doit s'apprécier selon ses mérites propres sur la base des règles applicables.
Enfin, la présente cour peut concevoir qu'à la suite du refus provisoire, le déposant modifie la liste des produits ou services de son dépôt sur proposition du Bureau Benelux des Marques et en concertation avec celui-ci et que l'enregistrement soit ensuite tout de même refusé définitivement par le Bureau Benelux des Marques.
III. Le juge peut-il ou doit-il condamner le déposant ou le Bureau Benelux des Marques aux dépens de la procédure lorsque l'une de ces parties est déboutée?
La procédure néerlandaise par requête (article 429 k du Code de procédure civile) prévoit la possibilité de prononcer une condamnation aux dépens, alors qu'en Belgique une condamnation aux dépens est même obligatoire. La présente cour a jusqu'à présent appliqué l'article 429 k par analogie et condamné la partie succombante aux dépens. En ce qui concerne les frais du droit de greffe, elle s'est basée sur les dispositions y relatives de la loi fixant les tarifs en matière civile, et en ce qui concerne les honoraires du conseil, sur les directives relatives au tarif de liquidation des honoraires de l'Ordre néerlandais des avocats.
IV. La compétence de refus contenue dans l'article 6bis de la LBM implique-t-elle que le Bureau Benelux des Marques doit baser ses décisions uniquement sur le signe, tel qu’il a été déposé pour les produits ou services mentionnés à cette occasion – en d’autres mots : le Bureau Benelux des Marques décide-t-il uniquement in abstracto – ou est-il autorisé sinon tenu de prendre aussi en considération d’autres faits et circonstances dont il a connaissance (par exemple qu’avant le dépôt le déposant utilisait déjà le signe à une grande échelle comme une marque pour les produits ou services concernés ou qu'il ressort de l'examen que le signe ne serait pas de nature à tromper le public pour les produits ou services mentionnés dans le dépôt) – autrement dit, le Bureau Benelux des Marques est-il autorisé sinon tenu de décider in concreto ?
V. La réponse à la question IV est-elle également valable pour la décision du Bureau Benelux des Marques concernant la question de la levée de ses objections contre l'enregistrement par le déposant et pour sa décision de refuser la marque en tout ou en partie, comme prescrit à l'article 6bis, alinéa 4, de la LBM ?
VI. La réponse à la question IV est-elle également valable pour la décision judiciaire concernant la requête visée à l'article 6ter de la LBM ?
VII. A supposer qu’il soit autorisé sinon tenu de décider in concreto dans une procédure intentée en vertu de l’article 6ter, le juge doit-il alors, eu égard aux intérêts de tiers, prendre uniquement en considération les faits et circonstances qui se sont présentés au plus tard jusqu'au moment du dépôt ou lui est-il permis de fonder sa décision également sur des faits et circonstances postérieurs ?
La cour fait remarquer que les pays du Benelux n'ont pas fait usage de la faculté que leur offre l'article 3 § 3, troisième phrase, de la première directive du Conseil des CE, du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, n° 89/104/CEE (JOCE 1989 L 40) de prévoir que la disposition de la première phrase du troisième paragraphe s'applique aussi lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.
VIII. Le juge peut-il ou est-il tenu, vu notamment les réponses données aux questions II, VI et VII, de faire intervenir dans l'appréciation de la requête visée à l'article 6ter de la LBM un motif de refus nouveau que le Bureau Benelux des Marques invoque pour la première fois dans la procédure judiciaire ?
IX. A la lumière de la directive précitée, faut-il admettre, pour apprécier si un signe constitue une marque au sens de l'article 1er de la LBM, que malgré quelques différences textuelles entre l'article 3 de la directive et l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris, il n'y a pas de différences matérielles entre ces dispositions et que l'article 6 quinquies B, sous 2, peut servir de critère ?
L'article 6 quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris est libellé comme suit :
"Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l'enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants :
(...)
2. lorsqu'elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine des produits ou l'époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée."
Dans son ordonnance en cause de Bio-Claire, la cour est partie du principe que le renvoi que font les articles 6bis et 14 sous A, début et sous 1.a, LBM à l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris n'est pas limité à la première catégorie citée ("dépourvues de tout caractère distinctif") mais concerne les trois catégories énumérées dans cet article et, par ailleurs, que dès lors que l'article 6bis et l'article 14 sous A, début et sous 1.a, LBM n'ont pas été modifiés, il faut présumer que les gouvernements des pays du Benelux ont établi le Protocole du 2 décembre 1992 portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques en considérant qu'il n'y avait pas de différences matérielles entre l'article 3 de la directive et l'article 6quinquies B, sous 2, de la Convention de Paris. La cour ne partage pas le point de vue selon lequel la directive imposerait des conditions plus sévères étant donné qu'il ressort du considérant de la directive que la volonté a été que les dispositions de la directive soient en harmonie complète avec celles de la Convention de Paris.
X. En ce qui concerne la charge de la preuve, le Bureau Benelux des Marques, lorsqu'il apprécie si un signe, qui consiste en une nouvelle combinaison verbale composée de vocables dépourvus chacun en soi de tout caractère distinctif pour les produits concernés, constitue une marque au sens de l'article 1er de la LBM, doit-il considérer qu'une nouvelle combinaison verbale possède en principe un caractère distinctif (de sorte qu'il appartient au Bureau de prouver le contraire) et qu'il n'en va autrement que si la requête est manifestement non fondée parce que le signe déposé ne constitue visiblement pas une marque au sens de l'article 1er ?
XI. La réponse à cette question est-elle influencée par le fait que suivant le Commentaire commun des Gouvernements, le Bureau Benelux des Marques pourra refuser “ uniquement les dépôts manifestement inadmissibles ” en vertu de l’article 6bis de la LBM?
XII. Faut-il admettre qu’un signe constitué d'une combinaison verbale nouvelle composée de vocables qui, par eux-mêmes, sont chacun dépourvus de tout caractère distinctif pour les produits concernés, est lui aussi dépourvu de tout caractère distinctif, et qu’il n’en irait autrement qu’en présence de circonstances additionnelles qui feraient en sorte que la combinaison soit davantage que la somme des parties, par exemple si la nouvelle combinaison verbale témoigne d’une originalité quelconque ou est le fruit de la créativité ?
La réponse est-elle différente si le signe est le seul terme pour indiquer les qualités concernées ou la combinaison de celles-ci ou s'il existe des synonymes qui sont raisonnablement susceptibles d'être utilisés, ou si la combinaison verbale indique une qualité commercialement essentielle ou une qualité plus qu'accessoire du produit ?
XIII. Est-il compatible avec le système de la directive, de la Convention de Paris, de la LBM et du Règlement d'exécution qu'un signe soit enregistré pour des produits dans la mesure où ils ne se rapportent pas à une qualité ou à des qualités déterminées (par exemple "dans la mesure où ils ne se rapportent pas à un bureau de poste")?
XIV. Faut-il admettre que le pouvoir que l'article 6bis, alinéa 2, de la LBM confère au Bureau Benelux des Marques de limiter le refus à un ou plusieurs produits auxquels la marque est destinée, implique aussi le pouvoir de limiter le refus à un ou plusieurs produits mentionnés dans le dépôt dans la mesure où ceux-ci se rapportent à une ou à des qualités déterminées (par exemple pour certains produits "dans la mesure où ceux-ci se rapportent à un bureau de poste")?
XV. Le juge peut-il ou doit-il avoir égard à une demande d'enregistrer le dépôt – faite pour la première fois dans la procédure visée à l'article 6ter de la LBM – en lui apportant la limitation visée dans la question XIII, et est-il permis au juge de procéder ainsi d'office?
XVI. La réponse aux questions est-elle influencée par le fait qu'un signe analogue a été enregistré comme marque dans un autre Etat membre?
5. Les parties sont invitées à s'exprimer par écrit, si possible de manière univoque, sur la formulation des questions et sur la ou les juridictions à saisir de chacune des questions. Le cas échéant, les parties peuvent suggérer des questions auxquelles il peut être opportun de répondre pour statuer dans la présente affaire. Une audience supplémentaire aura lieu ultérieurement si nécessaire.
Décision
La cour :
Décide que les parties devront déposer leurs écrits au greffe de la cour avant le 21 janvier 1999;
Réserve à statuer pour le surplus.
La présente ordonnance a été rendue par les conseillers Fasseur – van Santen, Van den Enden-Wiefkers et Van Sandick, et prononcée à l'audience publique du 3 décembre 1998 en présence du greffier.