Date
Instance
CASS NL (concl. A-G) Marque
BIOMILD Numéro de dépôt
Déposant
Campina Melkunie B.V. Texte
(7) (1) (8) (5) 2.10. Le Hoge Raad a posé une question préjudicielle sur ce point (question V). La Cour de Justice Benelux a répondu (att. 40) conformément au principe retenu dans l'ordonnance attaquée: la date de la demande d'enregistrement est à considérer comme la date pivot de la consécration par l'usage. Cette appréciation (selon cette date) doit prendre en compte tous les faits et circonstances pertinents (att. 39). Est sans importance pour ce dépôt la circonstance que depuis septembre 1996 Campina a utilisé la marque BIOMILD à grande échelle et a fait une publicité intensive pour ce produit vendu sous cette marque, en sorte qu'il fallait admettre dès l'instant où le BBM a décidé de refuser l'enregistrement du dépôt (7 mars 1997) que le caractère distinctif du signe s'était accru considérablement, du moins était né de la consécration par l'usage: la demande d'enregistrement a été faite le 18 mars 1996. La branche 2 n'entraîne pas la cassation.
3. Conclusion
Je conclus au rejet du pourvoi.
Le Procureur général près le
Hoge Raad der Nederlanden,
* * * * *
(3) Ceci ressort aussi de la réponse donnée par la CJCE dans son arrêt du 12 février 2004 dans l'affaire C‑363/99 (KPN/BBM) aux questions préjudicielles posées par la cour d'appel de La Haye (dispositif sous 1 et points 29 ‑ 37).
(4) Directive du Conseil des CE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des états membres sur les marques, n° 89/104, JOCE 1989 L 40.
(5) L'attendu 10 fait remarquer que cette réponse est donnée selon le texte de la LBM que le Hoge Raad a appliqué, c'est-à-dire le texte tel qu'il était libellé avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 du Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques du 11 décembre 2001.
(6) Voyez pour l'examen de cette branche les conclusions avant l'ordonnance du 19 juin 1998, alinéas 2.14 ‑ 2.18.
(7) J'ai mis en italiques. Voyez aussi CJCE 12 février 2004, n° C‑363/99, IER 2004, 22 note ChG, où il s'agissait d'un mot existant (POSTKANTOOR).
(8) Les arrêts de la CJCE ont donné lieu à quelques discussions dans les milieux spécialisés dans le droit des marques. Voyez: P. Reeskamp, P.A. Walsh et A. Hagen dans BMM Bulletin 2004, resp. pp. 140, 143 et 146; T. de Haan, Postkantoor en Biomild: de terugkeer van het algemeen belang, NTER 2004, pp. 147‑150; O.H.J. Schmutzer, Weigeren voor een hoger doel, IER 2005, pp. 3‑9.
“57. La Commission a fait valoir, dans ses observations, que l'idée que certains signes doivent rester disponibles et ne pourraient donc pas bénéficier d'une protection est exprimée à l'article 6 de la directive, plutôt qu'aux articles 2 et 3 de celle-ci. Cet argument ne peut pas être retenu.
58. En effet, l'article 6 de la directive vise la limitation des effets de la marque, une fois celle-ci enregistrée. L'argument de la Commission revient à préconiser un contrôle minimal des motifs de refus prévus à l'article 3 de la directive, lors de l'examen de la demande d'enregistrement, le risque que des opérateurs puissent s'approprier certains signes qui devraient rester disponibles étant neutralisé par les limites imposées, en vertu dudit article 6, au stade de la mise en oeuvre des effets de la marque enregistrée. Cette argumentation aboutit, en substance, à retirer l'appréciation des motifs de refus figurant à l'article 3 de la directive à l'autorité compétente au moment de l'enregistrement de la marque, pour la transférer aux juges chargés de garantir l'exercice concret des droits que confère la marque.
59. Une telle approche est incompatible avec le système de la directive, qui repose sur un contrôle précédant l'enregistrement, et pas sur un contrôle a posteriori. Rien, dans la directive, ne permet de tirer une pareille conclusion de son article 6. Au contraire, le nombre et le caractère détaillé des obstacles à l'enregistrement précisés aux articles 2 et 3 de la directive, ainsi que le large éventail de recours ouverts en cas de refus, indiquent que l'examen effectué lors de la demande d'enregistrement ne doit pas être minimal. Cet examen doit être strict et complet afin d'éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Ainsi que la Cour l'a déjà jugé, il convient, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 21).
60. Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question préjudicielle que, pour apprécier le caractère distinctif qu'une couleur déterminée peut présenter en tant que marque, il est nécessaire de tenir compte de l'intérêt général à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services du type de ceux pour lesquels l'enregistrement est demandé."
2.9. La branche 2 est dirigée contre la décision de la cour suivant laquelle il n'y a pas lieu d'ordonner l'enregistrement au motif que le signe déposé a acquis un caractère distinctif en raison de la consécration par l'usage après le dépôt (points 8.5 et 8.6). Selon la branche, ce n'est pas le moment du dépôt qui est déterminant, mais la date à laquelle la cour statue sur le recours, du moins la date à laquelle la requête a été introduite en vertu de l'article 6ter de la LBM,du moins la date à laquelle le BBM a pris la décision définitive sur la demande d'enregistrement. ;
(40) Dans une procédure fondée sur l'article 6ter de la LBM, le juge ne peut prendre en considération que l'usage qui a été fait du signe déposé jusqu'au moment de la demande d'enregistrement;
(41) Le fait que selon le Commentaire commun, le BBM ne pourra refuser en vertu de l'article 6bis que "les dépôts manifestement inadmissibles" n'a pas d'incidence sur la réponse aux questions VI, VII et VII.
1.4. Par ailleurs, la Cour de Justice Benelux a sursis à statuer sur les questions VI à VIII aux fins de demander à la Cour de justice des Communautés européennes de se prononcer (CJCE) concernant les questions d'interprétation suivantes de la directive sur les marques :
1.1.1. Le 18 mars 1996, Campina a déposé auprès du BBM la marque BIOMILD pour des produits dans les classes 29, 30 et 32. Par lettre du 3 septembre 1996, le BBM a adressé à Campina la communication visée à l’article 6bis, alinéa 3, de la LBM. Campina a contesté les motifs invoqués par le BBM à l’appui de son point de vue, mais le BBM l'a informée par lettre du 7 mars 1997 du refus de l’enregistrement du dépôt. Campina a ensuite introduit dans les délais devant la Cour d’appel de La Haye une demande tendant à faire prononcer une mesure en application de l’article 6ter de la LBM. Cette demande a été rejetée.
1.1.2. Le mot BIOMILD est un mot nouveau en ce sens qu'il ne faisait pas partie de la langue néerlandaise avant le dépôt.
1.1.3. Tant BIO que MILD ont des synonymes auxquels on peut raisonnablement avoir recours pour montrer au public que le produit en cause possède la combinaison des propriétés désignées par ces termes.
1.1.4. Depuis septembre 1996 au moins, Campina a fait usage de la marque BIOMILD à une grande échelle et a fait une publicité intensive pour le produit qu’elle présentait sous cette marque, de sorte qu’au moment déjà où le BBM décidait de refuser l’enregistrement du dépôt (7 mars 1997), il fallait considérer que le signe possédait un caractère distinctif qui s’était accru considérablement, du moins qui avait fait l’objet d’une consécration par l’usage.
1.2. Le Hoge Raad a sursis à statuer aux fins de demander à la Cour de Justice Benelux de se prononcer sur neuf questions relatives à l'interprétation des articles 6bis et 6ter de la LBM. Ces questions étaient libellées comme suit (att. 6.2):
I. Faut-il considérer que les décisions rendues en vertu de l’article 6ter sont susceptibles d’un pourvoi en cassation si et dans la mesure où les règles nationales concernées de la procédure civile autorisent le pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur requête par le juge civil ?
II. Le BBM doit-il baser ses décisions visées à l’article 6bis, alinéa 1er, uniquement sur le signe, tel qu’il a été déposé, et sur les produits mentionnés à cette occasion – en d’autres mots : le BBM apprécie-t-il uniquement in abstracto - ou lui est-il permis ou encore est-il tenu de prendre aussi en considération d’autres faits et circonstances dont il a connaissance (par exemple qu’avant le dépôt le déposant utilisait déjà le signe à une grande échelle comme une marque pour les produits concernés) – en d’autres mots : lui est-il permis ou encore est-il tenu d’apprécier in concreto ?
III. La réponse à la question II s’applique-t-elle dans la même mesure à la décision du BBM portant refus de l’enregistrement du dépôt, telle que visée à l’article 6bis, alinéa 4 ?
IV. La réponse à la question II s’applique-t-elle dans la même mesure à la décision judiciaire concernant la requête prévue à l’article 6ter ?
V. A supposer qu’il soit permis au juge ou encore qu’il soit tenu de décider in concreto dans une procédure fondée sur l’article 6ter, le juge doit-il prendre uniquement en considération les faits et circonstances existant jusqu’au dépôt ou peut-il fonder sa décision aussi sur des faits et circonstances postérieurs ?
VI. En appréciant in abstracto si un signe qui est constitué d’un mot nouveau composé de différents éléments possède un caractère distinctif suffisant pour servir de marque pour les produits concernés, faut-il partir de l’idée que cette question appelle en principe une réponse affirmative même si chacun de ces éléments est dépourvu en soi de caractère distinctif pour ces produits, et qu’il n’en va autrement qu’en présence de circonstances complémentaires, par exemple si le mot nouveau constitue l’expression manifeste et compréhensible d’emblée pour chacun d’une combinaison de propriétés tenue pour essentielle au plan commercial et qui ne saurait être désignée autrement que par le mot nouveau ?
VII. Si la question VI appelle une réponse négative, faut-il considérer - toujours dans l’hypothèse d’une appréciation in abstracto – qu’un signe qui est constitué d'un mot nouveau, composé de différents éléments, chaque élément étant dépourvu par lui-même de caractère distinctif pour les produits concernés, est lui aussi dépourvu de tout caractère distinctif,
de sorte qu’il faut considérer en outre :
(1°) que le public ne percevra pas le signe comme une marque mais comme l’indication d’une qualité du produit (c’est-à-dire comme l’indication d’une combinaison des propriétés désignées par ces éléments) et
(2°) que le signe (bien que n’appartenant pas encore au langage courant avant le dépôt) doit en tant qu’indication de la qualité, rester disponible pour les concurrents du déposant, et qu’il n’en va autrement qu’en présence de circonstances complémentaires qui font que la combinaison des éléments est davantage que la somme des parties, par exemple si le mot nouveau témoigne d’une certaine créativité ?
VIII. La réponse à la question VII est-elle différente lorsqu’il existe des synonymes pour chacun des éléments constitutifs du signe de sorte que les concurrents du déposant, désireux de montrer au public que leurs produits possèdent eux aussi la combinaison des propriétés désignée par le mot nouveau, peuvent raisonnablement le faire en recourant à ces synonymes ?
IX. Le fait que suivant le Commentaire commun, le BBM pourra refuser « uniquement les dépôts manifestement inadmissibles » en vertu de l’article 6bis a-t-il une incidence sur la réponse aux questions VI à VIII ?
1.3. Par un arrêt du 26 juin 2000 (6) (cf. att. 42 ‑ 43):
A. Les articles 2 et 3, paragraphe 1er, de la Directive doivent-ils être interprétés en ce sens que pour apprécier si un signe qui est constitué d’un mot nouveau composé de différents éléments possède un caractère distinctif suffisant pour servir de marque pour les produits concernés, il faut partir de l’idée que cette question appelle en principe une réponse affirmative même si chacun de ces éléments est dépourvu en soi de caractère distinctif pour ces produits, et qu’il n’en va autrement qu’en présence de circonstances complémentaires, par exemple si le mot nouveau constitue l’expression manifeste et compréhensible d’emblée pour chacun d’une combinaison de propriétés tenue pour essentielle au plan commercial et qui ne saurait être désignée autrement que par le mot nouveau ?
B. Si la question A appelle une réponse négative, faut-il considérer qu’un signe qui est constitué d'un mot nouveau, composé de différents éléments, chaque élément étant dépourvu par lui-même de caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1er, de la Directive, pour les produits concernés, est lui aussi dépourvu de tout caractère distinctif et qu’il n’en va autrement qu’en présence de circonstances complémentaires qui font que la combinaison des éléments est davantage que la somme des parties, par exemple si le mot nouveau témoigne d’une certaine créativité ?
C. La réponse à la question B est-elle différente lorsqu’il existe des synonymes pour chacun des éléments constitutifs du signe de sorte que les concurrents du déposant, désireux de montrer au public que leurs produits possèdent eux aussi la combinaison des propriétés désignée par le mot nouveau, peuvent raisonnablement le faire en recourant à ces synonymes ?
1.5 Par un arrêt du 12 février 2004 (C‑265/00), la CJCE a répondu aux questions de la Cour de Justice Benelux et dit pour droit :
L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'une marque constituée d'un néologisme composé d'éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de ladite disposition, sauf s'il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments.
Aux fins d'apprécier si une telle marque relève du motif de refus d'enregistrement énoncé à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, il est indifférent qu'il existe ou non des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services mentionnés dans la demande d'enregistrement.
1.6. Par un arrêt du 1er décembre 2004, la Cour de Justice Benelux a considéré relativement aux questions VI à VIII posées par le Hoge Raad, qui se basent sur une appréciation in abstracto, qu'il n’y a pas lieu d’examiner séparément ces questions : l’article 6bis, alinéa 1er, de la LBM, doit être interprété en conformité avec l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive et avec l'arrêt de la CJCE du 12 février 2004 .
2.7. Le Hoge Raad a posé à la Cour de Justice Benelux une question préjudicielle sur la pertinence de l'existence de synonymes (question VIII), question que la Cour a soumise ensuite à la CJCE (question C). La réponse à cette question est reproduite à l'alinéa 1.5 ci-dessus. A la différence du moyen, la disponibilité de synonymes ne joue aucun rôle dans l'appréciation du caractère distinctif d'un signe. La CJCE ajoute que si l'article 3, paragraphe 1, sous c, de la directive prévoit que, pour relever du motif de refus d'enregistrement y énoncé, la marque doit être composée «exclusivement» de signes ou d'indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, elle n'exige pas, en revanche, que ces signes ou indications soient le mode exclusif de désignation desdites caractéristiques (point 42). Il en découle que la cour ne s'est pas basée sur une conception erronée du droit. La décision n'est pas non plus incompréhensible. Le grief est sans fondement.
2.8. La branche 1.e soulève à titre principal un grief juridique et à titre subsidiaire un grief de motivation à l'encontre de la considération de la cour suivant laquelle l'acceptation de BIOMILD comme marque empêcheraient les tiers de se servir de cette combinaison verbale pour indiquer des produits identiques ou similaires (point 5, in fine). Cette branche peut être rejetée pour les motifs exposés dans mes conclusions avant l'ordonnance du 19 juin 1998. Pour compléter, on peut relever les points 34 à 36 des motifs de l'arrêt de la CJCE dans cette affaire. On peut aussi relever l'arrêt de la CJCE du 6 mai 2003 , la Cour de Justice Benelux a dit pour droit à l'égard des questions I à V et IX:
(38) La décision rendue en vertu de l'article 6ter de la LBM est susceptible d'un pourvoi en cassation si et dans la mesure où les règles nationales concernées de la procédure civile autorisent le pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur requête par le juge civil;
(39) Le BBM, dans les décisions visées à l'article 6bis, alinéa 1er, de la LBM, et ensuite le juge appelé à apprécier, dans le cadre d’une procédure en vertu de l'article 6ter de la LBM, le bien-fondé de la décision prise par le BBM ne doivent pas se baser uniquement sur le signe tel qu'il a été déposé et sur les produits mentionnés à cette occasion, mais doivent aussi prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents qui ont été dûment portés à leur connaissance (11)
No. de la requête R 97/155 HR (9090)
Conclusion
F.F. Langemeijer
Parquet, 14 octobre 2005
Conclusions en cause de:
Campina Melkunie B.V.
contre
Bureau Benelux des Marques
Cette affaire concerne le refus d'une marque et fait suite à l'ordonnance du Hoge Raad du 19 juin 1998, NJ 1999, 68 avec note DWFV, par lequel des questions préjudicielles ont été posées à la Cour de Justice Benelux.
1. Les faits et la procédure
1.1. Dans son ordonnance du 19 juin 1998, le Hoge Raad a énoncé comme suit les faits de la cause .
1.7. Le Hoge Raad a repris ensuite l'examen de l'affaire. Le BBM a donné un développement écrit additionnel; Campina y a renoncé.
2. Examen du moyen de cassation
2.1. Dès lors que la Cour de Justice Benelux a décidé que la décision rendue en vertu de l'article 6ter de la LBM est susceptible d'un pourvoi en cassation si et dans la mesure où les règles nationales concernées de la procédure civile autorisent le pourvoi en cassation contre les décisions rendues sur requête par le juge civil, le pourvoi en cassation formé par Campina peut être déclaré recevable. L'article 426 du code de procédure civile autorise le pourvoi en cassation.
2.2. Le Hoge Raad (partant de l'hypothèse que le pourvoi en cassation de Campina est recevable) a déjà décidé à l'égard des branches 1.a et 1.b du moyen de cassation qu'elles ne peuvent pas entraîner la cassation: voyez les points 5.6 et 5.7 de l'ordonnance du 19 juin 1998.
2.3. La branche 1.c soulève à titre principal un grief juridique et à titre subsidiaire un grief de motivation à l'encontre de la décision de la cour suivant laquelle même la combinaison des éléments BIO et MILD est dépourvue de caractère distinctif (2) (9)
2.5. Après avoir constaté que BIOMILD est une combinaison de deux éléments qui sont chacun dépourvus de caractère distinctif (BIO et MILD), la cour a examiné ensuite si la combinaison ainsi formée (le mot BIOMILD), en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits pour lesquels elle est déposée, crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu'il prime la somme desdits éléments. La cour a répondu négativement à cette question avec la motivation résumée ci-dessus à l'alinéa 2.3. La CJCE n'impose pas l'exigence que le signe "témoigne d'une créativité quelconque". A la différence de ce que suppose la branche du moyen, la cour n'a pas, dans l'ordonnance attaquée, posé l'exigence d'une combinaison verbale originale ni d'une appellation de fantaisie. La cour les a simplement mentionnés dans le point 5 des motifs comme des exemples de situations où il y aurait eu un caractère distinctif suffisant. Le grief de motivation manque en fait. La motivation n'est ni déficiente, ni lacunaire, peut soutenir la décision rendue et donne une vue suffisante sur les raisons pour lesquelles la cour a rejeté le point de vue de Campina. La branche 1.c est sans objet . Cette décision de la cour repose sur une motivation que l'on doit comprendre de la manière suivante (voyez le point 5.3 de l'ordonnance de renvoi):
- (a) le signe est composé des éléments BIO et MILD;
- (b) chacun de ces éléments est dépourvu de caractère distinctif pour les produits dont question;
- (c) un signe qui est une combinaison de deux éléments dépourvus chacun de caractère distinctif est lui aussi dépourvu de caractère distinctif, sauf si des circonstances particulières font en sorte que la combinaison est davantage que la somme des parties;
- (d) cette condition n'est pas remplie en l'espèce, car le signe ne témoigne pas d'une créativité quelconque;
- (e) il suit des points (a) ‑ (d) que: (1°) le public ne percevra pas le signe comme une marque, mais comme une indication de qualité (en effet, comme l'indication d'une combinaison des caractéristiques commercialement essentielles du produit, indiquées par les éléments BIO et MILD) et (2°) le signe doit rester disponible pour les concurrents de Campina en tant qu'indication de qualité.
Selon la branche, la cour a fait montre d'une conception erronée du droit en basant sa décision sur le constat que l'on ne peut rien découvrir de spécial dans la combinaison de BIO et MILD et qu'il ne s'agit pas d'une combinaison verbale originale ni d'une appellation de fantaisie. Selon le développement (requête p. 12), la cour aurait dû prendre comme critère: est-ce que BIOMILD est, dans le langage courant, une indication habituelle concernant le produit concerné. Un grief de motivation est joint à titre subsidiaire.
2.4. Le critère à appliquer est donné par la réponse de la CJCE. Ce critère a été cité ci-dessus à l'alinéa 1.5 et est un autre que celui défendu dans la branche du moyen. Dans les motifs contestés de sa décision, la cour a suivi un raisonnement qui correspond, quant au fond, au critère prescrit par la CJCE. Notons encore que la CJCE a considéré dans l'att. 38:
"Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive soient effectivement utilisés, au moment de la demande d'enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins” .
2.6. La branche 1.d fait grief à la cour de ne pas avoir fait intervenir, du moins insuffisamment et à tort, dans son appréciation du caractère distinctif des éléments BIO, MILD et BIOMILD, le fait qu'il existe des synonymes utilisables. Dans la mesure où la cour estime qu'il n'existe pas de synonymes utilisables pour BIO, MILD et BIOMILD, la branche juge cette décision incompréhensible sans autre motivation, qui fait défaut