Enregistrement international de marque
Un enregistrement international vous permet d'obtenir – de manière relativement facile et avantageuse – la protection de votre marque dans plus de 110 pays, en Europe et ailleurs dans le monde. Le choix des pays concernés vous revient.
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Vous pouvez déposer votre marque auprès du BOIP en vue de son enregistrement international. Notre Centre d'information vous renseigne volontiers sur la procédure à suivre.
Avantages de l'enregistrement international
- Plus de 110 pays
Votre enregistrement est valable dans les États parties au Système de Madrid. Vous avez le choix entre plus de 110 pays en Europe et ailleurs dans le monde, parmi lesquels des puissances économiques comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon - Flexibilité
Vous ne choisissez que les pays qui sont pertinents pour votre activité et avez la faculté d'étendre votre enregistrement international à d'autres pays ultérieurement - Une gestion facilitée
Plusieurs enregistrements nationaux distincts étant réunis en un seul enregistrement international, la gestion de votre marque s'en trouve facilitée et elle est moins onéreuse
Comment procéder ?
1. Sur la base d'un enregistrement national ou d'une marque de l'UE
Tout enregistrement international doit s'appuyer sur un dépôt de base : il peut s'agir d'un dépôt national (y compris un dépôt Benelux puisqu'il y est assimilé) ou d'une marque de l'UE. Par exemple, si vous avez déposé une marque en vue de son enregistrement au Benelux ou détenez une marque enregistrée au Benelux, vous pouvez élargir ce dépôt ou cet enregistrement à d'autres États parties au Système de Madrid. C'est ce que nous appelons un dépôt international. Dans ce cas précis, la demande d'enregistrement international doit être effectuée par le biais du BOIP. Si vous avez déposé ou enregistré une marque au plan national dans un des États parties au Système de Madrid, la demande d'enregistrement international doit être effectuée par le biais de l'office compétent de ce pays.
Les données de votre enregistrement national et celles figurant dans le dépôt international doivent être identiques.
Vous n'êtes pas obligé de demander une protection internationale pour tous les produits et services mentionnés dans votre enregistrement national. Vous avez le droit de n'en sélectionner que quelques-uns. Inversement, il n'est pas possible de solliciter une protection internationale pour un plus large choix de produits et services que celui figurant dans votre enregistrement national.
2. Demande en ligne par le biais du BOIP
Si vous utilisez votre dépôt ou votre enregistrement Benelux de marque comme base de votre dépôt international, celui-ci doit être effectué en ligne par le biais du BOIP. Vous devez indiquer dans votre demande les pays pour lesquels vous sollicitez une protection. Vous avez le choix entre plus de 110 pays.
Impact du Brexit : concernant les marques de l’UE et les demandes et enregistrements internationaux mentionnant l’UE, des mesures prévoient qu’après le 31 décembre 2020, les titulaires de marques ne perdent pas leurs droits existants. Autrement dit, les marques enregistrées sont automatiquement converties. En outre, les demandes en cours peuvent être déposées pour le Royaume-Uni dans les neuf mois suivant la période de transition, qui a débuté le 31 décembre 2020, sans perte de priorité. Pour en savoir plus, consultez les sites web de l’EUIPO et de l’UKIPO.
Le BOIP vérifie que votre dépôt international est en ordre et qu'il est identique à votre dépôt Benelux de base. Nous transmettons ensuite votre demande à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l'instance officielle qui régit le Registre international des marques.
Invoquer un droit de priorité
Si vous sollicitez la protection internationale de votre marque dans les six mois qui suivent un dépôt Benelux, vous pouvez invoquer un droit de priorité pour votre dépôt international. L'avantage en est que la protection de votre marque dans les pays mentionnés dans le dépôt international prend cours à la même date que celle de votre dépôt initial au Benelux.
Vous pouvez invoquer un droit de priorité dans tous les pays qui sont parties à la Convention de Paris ou membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En pratique, ce sont presque tous les pays du monde.
3. Vérification par l'OMPI
L'OMPI vérifie que votre dépôt satisfait aux exigences de forme, notamment que les produits et services y sont clairement décrits et que vous avez payé les droits d'enregistrement. S'il est satisfait à ces exigences, votre marque est inscrite au Registre international des marques et publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales. L'OMPI informe ensuite de votre dépôt les instances compétentes des pays dans lesquels vous avez sollicité une protection. Chacune de ces instances examine alors votre dépôt séparément.
4. Examen distinct dans chaque pays
En fonction de cet examen, votre marque est :
- enregistrée pour tous les produits et services qui y figurent, ou ;
- enregistrée pour une partie des produits et services qui y figurent, ou ;
- refusée intégralement.
Le BOIP ne peut en aucun cas influencer ce processus. Nous ne pouvons pas non plus vous aider à suivre la progression de votre dépôt international. Vous pouvez le faire vous-même au moyen du Madrid Monitor de l'OMPI.
Si vous souhaitez éventuellement communiquer avec les offices nationaux des pays concernés, le mieux est de faire appel à un juriste spécialisé en PI. Dans certains pays, comme les États-Unis, vous avez en effet l'obligation de désigner un spécialiste de la PI comme intermédiaire.
Remarques importantes
Vous souhaitez déposer votre marque en vue de son enregistrement international ? Soyez attentif aux points suivants :
- Le fait que votre dépôt Benelux ne soit pas (encore) définitif, et donc que votre marque ne soit pas (encore) enregistrée, peut avoir des conséquences sur votre demande d'enregistrement international. Si un refus définitif est prononcé à l'encontre de votre dépôt au Benelux, votre demande d'enregistrement international sera automatiquement déclarée déchue. Les coûts de votre dépôt Benelux ne vous sont pas remboursés. Ceux ayant trait au dépôt international le sont partiellement. Avant de demander une marque internationale, songez donc à évaluer correctement vos chances de succès au Benelux. Un juriste spécialisé en PI peut vous y aider.
- Au cours des cinq premières années qui suivent la date de votre dépôt international, celui-ci dépend de votre dépôt national. Si par exemple, votre dépôt ou enregistrement national fait l'objet d'une limitation des produits et services protégés, cette limitation vaut également pour votre dépôt ou enregistrement international. Et si votre enregistrement national est radié, votre enregistrement international s'éteint. Cinq ans après sa demande, votre enregistrement international cesse d'être dépendant de l'enregistrement national et des développements qui lui sont propres. Il poursuit sa vie tel quel.
Tarifs d'un enregistrement international de marque
Vous pouvez déposer votre marque en vue de son enregistrement international dans un ou plusieurs pays en dehors du Benelux par le biais du BOIP. Les marques internationales sont enregistrées auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), à Genève (Suisse).
Les coûts de transmission de votre demande par le BOIP à l'OMPI est de 100 francs suisses (environ 106 euros). Il convient ensuite de payer le tarif de base pour un dépôt international, ainsi que le tarif pour le dépôt dans les pays souhaités (vous trouverez les tarifs actuels par pays sur le site web de l'OMPI : www.wipo.int). Vous payez directement à l'OMPI. Pour le calcul du coût d'un enregistrement international, vous pouvez utiliser le calculateur de taxes de l'OMPI.
Renouveler ou modifier un enregistrement international
Renouveler
Comme un enregistrement de marque Benelux, un enregistrement international de marque peut faire l'objet de renouvellements successifs pour de nouvelles périodes de dix ans. Vous pouvez en faire la demande directement auprès de l'OMPI.
Modifier
Vous pouvez signaler la plupart des modifications que vous souhaitez apporter à votre enregistrement international de marque via le site web de l'OMPI.
Il est cependant parfois nécessaire de passer par le BOIP. Il en va ainsi des radiations consécutives à une décision judiciaire ou des modifications (cessions, licences, gages et saisies) pouvant être sollicitées par une autre personne que le titulaire de la marque ou son mandataire. Dans ces cas exceptionnels, la demande doit être introduite auprès du BOIP.
Procédez comme suit :
- remplissez le formulaire de l'OMPI (PDF) ;
- envoyez le formulaire au BOIP via le formulaire de contact ;
- joignez les justificatifs requis, par exemple un acte de cession, de licence ou de gage, ou encore une déclaration du saisissant ;
- indiquez clairement dans votre message que la modification n'a pas pu être introduite directement auprès de l'OMPI en raison de sa nature.
Extension territoriale
Vous avez la faculté d'élargir votre enregistrement international à d'autres pays que ceux mentionnés à l'origine. C'est ce que nous appelons une extension territoriale. Le tarif d'une telle demande se compose d'un tarif de base et d'un tarif variable en fonction des pays que vous choisissez et de leur nombre. La demande doit être adressée directement à l'OMPI. Pour en savoir plus sur les tarifs actuels, consultez le site web de l'OMPI.
Marque de l'UE ou marque internationale ?
L'enregistrement international compte moins de risques que celui d'une marque de l'UE. L'enregistrement UE est en effet régi par le principe du 'tout ou rien'. Autrement dit : soit vous obtenez simultanément une protection dans les 27 États membres de l'UE, soit celle-ci vous est refusée en bloc pour tous ces pays si votre marque fait l'objet d'une opposition ou est refusée dans un seul d'entre eux. En cas de refus, la procédure a donc été menée en vain et les frais engagés ne vous sont pas remboursés. Il en va différemment dans le cas d'un enregistrement international : votre marque fait l'objet d'un examen distinct dans chacun des pays mentionnés dans votre dépôt. Si votre marque n'est pas jugée recevable dans un pays déterminé, ou qu'elle y fait l'objet d'une opposition, vous conservez la faculté d'obtenir une protection dans les autres pays.
Vous pouvez remédiez à l'inconvénient que représente le principe du 'tout ou rien' d'un dépôt UE en incorporant une marque de l'UE dans un dépôt international. Pour en savoir plus, lisez notre page consacrée à la marque de l'UE.
