Grâce à une seule demande, vous pouvez obtenir la protection d'une marque dans les États qui sont parties à l’Arrangement ou au Protocole de Madrid. Plus de 110 pays en Europe et ailleurs dans le monde (parmi lesquels des puissances économiques comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Japon) ont adhéré à ces textes internationaux. Il est possible d'obtenir une protection dans tous ces pays en bloc, dans seulement certains d'entre eux (pertinents du point de vue de l'activité du client) ou encore dans l'ensemble de l'UE en une seule fois.
Enregistrement
Une marque internationale est enregistrée auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), établie à Genève (Suisse).
Tout enregistrement international doit s'appuyer sur un dépôt de base : il peut s'agir d'un dépôt national (y compris un dépôt Benelux puisqu'il y est assimilé) ou d'une marque de l'UE. C'est la raison pour laquelle la demande d'enregistrement doit s'effectuer par le biais de l'office d'origine.
Dans le cas d'une marque Benelux, il s'agit donc du BOIP. Si vous sollicitez la protection internationale de la marque dans les six mois qui suivent un dépôt Benelux, vous pouvez invoquer la priorité de votre dépôt Benelux. Un dépôt international s'effectue en ligne auprès de l'OMPI par le biais du BOIP. Le BOIP vérifie que votre dépôt international est en ordre et qu'il est identique à votre dépôt Benelux de base. L'OMPI prend ensuite en charge votre demande et la finalise.
Avantages
L'enregistrement international de marque présente en principe deux avantages :
- les conséquences d'une objection éventuelle contre la marque (songez à un refus ou à une opposition) dans un pays déterminé sont limitées à la protection dans le pays concerné. C'est là l'avantage majeur d'un enregistrement international par rapport à un enregistrement UE. Le système UE est en effet régi par le principe du 'tout ou rien'. Un refus ou une opposition dans un seul pays de l'UE a donc des conséquences directes sur l’ensemble du dépôt, ce qui représente un risque élevé. Il peut au demeurant y être remédié en incorporant une marque communautaire dans un dépôt international ;
- la flexibilité est un autre avantage de l'enregistrement international de marque. Si votre client élargit ses activités vers de nouveaux marchés, vous pouvez facilement étendre la protection de sa marque au moyen d'une extension territoriale. La marque est ainsi protégée dans différents pays au moyen d’un seul et même enregistrement international. La gestion de la marque gagne en transparence et est moins onéreuse à terme puisqu'un seul enregistrement doit être renouvelé.
Incorporation d'une marque de l'UE dans un dépôt international
Au moyen d'un dépôt international, vous pouvez aussi obtenir une protection de la marque en une seule fois pour toute l'UE.
Ce dépôt s'effectue de la même façon qu'un dépôt international 'ordinaire'. Vous effectuez d'abord un dépôt Benelux. Ensuite (dans les six mois suivant ce premier dépôt et en invoquant le droit de priorité), vous effectuez un dépôt international par le biais du BOIP. Lors de cette opération, vous cochez la case 'UE', ainsi que les autres pays pertinents – ceux où votre client exerce son activité.
Un des avantages de ce procédé par rapport au dépôt direct d'une marque de l'UE est que vous obtenez une protection pour tous les pays désirés – au sein de l'UE et en dehors – grâce à un dépôt unique. La gestion du portefeuille de marques s'en trouve facilitée et est en outre moins onéreuse lors du renouvellement.
Un autre avantage du procédé est qu'il permet de remédier à l'inconvénient du principe du 'tout ou rien' de la marque de l'UE. Dans le cas d'une marque de l'UE 'ordinaire', une opposition dans un seul pays de l'UE peut être fatale et vous obliger à convertir le dépôt en autant de (coûteux) dépôts nationaux distincts. En intégrant une marque de l'UE dans un dépôt international, vous pouvez effectuer cette transformation beaucoup plus facilement et de façon beaucoup moins coûteuse pour les pays de l'UE désirés.
Lorsque vous effectuez un dépôt international dans lequel vous désignez l'UE, il est recommandé de cocher également et de façon séparée (dans le formulaire) les pays de l'UE qui revêtent une importance particulière pour votre client. La conservation et la défense d'un droit national sont en effet plus faciles.
Coûts
Le coût d'un enregistrement international de marque varie en fonction de différents facteurs. Par exemple le nombre de classes ou les pays que vous désignez.
Consultez le site web de l'OMPI pour obtenir la liste des taxes internationales en vigueur.
Pour calculer les taxes, utilisez le calculateur de taxes de l'OMPI.
L'OMPI étant établie en Suisse et régissant l'enregistrement international des marques, les tarifs y sont libellés en francs suisses.
Pays adhérents
Pour découvrir les pays qui sont parties à l’Arrangement ou au Protocole de Madrid, consultez-en la liste.
Impact du Brexit : concernant les marques de l’UE et les demandes et enregistrements internationaux mentionnant l’UE, des mesures prévoient qu’après le 31 décembre 2020, les titulaires de marques ne perdent pas leurs droits existants. Autrement dit, les marques enregistrées sont automatiquement converties. En outre, les demandes en cours peuvent être déposées pour le Royaume-Uni dans les neuf mois suivant la période de transition, qui a débuté le 31 décembre 2020, sans perte de priorité. Pour en savoir plus, consultez les sites web de l’EUIPO et de l’UKIPO. Pour en plus d’informations sur les conséquences du Brexit sur les marques et les modèles du Benelux, clique ici.
Point à considérer
Il convient de noter qu'un dépôt international dépend du dépôt de base au cours des cinq premières années. Si la durée de validité de l'enregistrement de base vient à expiration au cours de cette période, l'enregistrement international peut dans la plupart des cas être converti en dépôts nationaux pour les pays concernés.
Conclusion à l'égard d'une marque internationale
Le plus grand avantage d’un enregistrement international est qu’il vous permet d’obtenir une protection dans un grand nombre de pays, tant au sein de l'UE qu'en dehors de celle-ci, de façon relativement avantageuse et simple. De plus, vous pouvez vous adresser à une instance que vous connaissez, le BOIP.
Pour en savoir plus sur l'enregistrement international, contactez notre Centre d'information ou l'OMPI.