Une marque de l'UE vous confère une protection simultanée dans tous les États de l'Union européenne (au nombre de 27 actuellement). Le dépôt d'une marque en vue de son enregistrement en tant que marque de l'UE s'effectue auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), établi à Alicante (Espagne).
L’avantage d’une marque de l'UE est qu’elle vous permet d’obtenir une protection sur un vaste territoire à prix (relativement) avantageux. Si vous êtes actif dans (une partie importante de) l'UE, cette option peut donc être intéressante.
Le risque que votre dépôt soit refusé ou qu'il y soit fait objection est plus élevé dans le cas d'une marque de l'UE. En effet, le territoire sur lequel la protection est demandée est plus vaste. Il est donc possible que votre marque ne puisse pas être enregistrée. Les frais engagés pour le dépôt ne vous sont toutefois pas remboursés.
Tout ou rien
Le droit à une marque de l'UE est régi par le principe du 'tout ou rien'. Cela signifie que lorsque vous déposez votre marque de l'UE en vue de son enregistrement, celle-ci doit être passée au crible des dispositions légales en vigueur dans chacun des 27 États membres de l'UE. Il faut ainsi notamment que votre marque ait un caractère distinctif et non descriptif dans tous ces pays. L'EUIPO est tenu d'apprécier votre marque dans chacune des langues de l'UE. Si votre marque s'avère descriptive dans une langue, son enregistrement est refusé pour l'ensemble de l'UE.
Des objections peuvent en outre être soulevées dans chacun des pays de l'UE à l'encontre de votre dépôt (par le biais d'une opposition). Avec, pour résultat, de longues et fastidieuses procédures juridiques. Certes, ce risque est quelque peu circonscrit par le fait que vous pouvez, en pareil cas, transformer une marque de l'UE en plusieurs dépôts nationaux distincts. Mais cette opération peut vite se révéler assez compliquée et onéreuse, surtout si elle concerne un nombre élevé de pays. Elle a en outre pour effet de morceler la protection obtenue, ce qui complique la gestion de votre portefeuille de marques et vous oblige à renouveler l'enregistrement dans chacun des pays séparément.
Compte tenu de ces difficultés, nous vous recommandons, avant de demander une marque de l'UE, d'évaluer vos chances réelles de succès. Un juriste spécialisé en PI peut vous y aider.
Comment procéder ?
Vous pouvez effectuer vous-même votre demande en ligne auprès de l'EUIPO. Compte tenu du risque plus élevé de refus ou d'opposition d'une marque de l'UE, il est néanmoins judicieux de faire appel aux services d'un juriste spécialisé en PI.
Impact du Brexit : concernant les marques de l’UE et les demandes et enregistrements internationaux mentionnant l’UE, des mesures prévoient qu’après le 31 décembre 2020, les titulaires de marques ne perdent pas leurs droits existants. Autrement dit, les marques enregistrées sont automatiquement converties. En outre, les demandes en cours peuvent être déposées pour le Royaume-Uni dans les neuf mois suivant la période de transition, qui a débuté le 31 décembre 2020, sans perte de priorité. Pour en savoir plus, consultez les sites web de l’EUIPO et de l’UKIPO.
Quel est le coût d'un dépôt UE ?
Le dépôt d'une marque en vue de son enregistrement dans l'UE coûte 850 euros (tarif de base pour une seule classe de produits et de services). Vous trouverez sur le site web de l'EUIPO les tarifs actuels. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le Centre d'information de l'EUIPO en Espagne (+34 965 139 100). Un juriste spécialisé en PI peut éventuellement vous aider à mieux cerner les frais auxquels vous attendre.
Si le dépôt d'une marque de l'UE est moins onéreux que celui de dépôts nationaux distincts, le coût de la conservation et de la défense de votre droit à la marque peut se révéler beaucoup plus élevé. Vous devez en effet surveiller activement votre marque et agir contre d'éventuels contrefacteurs dans les 27 pays de l'UE. Prenez dès lors conseil auprès d'un juriste spécialisé en PI.
Revendication d'ancienneté
Dans le cas d'une marque de l'UE, vous pouvez revendiquer au moment du dépôt (ou ultérieurement) l'ancienneté de marques nationales antérieures. Pour ce faire, vous devez disposer d'enregistrements existants dans un ou plusieurs des État membre de l'UE. Si vous revendiquez l'ancienneté d'enregistrements nationaux ou d'enregistrements Benelux antérieurs pour votre marque de l'UE, les droits s'attachant à ces enregistrements subsisteront dans le ou les pays concerné(s), même si la marque nationale ou la marque Benelux est frappée de déchéance.
Pour pouvoir revendiquer l'ancienneté, les marques, les titulaires et les produits et services protégés doivent être identiques. L'EUIPO se charge de le vérifier.
Effets
Lorsque le titulaire d'une marque de l'UE renonce à un droit de marque national, il continue à bénéficier de ses droits sur le territoire où la marque nationale échue était valable.
Avantages
Après avoir obtenu une marque de l'UE, son titulaire peut décider de ne pas renouveler un enregistrement national et de le laisser s'éteindre. Il ne doit alors plus payer de droits nationaux, ce qui représente une économie de coûts. En cas de perte de la marque de l'UE (par exemple à la suite d'une action en nullité), il peut se raccrocher à son droit national en convertissant sa marque de l'UE en un ou plusieurs dépôt(s) distinct(s) au niveau national.
Un juriste spécialisé en PI peut vous renseigner davantage sur les questions d'ancienneté.
Protéger et valoriser une marque de l'UE
Comme dans le cas d'une marque Benelux, vous devez faire vivre une marque de l'UE, la valoriser. Cela signifie notamment que vous devez l'utiliser activement, tenir à jour votre enregistrement et renouveler celui-ci à temps.
En savoir plus sur la protection et la valorisation d'une marque
Les règles de valorisation s'appliquant aux marques Benelux valent en principe également pour les marques de l'UE. Certains points spécifiques relatifs à l'utilisation et la surveillance de votre marque communautaire nécessitent cependant une attention particulière.
Utilisation
À partir du moment où vous détenez une marque enregistrée, vous êtes tenu d'en faire un usage actif. Si vous n'utilisez pas votre marque de façon sérieuse pendant les cinq ans qui suivent son enregistrement, votre marque peut être frappée de déchéance. Une marque de l'UE bénéficiant d’une protection territoriale plus étendue, il est justifié de s’attendre à ce qu’elle fasse l’objet d’un usage sur un territoire plus vaste que celui d'une marque nationale. Si vous n'utilisez pas votre marque de façon normale au sein de l'UE, celle-ci peut faire l'objet d'une demande en déchéance de la part d'un tiers. Vous risquez alors de perdre votre droit à la marque de l'UE.
Veillez dès lors à conserver des preuves d'utilisation de votre marque, par exemple des conditionnements, étiquettes, listes de prix, catalogues, factures, photos et annonces de journaux.
Surveillance
Pensez aussi au fait que, dans le cas d'une marque de l'UE, vous devez surveiller et défendre vos droits dans l'ensemble des États membres de l'UE. Cela représente non seulement un investissement considérable en temps, mais aussi en argent. Le territoire de l'UE est vaste et le risque de conflit y est proportionnellement plus élevé. Vous devez donc constamment tenir à l'œil les autres marques actives au sein de l'UE et le cas échéant, agir contre les contrefacteurs. Réfléchissez donc bien à la question de savoir si vous avez réellement besoin d'une marque de l'UE, ou si une marque nationale ou internationale conviendraient mieux. Un juriste spécialisé en PI peut vous renseigner sur la meilleure protection de protéger votre marque.
Marque de l'UE ou marque internationale ?
Voici les principales différences entre une marque de l'UE et une marque internationale :
- l'enregistrement d'une marque de l'UE comporte davantage de risques qu'un enregistrement international. L'enregistrement UE est en effet régi par le principe du 'tout ou rien'. Autrement dit, vous obtenez simultanément une protection dans les 28 États membres de l'UE ou celle-ci vous est refusée en bloc pour tous ces pays si votre marque est jugée descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans un seul d'entre eux. De plus, il peut être fait objection à votre marque dans un seul ou plusieurs des pays européens. Si une seule de ces oppositions est retenue, vous n'obtenez pas de marque de l'UE et les frais engagés ne vous sont pas remboursés. Dans le cas d'un enregistrement international, il en va différemment : votre marque fait l'objet d'un examen distinct dans chacun des pays mentionnés dans votre dépôt. Si votre marque n'est pas jugée recevable dans un pays déterminé, ou qu'elle y fait l'objet d'une opposition, vous conservez la faculté d'obtenir une protection dans les autres pays. Vous pouvez restreindre le risque lié au refus en bloc de votre dépôt de marque de l'UE en incorporant une marque de l'UE dans un dépôt de marque international (voir ci-dessous) ;
- contrairement au dépôt d'une marque internationale, une demande de marque de l'UE ne nécessite aucun dépôt de base dans le pays d'origine. Vous ne devez donc pas déposer votre marque au niveau national (ou au Benelux) avant de demander une marque de l'UE.
Incorporer une marque de l'UE dans un dépôt international
En incorporant une marque de l'UE dans un dépôt international, vous remédiez à l'inconvénient que représente le principe du 'tout ou rien' d'un dépôt UE.
Tout ou rien
Conformément au principe du 'tout ou rien', l'EUIPO doit refuser votre demande de marque de l'UE pour l'ensemble des États membres de l'UE si celle-ci est refusée dans un seul de ces pays. Exemple : votre demande est refusée en France car elle est considérée comme descriptive en langue française. Compte tenu du principe du 'tout ou rien, il n'est pas possible d'enregistrer votre marque en tant que marque de l'UE.
La seule option possible en pareil cas est de convertir votre demande de marque de l'UE en une série de dépôts nationaux auprès des différents États membres de l'UE. Par exemple, auprès des pays de l'UE où l'on ne parle pas français. Cela signifie toutefois que vous devez payer et gérer tous ces dépôts de façon distincte. En intégrant une marque de l'UE dans un dépôt international, vous pouvez effectuer cette transformation beaucoup plus facilement et de façon beaucoup moins onéreuse. Vous économisez donc du temps et de nombreuses formalités.
Comment procéder ?
- vous procédez au dépôt international de votre marque en ligne par le biais du BOIP, sur la base de votre enregistrement Benelux ;
- dans la liste des pays, vous sélectionnez 'UE' (et éventuellement les pays en dehors de l'UE dans lesquels vous êtes actif);
- le BOIP vérifie que votre dépôt international est en ordre et qu'il est identique à votre dépôt Benelux de base. Nous transmettons alors votre demande à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), l'instance officielle qui régit le Registre international des marques ;
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l'OMPI vérifie que votre demande satisfait aux exigences de forme, notamment que les produits et services y sont clairement décrits et que vous avez payé les droits d'enregistrement. S'il est satisfait à ces exigences, votre marque est inscrite au Registre international des marques et publiée dans la Gazette OMPI des marques internationales. L'OMPI informe ensuite de votre dépôt les instances compétentes des pays dans lesquels vous avez sollicité une protection, parmi lesquelles l'EUIPO. Chacune de ces instances examine alors votre dépôt séparément. En fonction de cet examen, votre marque est :
- enregistrée pour tous les produits et services qui y figurent, ou ;
- enregistrée pour une partie des produits et services qui y figurent, ou ;
- refusée intégralement.
Le BOIP ne peut en aucun cas influencer ce processus. Nous ne pouvons pas non plus vous aider à suivre la progression de votre dépôt international. Vous pouvez le faire vous-même au moyen du Madrid Monitor de l'OMPI.
